Página 523 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 12 de Junho de 2018

Por fim, requer a apreciação da preliminar arguida pelo INPI e a improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Despacho à fl.481, determinando que a parte autora se manifestasse em réplica e que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir.

Petição da empresa Ré à fl. 484, requerendo a realização de prova pericial.

Réplica às fls. 485/497, na qual as Autoras requereram a produção de prova documental suplementar. Decisão Saneadora às fls. 500/501, afastando a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo INPI, entendendo ser desnecessária a produção de prova pericial formulado pela parte ré. Ao final, foi deferido prazo de 15 dias para que as partes apresentassem prova documental suplementar.

Petição da empresa Ré às fls. 1097/1099, na qual requer a juntada das notas ficais de fls. 504/1096.

Petição da Autora às fls. 1100/1103, requerendo a juntada dos documentos de fls. 1104/1129.

Despacho à fl. 1131, dando vista à parte autora e ao INPI dos documentos de fls. 504/1099.

Manifestação da Autora às fls. 1134/1136.

Manifestação do INPI às fls. 1138/1148, ratificando o entendimento consignado anteriormente no sentido de entender suficiente a decretação de nulidade parcial do registro impugnado “SKYONDA”, tendo em vista a distância entre os elementos nominativos.

Despacho à fl. 1149, dando vista as partes sobre a manifestação do INPI de fls. 1138/1148, no prazo de 15 dias, na forma do artigo 347, parágrafo 1º do novo CPC.

Manifestação da empresa Ré às fls. 1151/1152.

Manifestação da Autora às fls. 1153/1157.

É o breve relatório. Decido.

Passo ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do art. 355 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, reconsidero a decisão de fls. 500/501 no que tange a preliminar de ilegitimidade passiva do INPI, a qual deve ser acolhida, considerando a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, nas ações de nulidade de registro de marca, patente e desenho industrial, quando não figure como autor, o INPI intervirá obrigatoriamente no feito, na qualidade de assistente, atuando para além do interesse de particulares, na preservação do interesse público na execução e regulação da propriedade industrial, sem condenação sucumbencial, conforme REsp 1.378.699/PR e REsp 1.264.644/RS).

No mérito, a PROCEDÊNCIA EM PARTE é medida que se impõe.

Pretendem as Autoras a decretação de nulidade do ato administrativo do INPI que concedeu o registro nº 901.200.506, referente à marca mista “SKYONDA”, na classe 30, bem como seja condenada a empresa Ré a se abster em definitivo do uso da marca mista “SKYONDA”, sob pena de multa diária no valor correspondente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento do preceito.

Alternativamente, caso o Juízo entenda que o registro em questão não deva ser anulado integralmente, requerem as Autoras, com fundamento no artigo 165, parágrafo único da LPI, seja o regis tro nº 901.200.506, referente à marca mista “SKYONDA”, parcialmente anulado, com a consequente remoção do elemento figurativo da referida marca.

Alegam, em síntese, que a marca “SKYONDA”, de titularidade da empresa Ré, imita o elemento figurativo de suas marcas registradas “RUFFLES”, para assinalar produtos idênticos, quais sejam: “batatas onduladas”, além de reproduzir o termo “onda”, utilizado em campanhas publicitárias pelas Autoras, gerando risco de confusão ou associação indevida entre os sinais para o público consumidor, o que configura violação ao inciso XIX do art. 124 da LPI.

Afirmam, ainda, que considerando a notoriedade das marcas das Autoras no segmento alimentício, a empresa Ré não poderia delas desconhecer, o que configuraria infração ao art. 124, inciso XXIII, bem como

o art. 126 e 130, inciso III do mesmo diploma legal.

Aduzem que o INPI “usaria de dois pesos e duas medidas” e citam algumas decisões supostamente contraditórias proferidas pela Autarquia. Sustentam, por fim, que restaria configurada a prática de concorrência desleal pela empresa Ré.

O INPI, na contestação, afirma que apesar das marcas em cotejo atuarem no mesmo segmento mercadológico, possuem características próprias, afastando com isso qualquer possibilidade de conflito no mercado. Argumenta, ainda, que os elementos principais na formação dos conjuntos marcários, ou seja, “SKYONDA” e “RUFFLES”, indubitavelmente, são distintos, afastando qualquer risco de confusão no mercado.

No entanto, dada as características na formação da configuração dos conjuntos marcários em cotejo, das cores e tipos de letras, que podem levar ao entendimento de confusão entre os sinais, a Autarquia não se opõe a nulidade parcial do registro, no sentido de remover o elemento figurativo da marca em quest ão “SKYONDA”, observando, que à época da interposição do Processo Administrativo de Nulidade, a Autora não requereu dessa forma, apenas pugnando pela nulidade total do registro, que entende ser incabível.

Afirma que ao verificarmos lado a lado as marcas das Autoras e da empresa Ré, é evidente que os seus elementos nominativos prevalecem no conjunto da marca, e que estes são gráfica e foneticamente distintos.

Aduz que em relação ao termo “onda”, usado pelas Autoras em campanhas publicitárias, este não é c omponente da marca registrada “RUFFLES”, ou seja, não há registro de tal expressão.