Página 561 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 11 de Setembro de 2018

8- Hipótese em que os juízos de origem – soberanos no exame do acervo probatório – concluíram que a recorrida, de bo -fé, fazia uso de marca designativa de produto idêntico ou semelhante, há mais de seis meses antes do pedido de registro formulado pela interessada.

9- RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

Do acórdão em foco extrai-se o seguinte trecho:

"Dessume-se, assim, que LPI protege expressamente aquele que vinha utilizando regularmente marca objeto de depósito efetuado por terceiro, garantindo-lhe, desde que observados certos requisitos, o direito

o registro.

Se esse direito de precedência for manifestado como oposição ao pedido de registro - impugnação administrativa - o utente de boa fé deve observar os prazos, procedimento e requisitos contidos na LPI, sobretudo os previstos nos artigos 158 e 160.

Contudo, se o interessado vier a reivindicar esse direito após o registro, poderá fazê -lo mediante processo administrativo de nulidade (artigos 168 a 172 da LPI) ou optar pela via judic ial e ajuizar ação de nulidade de registro (artigos 173 a 175 da LPI)".

Adotando o entendimento exposto no acórdão do STJ, deve-se entender que a invocação do direito de precedência com base no parágrafo único do art. 129 da LPI pode ser feita tanto na esfe ra administrativa quanto na judicial – mas desde que cumpridos, em qualquer caso, os prazos legais pertinentes.

No caso em tela, o pedido de registro da empresa ré foi depositado em 14/01/1996, com publicação em 29/07/1997 (RPI n.º 1391), tendo sido objeto de oposição administrativa pela empresa TIP TOP TÊXTIL S.A., que foi rejeitada, com data de concessão em 16/03/2010 (RPI 2045).

Agora, vem a empresa autora, por meio desta ação judicial, alegar o direito de precedência sobre o signo TIP TOP, cumprindo ao Juízo o exame do preenchimento dos requisitos legais para tanto.

Ou seja, há de se perquirir, agora, se a empresa autora, de boa fé, fazia uso do signo TIP TOP para distinguir ou certificar serviços do segmento de restaurantes há, pelo menos, 6 meses antes da data do depósito do registro da ré (14/06/1996), nos termos do art. 129, § 1º, da LPI.

Ocorre que, na hipótese dos autos, a par das alterações contratuais de fls.10/13, com data de 30/11/2005, fls.14/19, subscrita em 19/03/1984, e fls.320/321, subscrita em 01/07/1971, não há qualquer outro documento que comprove o efetivo uso da marca TIP TOP pela demandante, sendo certo que as referidas alterações contratuais, de per si, não se prestam a tal fim, especialmente pelo fato de que a alteração de 2005 traz expressa alteração no seguinte sentido:

"Em razão da empresa, no atual momento, não estar exercendo atividades operacionais de comércio de bar, restaurantes e similares, comércio de bebidas, produtos alimentícios em geral, inclusive importação e exportação, mas sendo de interesse dos sócios mantê-la para outros possíveis negócios neste mesmo segmento, decidem autorizar a solicitação de baixa de sua inscrição estadual junto à Secretaria Estadual da Fazenda do Estado de Minas Gerais para todos os fins de direito, devendo, quando efetivamente a empresa voltar às suas atividades, requerer nova inscrição”. (fl.10)

Em conclusão, na ausência de documentos hábeis a tanto, tenho que a empresa autora não pode invocar direito de precedência sobre o signo TIP TOP, a amparar a nulidade do registro da empresa ré.

Equívoco no trâmite administrativo de análise do registro n.º 819.342.467

A autora alega ter havido equívoco por parte da autarquia durante o trâmite administrativo de análise do registro objeto de litígio, tendo em vista que o mesmo deveria ter sido sobrestado até o julgamento final do pedido de registro da empresa DELIKATESSEN ALPINO, por se tratar de marca idêntica, depositada anteriormente, e inserida na mesma classe de serviços.

Verifica-se que a empresa DELIKATESSEN ALPINO, que integra o quadro societário da autora, procedeu ao depósito do registro n.º 818.287.543 para a marca TIP TOP na classe 38:60 (serviços de alimentação) em 04/01/1995, o qual foi deferido em 12/11/1996 (RPI 1354), mas, em grau de recurso , foi indeferido (28/04/1998 – RPI 1427), tendo o INPI considerado como anterioridade o registro n.º 815.886.551 para a mesma marca TIP TOP, registrada na classe 32:10, visando assinalar massas alimentícias, titularizado à época pela recorrente MASSAS E SALGADINHOS TIP TOP LTDA., e posteriormente cedido à ora ré C3M ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA., conforme anotação de 31/07/2018 (RPI 2482).

Ainda durante o trâmite administrativo do registro acima descrito, a ré TIP TOP ALIMENTOS LTDA. procedeu ao depósito do registro n.º 819.342.467, ora objeto de litígio, em 14/06/1996, na mesma classe 38:60 (serviços de alimentação), o qual, apesar de ter sido objeto de oposição pela empresa TIP TOP TÊXTIL S.A., que não integra a presente lide, terminou por ser deferido em 16/03/2010 e concedido em 22/11/2011.

De fato, verificando a cronologia acima relatada, considero que o INPI não se utilizou da melhor técnica ao apontar como anterioridade o registro n.º 815.886.551, no caso da parte autora, e deixar de fazê-lo em relação à empresa ré, em se tratando de marcas idênticas (TIP TOP) e inseridas nas mesmas classe e subclasse de produtos, além do fato de que o registro anulando foi depositado enquanto ainda se encontrava em análise o registro da parte autora, e de que este próprio consistiria em anterioridade impeditiva à sua c onc essão.