Página 718 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 17 de Abril de 2020

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Da improcedência do pedido adjudicatório

15. A adjudicação de marcas está prevista no art. 6º. septies, da Convenção da União de Paris (CUP), e no art. 166, da Lei nº 9.279/1996:

“Art. 6 septies

Se o agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização

deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome, num ou em vários desses países, o titular terá o direito de se opor ao registro pedido ou de requerer o cancelamento ou, se lei do país o permitir, a

transferência a seu favor do referido registro, a mesmo que este agente ou representante justifique o seu

procedimento.” (Grifei.)

“Art. 166. O titular de uma marca registrada em país signatário da Convenção da União de Paris para

Proteção da Propriedade Industrial poderá, alternativamente, reivindicar, através de ação judicial, a

adjudicação do registro, nos termos previstos no art. 6º. septies (1) daquela Convenção” (Grifei.)

16. De início, cabe a ressalva de que a alternatividade da reivindicação de adjudicação referida no art. 166, da Lei nº 9.279/1996, possibilita a formulação de pedido subsidiário, ou seja, estabelece relação de

preferência de pedidos. Formulado o pleito adjudicatório, será este principal em relação ao de nulidade. O

pedido de nulidade, portanto, somente será examinado se rejeitada a pretensão de adjudicação de marca.

17. A conclusão decorre da natureza jurídica da pretensão adjudicatória e da de nulidade. A pretensão

adjudicatória é mais importante do que a de nulidade, tendo em vista que gera efeito ex tunc quanto à

mudança da titularidade da marca. Por esse motivo, é claro que não interessa à parte autora

indistintamente a entrega de um ou de outro bem da vida, mas sim a entrega de um mais importante

(adjudicação) e, caso não acolhido o pedido, a entrega de outro (nulidade).

18. A subsidiariedade de pedidos gera consequências processuais importantes. Como o pleito de nulidade é considerado subsidiário, caberá recurso caso haja acolhimento deste pedido e rejeição do de adjudicação;

bem como, somente concedido o de nulidade, o pedido será julgado procedente em parte.

19. Dito isto, passo a apreciar o pedido de adjudicação.

20. Não se desconhece a posição acadêmica defensora de que o elemento essencial para a possibilidade de acolhida do pleito adjudicatório seria a má-fé do registro. Nesse sentido, comenta Denis BARBOSA:1 “Com efeito, entendemos caber em caso de marcas, não só na hipótese de aplicação do art. 6 septies da CUP,

mas todas as vezes em que o direito formativo gerador foi objeto de usurpação. Não haverá usurpação,

obviamente, no caso de criação independente de duas marcas, e portanto, descaberá adjudicatória.”

21. Em que pese o respeitável entendimento do professor, não me parece que a legislação brasileira de

propriedade industrial tenha previsão tão larga.

22. A Convenção da União de Paris dispõe que a legislação de um país signatário possa prever a

transferência de marca para o caso de o “agente ou representante do titular de uma marca num dos países da União pedir, sem autorização deste titular, o registro dessa marca em seu próprio nome”, e não para

outros casos de registro de marcas usurpadas.

23. Não é somente a má-fé o requisito escolhido pela Convenção para fazer referência à possibilidade de

transferência de marca, mas o fato de a máfé provir de ato praticado por agente ou por representante do

titular da marca no exterior. A CUP restringiu a adjudicação à hipótese de traição comercial procedida por

mandatário ou agente da empresa estrangeira.

24. Dito isto, reconheço que não há necessidade propriamente de um contrato formal de representação ou uma procuração para demonstrar o mandato. A finalidade da norma da CUP é deixar evidenciada a quebra de confiança daquele que mantinha relação comercial com o titular e de quem não se esperaria a traição

comercial.

25. No presente caso, em que pese haver provas de que a empresa ré manteve relações comerciais com a 1ª autora relativa aos produtos identificados nos Estados Unidos pela marca ULTIMATE SUPPORT da

demandante, antes do depósito das marcas da empresa ré no Brasil (fls. 341-426), não se demonstrou de