Página 719 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 17 de Abril de 2020

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forma efetiva que a empresa demandada fosse agente ou representante da autora, mas tão-somente uma fabricante de produtos da demandante.

26. Nota-se que o “contrato de liquidação e liberação” (fls. 91-38), traduzido às fls. 341-426, faz alusão a

uma ação de reclamação proposta pela 1ª autora em face da empresa SOUNDKING GROUP CO. LTD., nos

Estados Unidos da América, em 12 de janeiro de 2009 (antes do primeiro depósito para a marca ULTIMATE SUPPORT da ré no Brasil, ocorrido em 28/08/2009). Em tal contrato, há menção expressa de que a 1ª

autora utiliza o nome fantasia ULTIMATE SUPPORT SYSTEMS (fl. 342), e de que a empresa SOUNDKING

fabricava mercadorias para a demandante (fl. 343). Além disso, consta, no documento, declaração de

ambas as empresas no sentido de que reconhecem que o contrato não concede qualquer direito ou licença a respeito das marcas da outra parte (fl. 344), e de que a SOUNDKING se compromete a não vender produtos com a marca ULTIMATE SUPPORT da autora (fl. 355).

27. A relação empresarial entre a empresa SOUNDKING e a empresa ré (NINGBO) encontra-se demonstrada através da cópia do e-mail juntado às fls. 7 (traduzido às fls. 427-429). No e-mail enviado pela empresa ré (NINGBO), é possível observar um link para o site da empresa SOUNDKING (www.soundking.com), exparceira da 1ª autora, bem como que Ningbo é o nome da região em que se situava a empresa Soundking, confirmando-se que a empresa ré está diretamente vinculada à empresa SOUNDKING.

28. Sendo assim, apesar de evidenciado que a empresa ré tinha conhecimento do uso anterior da marca

ULTIMATE SUPPORT pela 1ª autora, não restou comprovado que aquela fosse agente ou representante da autora, razão pela qual não há que se falar em aplicação da previsão do art. 166, da LPI c/c art. septies (1) da CUP.

29. Afastada a procedência do pedido adjudicatório, passa-se à análise do pedido subsidiário de declaração de nulidade dos registros da ré.

Da violação ao art. 124, XXIII, da Lei 9.279/1996

30. A legislação de propriedade intelectual é baseada na normatização de condutas éticas. Em especial no

que se refere à proteção marcária, o Direito proíbe e reprime atos de usurpação do esforço empresarial

alheio e aqueles que possam confundir o público. A marca assim, cumpre duplo papel, o de servir de

identificação a produtos e a serviços e o de proteger o consumidor.

31. Um exemplo clássico de conduta merecedora de repressão, de acordo com a doutrina, é a daquele que deposita, com má-fé, pedido de registro de marca usada por outrem, tentando usurpá-la. É a denominada Regra de Pouillet,2 segundo a qual “afastando a hipótese de fraude, em que a marca tenha sido adotada por má-fé, visando à confusão com a marca estrangeira, ensina que o fato de ser a marca usada em outros

países não impede que ela seja validamente adquirida por quem primeiro a empregue. ” Segundo Pouillet, portanto, havendo adoção de marca com má-fé, visando à confusão, deve haver impedimento para registro. Ocorre que a prova da má-fé, entendida como ônus daquele que alega, nem sempre é fácil.

32. Considerando a dificuldade exposta acima, o art. 124, da LPI, inovou no ordenamento jurídico, ao vedar registro como marca do: XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de

tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia.

33. A previsão normativa tem o mérito de, em que pese estar apoiada moralmente na repressão à fraude e à má-fé, dispensar a própria prova da má-fé, substituindo-a pela necessidade de demonstração de que o

depositante “evidentemente não poderia desconhecer [o signo alheio] em razão de sua atividade”. Dessa

forma, o que era verdadeiro tormento para a defesa da marca – a prova da má-fé do depositante – foi

substituído por um ônus de prova mais objetivo: a prova de que o depositante, em razão da atividade, não poderia desconhecer o signo de terceiro, mesmo em casos em que a marca primígena não seja notória e

mesmo que não haja concorrência real entre os interessados. Sobre o último aspecto, destaca Denis Borges Barbosa:3

“Em primeiro lugar, o dispositivo veda o registro ainda que a marca anterior não satisfaça os requisitos de

precedência por pré-uso. Ele impede o registro independentemente do prazo de seis meses e

independentemente de identidade de produtos ou serviços.

Em segundo lugar, o único requisito da vedação é “que o requerente não possa desconhecer a marca