Página 2480 da Judicial - 1ª Instância - Capital do Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP) de 17 de Setembro de 2020

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marca ‘Soft’, mas não foi atendida. Destaca que a requerida não utiliza o termo ‘SOFT’ como característico do produto, uma vez que relaciona a macio e suave em outro local do produto. Discorre que a empresa que se vale da marca ‘SOFTY’, por deter o direito a marca de qualidade e permanência no mercado, sendo que a requerida busca se valer disso para criar confusão no consumidor. Aliás, há proximidade dos produtos nas prateleiras dos supermercados. Invoca a Lei de Propriedade Industrial, em específico, os arts. 124, 129 e 130, III, que vedam o uso por terceiro de marca registrada. Acresce que o inc. XXIX do art. da CF/88 garante proteção à propriedade das marcas, razão pela qual tem direito de zelar por sua integridade material. Além disto, deve ser observada a proibição à concorrência desleal, conforme dispõe o art. do CDC. Reafirma que a expressão utilizada pela ré como marca (MAXPEL Soft), para os produtos da mesma classe aos da requerente, é a reprodução da marca e isto, além de violar o registro da marca, pode gerar confusão nos consumidores. Imputa à requerida a prática de conduta tipificada como contrafação. Pede concessão de liminar para que seja determinado à requerida que se abstenha de utilizar o termo ‘SOFT’ em seus produtos, ou qualquer outro que possa causar confusão com a marca SOFTY, mediante aplicação de multa em caso de descumprimento. Ao final, pretende a confirmação da liminar, condenando a requerida a se abster de utilizar a expressão ‘SOFT’, bem como ao ressarcimento pelos prejuízos materiais e lucros cessantes. A liminar foi indeferida. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Regularmente citada, a requerida apresentou defesa, em que sustenta que não violou a marca da requerente, uma vez que a palavra ‘SOFT’ que se utiliza em suas embalagens é de origem inglesa e de uso comum, que não suscetíveis de registro. Aponta que a requerente registrou a marca ‘SOFTY’ e não ‘SOFT’, não podendo impedir que outras empresas se utilizem da palavra, o que extrai do inc. VI, do art. 124 da Lei 9.279/96. Aponta que existem produtos que se utilizam da mesma palavra, inclusive aqueles do segmento da requerente. Aliás, no idioma inglês se utiliza ‘soft toilet paper’ que significa papel higiênico macio. Logo, a expressão ‘SOFT’ se refere aos produtos comercializados pela requerida, em especial o papel higiênico. Assinala que, em pesquisa ao site do INPI, verificou que ‘SOFT’ é considerada de uso comum e que inclusive existem produtos da classe NCL 16 que se utilizam da mesma palavra. Desta forma, a proteção da marca da requerida é referente ao conjunto MAXPEL SOFT. Ademais, invoca o art. 5 167, inc. XXII, que garante o direito de propriedade. No que concerne ao conjunto visual, sustenta que as embalagens são distintas, seja pelo uso de cores, formato gráfico, destoando em muito dos produtos da requerente, o que afasta a alegação de que há confusão no mercado. Nega que violou o art. 124, inc. XIX, da Lei 9.279/96. Assinala que a empresa é regularmente constituída perante a JUCERGS, desde novembro de 2003, atuando de forma regular no ramo de embalagens de papéis, situada no interior do Rio Grande do Sul e geradora de empregos. Insiste que o conjunto visual das marcas concorrentes são distintos. Impugna os documentos juntados com a petição inicial. Finalmente, pugna pela improcedência do pedido. Em réplica, a requerente rebateu as alegações da defesa, reforçando o pedido inicial. Instadas a especificarem provas, a requerida protestou pelo julgamento antecipado da lide e a requerente provas que o juízo entender pertinentes ao deslinde da controvérsia. Em decisão saneadora, determinou-se a realização de prova pericial. As partes apresentaram os respectivos quesitos. Veio aos autos o laudo pericial. A requerente apresentou laudo divergente, sobre o qual se manifestou a requerida. Encerrada a instrução, foram apresentados os memoriais. É o relatório do necessário. D E C I D O. Trata-se de pedido condenatório à abstenção de uso de marca ‘MAXPEL SOFT’ para o produto de papel higiênico, cumulado com pedido de ressarcimento pelos danos materiais, lucros cessantes. Relata a requerente que a proprietária da marca SOFTYS e SOFTY, sendo que os registros de nº 901811122 e 901811084 foram depositados em 23.07.2009 e concedido em 11.06.2013 e que o registro da marca nominativa SOFTYS (nº 905099958), em 01.08.2012, foi concedido para assinalar papéis higiênicos e correlatos. Relata que a requerida comercializa do produto no mesmo segmento de papel higiênico ‘MAXPEL Soft’, praticando concorrência desleal, já que se vale da palavra ‘Soft’ para confundir o consumidor, resultando na indevida captação de clientes. A requerida rebate as alegações da requerente, argumentando que não faz uso indevido de marca, já que a palavra ‘SOFT’ é de origem inglesa e significa suave, macio, ou seja ser refere à característica do produto. Ademais, a palavra ‘Soft’ não pode ser registrada de forma isolada, sendo que deve ser considerado o conjunto da marca, que no caso é ‘MAXPEL Soft’. Refuta ainda a alegação de que há prática de concorrência desleal, uma vez que o conjunto visual dos produtos das partes divergem na forma gráfica e cores, o que afasta qualquer confusão no mercado. Em virtude da controvérsia estabelecida entre as partes a respeito do uso indevido da marca e prática de parasitismo, foi determinada a produção de prova pericial. Fixados esses pontos, o inciso XXIX, do artigo da Constituição da República, confere proteção à propriedade das marcas. Essa norma é complementada pelas disposições da Lei nº 9.279, de 14.05.196, que regula obrigações e direitos e relativos à propriedade industrial. Observe-se que o art. 122 da LPI considera que as marcas são ‘os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais’. O art. 129 da LPI estabelece que a aquisição da propriedade da marca decorre da concessão de registro validamente expedido, assegurando ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional. João da Gama Cerqueira leciona que marca é todo sinal aposto facultativamente aos produtos e artigos das indústrias em geral para identificá-los e diferenciá-los de outros idênticos ou semelhantes de origem diversa.. (Tratado da Propriedade Industrial, atualizado por Newton Silveira e Denis Borges Barbosa, Rio de Janeiro, Lumen Juris Ed., 2010, vol I, p. 253). Certamente que a principal função da marca é a de distinguir e indicar a procedência da empresa fabricante do produto ou prestadora do serviço. Devido a essa função identificadora do produto no mercado de consumo, a marca foi classificada em quatro espécies, que são nominativa, figurativa, mista e tridimensional. Com esteio na doutrina especializada, tem-se que a marca nominativa é composta por palavras, neologismos e combinações de letras e números; a figurativa é constituída por desenho, imagem, ideograma, forma fantasiosa ou figurativa de letra ou algarismo, e palavras compostas por letras de alfabetos como hebraico, cirílico, árabe, etc; a mista combina imagem e palavra e a tridimensional pode ser considerada a forma de um produto, quando é capaz de distingui-lo de outros produtos semelhantes. Aliás, o INPI adota a Classificação Internacional de Produtos e Serviços de NICE (NCL). Assim, ao realizar o pedido de depósito da marca, o pretendente deve indicar quais os produtos ou serviços que por ela serão identificados. Diante dessas premissas, retome-se que o cerne da questão reside no uso da palavra inglesa ‘SOFT’ pela requerida. O laudo pericial (fls. 170/217) apresentou os dados referentes às marcas das partes, informando os respectivos registros, certificando que a marca da requerente ‘SOFTYS’ está registrada no INPI para o segmento de papel higiênico (fls. 192) A marca da requerida encontra-se registrada com MAXPEL - NCL (10) 16 (fls. 194). O perito apresentou a comparação entre os produtos das partes (fls. 195/196): Que na embalagem de 4 rolos de papel higiênico da Requerida a expressão SOFT aparece sobre ou na parte superior da marca MAXPEL em caracteres bem menores e diferentes da marca; - Que o que se destaca é a marca MAXPEL e não a expressão SOFT; - Que na embalagem de 8 rolos de papel higiênico da Requerida a expressão SOFT aparece abaixo da marca MAXPEL em caracteres menores e diferentes da marca da Requerida; - Que o que destaca é a marca MAXPEL e não a expressão SOFT No que concerne à imagem dos produtos, o laudo pericial observou que: A embalagem do produtos da Autora apresentam a marca com as cores azul, branco e dourado/amarelo; - A embalagem dos produtos da Requerida apresentam desenhos na cor verde, amarelo, branco, flor de girassol; Portanto, do acima exposto, pode-se verificar, inclusive visualmente, que o conjunto/imagem das embalagens dos produtos fabricados e comercializados pela Requerida são bastante distintos aos produtos da Autora, não podendo levar em erro, engano ou confusão o público consumidor. Merece ser destacado do laudo pericial ainda que outras marcas se valem da expressão ‘SOFT’ para o mesmo segmento da requerente (fls.