Página 782 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 18 de Setembro de 2020

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eletrônico, para apresentarem resposta no prazo de 30 (trinta) dias úteis. No mesmo prazo, fica a autarquia intimada para anotar que o pedido de registro de nº 909.003.220 encontra-se sub judice.

BOLETIM: 2020507760

PROCEDIMENTO COMUM Nº 5038152-62.2020.4.02.5101/RJ

MAGISTRADO (A): CAROLINE SOMESOM TAUK

AUTOR: EMS SA

ADVOGADO: SP388392 - THIAGO SILVERIO DA COSTA

RÉU: BOEHRINGER INGELHEIM DO BRASIL QUIMICA E FARMACEUTICA LTDA.

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: VINÍCIUS LAHORGUE PORTO DA COSTA

RÉU: BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA GMBH & CO. KG

ADVOGADO: RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL

ADVOGADO: RJ085629 - JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA

Atenção! Para os cadastrados para recebimento de intimação eletrônica no sistema e-Proc, a publicação

deste ato no DJE tem caráter meramente informativo, visando à ampla publicidade, e não dá início a prazo, que se conta exclusivamente conforme a intimação eletrônica registrada no sistema. Aos não cadastrados

para intimação eletrônica, a publicação é válida para todos os fins de Direito.

DESPACHO/DECISÃO

1- A autora (EMS SA) requer a concessão de tutela de urgência, sem oitiva das demais partes, para que

seja determinada a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 0313648-5, de titularidade

da ré Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG. Subsidiariamente, requer a concessão da tutela para que seja determinada a suspensão inter partes dos efeitos da patente de invenção ora mencionada.

Recebo a emenda à petição inicial apresentada espontaneamente no Evento 3, em que a parte

autora apresentou novos documentos e retificação do erro material apresentado no texto da petição inicial.

Passo à apreciação da tutela de urgência requerida.

Trata-se de PI intitulada "8-[3-Amino-Piperidin-1-IL]-Xantinas, seus sais fisiologicamente compatíveis, seus usos e seus processos de preparação, bem como medicamentos que as contêm e seus processos de

preparação", depositada em 18/08/2003 e concedida pelo INPI em 17/07/2018, com vigência até

17/07/2028 (Evento 1, ANEXOS 4 e 5).

A autora sustenta ter havido violação ao artigo 32 da LPI, à coisa julgada material em ação civil pública

(Evento 1, ANEXO6, ANEXO7) e à jurisprudência do eg. TRF da 2ª Região, por ter sido a PI concedida com base em quadro reivindicatório alterado voluntariamente após o requerimento do exame. Com base em

parecer técnico (Evento 1, ANEXO8), alega também que a PI não preenche os requisitos de patenteabilidade referente à atividade inventiva e à suficiência descritiva. Por fim, aduz pela inaplicabilidade do parágrafo

único do artigo 40 da LPI, de modo que o lapso temporal de proteção foi prorrogado à revelia do caput do

art. 40 da LPI, apresentando, inclusive, prova documental, dentre eles, pareceres de vários juristas, em

favor deste argumento (Evento 1, ANEXOS 9-17)

A princípio, deve-se respeitar a atividade administrativa técnica do INPI, a qual se presume legítima e

correta, de modo que a suspensão dos efeitos da patente é ato absolutamente excepcional, e que só é

possível quando baseada em elementos técnicos robustos e perigo de dano, conforme permitido pelo art. 56 § 2º da LPI, cumulado com art. 300 do CPC.

Não obstante o robusto material probatório trazido pela autora, a questão é essencialmente técnica, de

modo que é necessária a realização de perícia ou ao menos a manifestação técnica do INPI a respeito.

O argumento de inconstitucionalidade do artigo 40, parágrafo único da LPI não demonstra, por si só, a

probabilidade do direito, pois, ainda que fosse aplicada apenas a regra do caput do referido artigo, a

patente ainda estaria em plena vigência, o que não ensejaria do mesmo modo a suspensão dos seus efeitos.

Em relação ao perigo de dano, não há comprovação de recente notificação ou mesmo de ação inibitória

ajuizada pela corrés -- sendo que estas responderão pelos prejuízos que causarem se obtiverem tutela de

urgência de patente que vier a ser considerada nula (art. 302 do CPC c/c art. 48 da LPI), havendo apenas a