Página 411 da Judicial - JFRJ do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2) de 26 de Novembro de 2014

(reivindicações 1-9) no pedido de patente PI9706135-2 estão de acordo com o disposto nos Artigos e 11 da Lei 9279/96.‖

Analisando os documentos apontados como anterioridades pelo INPI (D1 - WO95/30753; D2 - US 5,508,264; D3 – EP 0618976; e D4 – Fujimoto, Hideya et al), verifico que nenhum deles antecipa integralmente a matéria da patente em litígio, havendo diferenças entre eles.

Assim, não estando a matéria do objeto da patente de invenção PI 9706135-2 comprovadamente antecipada em uma única fonte, considero que a mesma é dotada de novidade.

Quanto ao segundo requisito, considera-se que existe atividade inventiva ―sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica‖ (art. 13 da LPI). Em outras palavras, não há atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

Por ―técnico no assunto‖ pode ser considerado aquele profissional qualificado na área técnica em questão, possuidor de conhecimentos sobre o estado da técnica e capacidade de experimentação científica mediana.

Sobre a atividade inventiva, dizem as Diretrizes de Exame do INPI_:

―Na aferição da existência de atividade inventiva deve-se considerar se um técnico no assunto, que conhecesse à época as citações do estado da técnica consideradas, teria sido motivado a realizar a combinação ou modificações necessárias para chegar à invenção em questão. Tal aferição só pode ser baseada em documentos publicados antes da data de depósito ou da prioridade do pedido.

Algumas situações onde há falta de atividade inventiva podem ser elencadas, sem no entanto serem exaustivas. Nesses casos, em princípio, há falta de atividade inventiva quando não há efeito técnico novo:

- mera escolha ou troca de material cujas propriedades são conhecidas;

- mera mudança de forma e/ou proporção;

- mera justaposição de meios conhecidos.

Alguns fatores podem ser considerados como indícios da existência da atividade inventiva:

- dados comparativos em relação ao estado da técnica que mostram a superioridade da invenção e são convincentes na demonstração da atividade inventiva;

- existência de problema técnico cuja solução era necessária e desejada há muitos anos e a invenção é a resposta a esta necessidade;

- a solução apresentada pela invenção é contrária às atividades normais na mesma área técnica e um técnico no assunto não pensaria em seguir o mesmo caminho;

- sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não devido à publicidade‖.

Para afastar a atividade inventiva da patente de invenção PI 9706135-2, foram mencionados os seguintes documentos estrangeiros: a) D1 – patente PCT WO 95/30753, de Mark Thompson e George E. Schwab, publicada em 16/11/1995 (fls.91/181); b) D2 – patente norte-americana US 5,508,264, de Gregory A. Bradfish, Mark Thompson e George E. Schwab, publicada em 04/04/1996 (fls.183/242); c) D3 – patente europeia EP 0618976, de Michael G. Kziel, Nalini M. Desai, Kelly S. Lewis, Vance C. Kramer, Gregory W. Warren, Stephen V. Evola, Lyle D. Crossland, Martha S. Wright, Ellis J. Merlin, Karen L. Launis e Steven J. Rothstein, publicada em 12/10/1994 (fls.244/421); e d) D4 – artigo de Hideya Fujimoto, Kimiko Itoh, Mikihiro Yamamoto, Junko Kyozuka e Ko Shimamoto, publicado na Biotechnology vol.11, n.º 10, páginas 1151 a 1155 de 11/10/1999 (fls.423/427).

Confrontando tais documentos, o laudo pericial concluiu que, de fato, não trouxe a autora comprovação de atividade inventiva no decorrer do processo administrativo, dado que não houve demonstração suficientemente clara, com base em dados experimentais, de efeito técnico novo e inesperado, conforme extraído abaixo (fl.1097):

―Sob um primeiro aspecto, o de se analisar todas as informações contidas no pedido de patente PI9706135-2 tal como originalmente depositado e/ou levando-se em consideração todos os documentos e alterações aceitas exclusivamente no âmbito do processo administrativo do INPI, não é possível a confirmação da atividade inventiva, uma vez que essa seria baseada na clara demonstração da expressão gênica otimizada e ideal para produzir a toxina praguicida e ainda garantir a viabilidade agronômica da planta. Uma vez que a referida confirmação não pôde ser encontrada na etapa administrativa, pois não foi apresentado nessa fase nenhum dado experimental capaz de demonstrar inequivocamente um efeito técnico novo e inesperado das sequências e construção de DNA reivindicadas, e consequentemente não pôde ser verificada a não obviedade frente ao estado da técnica, a atividade inventiva não foi demonstrada, contrariando o disposto nos Artigos 8º e 13 da Lei 9279/96‖.

Contudo, o atendimento ao requisito da atividade inventiva restou comprovado na presente ação, por meio da análise conjunta do pedido de patente com os documentos de fls.481/561 (Doc.14 - Dados comparativos de dois genes que codificam CRY1F truncado – fls.482/493; e Doc.15 - Relatório de Biossegurança do Milho – Milho Herculex I evento TC1507 – fls.495/677), conforme descrito pelo Perito nomeado pelo Juízo:

―Sob uma segunda ótica, o de se analisar todo o processo judicial conforme consta nos Autos da presente Ação Ordinária, a atividade inventiva pode ser inequivocamente demonstrada ao analisar o pedido