Andamento do Processo n. 2009/0134266-1 - Recurso Especial - 01/07/2016 do STJ

Superior Tribunal de Justiça
há 3 anos

Acórdãos

Coordenadoria da quarta Turma

(4820)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.152.722 - RJ (2009/0134266-1)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

RECORRENTE : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADORES : BEATRIZ MONTEZ DE MORAES E OUTRO (S)

RAFAEL ABIJAODI LOPES DE VASCONCELLOS

RECORRIDO : SCHERING AKTIENGESELLSCHAFT

ADVOGADO : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO (S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI S/A, fundado no art. 105, III, alínea a da Constituição Federal, interposto contra o acórdão proferido pelo egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:

"I. O legislador, para possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativas a invenções cuja patenteabilidade não era permitida pela legislação nacional procedente, o direito de obter proteção no Brasil, sem o requisito da novidade.(m vez que já divulgadas), assegurou às referidas patentes, no parágrafo 4º, do artigo 230, da LPI, o prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, contado da data do depósito no Brasil, e limitado ao prazo de 20 (vinte) anos, estabelecido no artigo 40 da LPI como prazo máximo de vigência de patente de invenção no país.

11 - Cumpra acrescentar, no que se refere ao prazo do artigo 40, que ele funciona apenas como um limite, pois se o lapso remanescente no país do depósito for menor que vinte anos, esse prazo é que será aplicado.

III - Importante se faz, então, inicialmente identificar qual o prazo remanescente de proteção (o número de anos, meses e dias) que o titular da patente tem no país onde foi primeiramente depositada a patente, para depois verificar se o prazo remanescente de proteção no exterior ultrapassa ou não o limite de 20 anos.

IV - Verifica-se que a patente européia nº EP 0 324 712 $ 1, com vigência até 11/01/2009, correspondente à brasileira PI nº' 1100194-1, foi concedida em 07/04/1993, pelo prazo de vinte anos a contar do depósito, que se efetivou em 11/01/1989 (fl. 72). Assim, quando foi depositada no Brasil em 26/03/1997 (fl. 50), a patente pipeline contava com um prazo remanescente de proteção no país de origem de 11 anos, 9 meses e 17 dias, inferior, portanto, ao prazo limite de 20 anos estabelecido no artigo 40 da LPI.

V - Restando presentes no caso em tela os requisitos estabelecidos no parágrafo 4º, do artigo 230, da Lei de Propriedade Industrial, mister se faz assegurar a garantia da aludida patente pelo mesmo prazo remanescente de proteção conferido no exterior.

VI -Recurso e Remessa Oficial improvidos." (e-STJ, fls. 648/649)

Nas razões do recurso especial, a recorrente alega violação aos arts. 40 e 230, §§ 1º, e , da Lei 9.279/96. Diz que, "para fins de contagem de prazo de validade da patente"pipeline', a data do primeiro depósito no exterior, pois este, apesar de ter sido abandonado quando do requerimento da patente européia, produziu para a recorrida diversos e importantes efeitos, sem os quais não possuiria qualquer patente."(e-STJ, fls. 668)

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado Administrativo 2 do STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 731.101/RJ, da relatoria do ilustre Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , firmou o entendimento de que"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil -20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado."Esse entendimento vem sendo reiterado em diversos julgamentos desta Corte, conforme se verifica das seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR DE PATENTES DO INPI -PATENTES PIPELINE - DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA -CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO -JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INPI. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado" . Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas.

2. Estando as decisões das instâncias ordinárias em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema objeto da lide, pode o relator dar provimento ao recurso especial em decisão monocrática, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1207571/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado".

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (AgRg no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1128660/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014)

DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, CONTADO DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO, LIMITADO PELO

PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

1."A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado."(REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010) 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1355115/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. CONCESSÃO SOB O REGIME NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION, DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ.

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para prequestionamento de dispositivos constitucionais.

3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.

6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.

7. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. 8."As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país"(REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.02.2011).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

Nesse contexto, como o primeiro pedido se deu em 16.9.89 com o prazo de vinte anos, esse é o termo inicial da contagem e o prazo a ser observado. O pedido pipeline ocorreu em 13.5.97, já decorridos, portanto, 7 anos, 7 meses e 27 dias do primeiro pedido, restando, portanto, 12 anos, 4 meses e 3 dias, que acrescidos à data do pedido brasileiro vai corresponder a 16.09.2009, ou seja, vinte anos contados da data do primeiro depósito realizado na Alemanha.

Por outro lado, como se vê das ementas acima transcritas, também ficou decidido que os sistemas de prorrogação previstos no direito estrangeiro não se aplicam ao direito brasileiro. Assim, são inaplicáveis as prorrogações pretendidas pela sociedade empresária.

Ante o exposto, nos termos do art. 255, § 4º, III, do RISTJ, dou provimento ao recurso especial para julgar improcedente o pedido inicial. Condeno a recorrida no pagamento de

custas e honorários advocatícios que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) com fundamento no art. 20, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília-DF, 17 de junho de 2016.

Ministro RAUL ARAÚJO

Relator