Andamento do Processo n. 2009/0026932-1 - Recurso Especial - 22/08/2016 do STJ

Superior Tribunal de Justiça
há 3 anos

Acórdãos

Coordenadoria da quarta Turma

(4816)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.123.227 - RJ (2009/0026932-1)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : MARTEK CORPORATION

ADVOGADOS : JOAQUIM EUGENIO GOMES DA SILVA GOULART PEREIRA E OUTRO (S) MARCOS VELASCO FIGUEIREDO E OUTRO (S)

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL INPI

PROCURADOR : ANTÔNIO CAVALIERE GOMES E OUTRO (S)

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por MARTEK COPORATION, com fundamento nas alíneas a e c do inciso III do artigo 105 da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (fl. 365 e-STJ):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PEDIDOS EM ANDAMENTO. TRIPS. APLICABILIDADE.

1. As patentes pipeline foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº 9.279/1996 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias medicamentos de última geração, cuja importação era extremamente restrita. São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

2. O TRIPS não é um acordo que tenha exeqüibilidade, mas sim uma proposta de legislação dirigida ao legislador interno, estabelecendo simplesmente padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual em todas as áreas. Não há como se falar em aplicação imediata do TRIPS. Somente após a sua internalização no ordenamento jurídico, através da Lei nº 9.279/1996, suas regras tornaram-se aplicáveis integralmente, na forma disposta por este diploma legal.

3. No momento em que a LPI foi promulgada, o Brasil abriu mão do prazo para adaptar a sua legislação ao TRIPS, previsto no art. 65 do tratado. Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI tinham a obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231, da LPI, conforme a hipótese. Quem não exerceu tal faculdade caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos supramencionados, seriam considerados indeferidos ex lege, para todos os efeitos.

4. Apelação improvida.

Opostos os embargos de declaração, esses foram rejeitados (fls. 388/394 e-STJ). Nas razões do especial, a parte recorrente sustentou negativa de vigência ao artigo 229, caput, da Lei nº 9.279/96, e aos artigos 27.1, 65.2, 70.2 e 70.8, do acordo TRIPS, bem como a existência de dissídio jurisprudencial, em virtude da possibilidade de ser deferida a patente pleiteada com base no TRIPS.

Decisão positiva de admissibilidade proferida às fls. 484/485 e-STJ.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão recorrida foi publicada antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016, desta Corte.

Da análise dos pressupostos de admissibilidade do presente recurso, verifico que esse não merece conhecimento.

Nos termos do disposto no artigo 932, III, do Novo Código de Processo Civil, incumbe ao relator, de forma singular, negar seguimento a recurso inadmissível.

Compulsando-se os autos, observo que o Tribunal de origem decidiu em consonância com o entendimento pacificado nesta Corte, razão pela qual o recurso especial esbarra no óbice sumular nº 83, do STJ, aplicável aos recursos interpostos com base em ambas as alíneas (AgInt no AREsp 720.037/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 3/5/2016, DJe 11/5/2016).

A corte estadual assim entendeu (fls. 361/363 e-STJ):

“As patentes pipeline foram inseridas nas disposições transitórias da Lei nº 9.279/1996 para possibilitar que o Brasil tivesse nas prateleiras de suas farmácias medicamentos de última geração, cuja importação

era extremamente restrita.

São patentes extraordinárias e transitórias, concedidas como patentes de revalidação, como meio de possibilitar aos titulares de patentes estrangeiras relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

É oportuno lembrar que, no período de negociação do TRIPS, várias empresas já sabiam que tal tratado estava para ser firmado razão pela

qual começaram a fazer os depósitos de pedidos de patentes de medicamentos, embora o antigo CPI vedasse a patenteabilidade dos mesmos.

O art. 229 da LPI - aplicável ao presente caso, eis que os pedidos de patente PI 8907924-8 e PI 9408675-3 foram depositados, respectivamente, em 16/05/1989 e 12/10/1994 - estabelece que aos pedidos em andamento (anteriores ao TRIPS e à LPI) se aplicam as regras dos artigos 230 e 231, que incidem, respectivamente, sobre patentes estrangeiras e nacionais.

Em outras palavras, o dispositivo determinou que tais pedidos somente seriam privilegiáveis nas condições definidas nos arts. 230 e 231, vale dizer, na forma de pipeline. Assim, para que tais pedidos se tornassem privilegiáveis, era obrigatório que assumissem a forma de pipeline.

Segundo § 1º do art. 230, o depósito da patente estrangeira deveria ser feito dentro do prazo de um ano da publicação da LPI, indicando, ainda a data do primeiro depósito no exterior.

Em outras palavras, o legislador afastou o requisito da novidade, mas, em contrapartida, fez determinadas exigências formais, que são as contidas no art. 230 da LPI.

O TRIPS não é um acordo que tenha exeqüibilidade, mas sim uma proposta de legislação dirigida ao legislador interno, estabelecendo simplesmente padrões mínimos de proteção aos direitos de propriedade intelectual em todas as áreas.

Não há como se falar em aplicação imediata do TRIPS. Somente após a sua internalização no ordenamento jurídico, através da Lei nº 9.279/1996, suas regras tornaram-se aplicáveis integralmente, na forma disposta por este diploma legal.

Destaque-se, ainda, que, no momento em que a LPI foi promulgada, o Brasil abriu mão do prazo para adaptar a sua legislação ao TRIPS, previsto no art. 65 do tratado.

Dessa forma, os titulares de pedidos em andamento junto ao INPI

tinham a obrigação de se adaptar aos preceitos do art. 230 ou do art. 231, da LPI, conforme a hipótese.

Quem não exerceu tal faculdade, como a ora apelante, caiu na regra da Medida Provisória nº 2.014-10, posteriormente convertida na Lei

nº 10.196/2001, que dispunha que os pedidos relativos aos titulares que não se adaptassem, na forma dos artigos supramencionados, seriam considerados indeferidos ex lege, para todos os efeitos.”

Assim sendo, como salientado pelo acórdão recorrido, os pedidos de patentes realizados pelo ora recorrente foram feitos em 16/5/1989 e 12/10/1994, época na qual ainda vigia a antiga da Lei nº 5.772/71 , a qual proibia o privilégio dos produtos requeridos.

Com o advento da Lei nº 9.279/96, foi estabelecida a regra de transição para tratar dos pedidos realizados na vigência da lei anterior e, assim, permitir o privilégio dos produtos até então que não possuíam a referida proteção. Com efeito, nos termos dos artigos 229 a 231, da nova lei, foi criada a forma de patente denominada pipeline.

Para quem desejasse obter o referido privilégio, deveria realizar o depósito da patente estrangeira dentro do prazo de um ano da publicação da Lei de Patentes Industriais, indicando, ainda, a data do primeiro depósito no exterior, à luz do disposto no artigo 230, § 1º, da LPI.

Da leitura dos autos, depreende-se que o ora recorrente não se adaptou às regras de transição estabelecidas nos mencionados artigos, de forma que não fez jus à obtenção da patente sob a forma pipeline.

Em que pese o argumento utilizado de que o pedido de patente foi feito com base no acordo TRIPS, destaco que esse passou a ter aplicação obrigatória somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu artigo 65.2.

Dessa forma, observo que aqueles pedidos realizados na vigência da antiga lei e não adaptados à forma “pipeline” preconizada na regra de transição da nova lei, como no caso dos autos, devem ser indeferidos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. PIPELINE. PEDIDO DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI N. 5.771/1971. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 9.279/1996. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1. A Segunda Seção deste Tribunal Superior consagrou o entendimento de ser inadmissível a extensão da validade de patente concedida sob a égide da Lei 5.772/71 - cujo prazo de proteção era 15 anos -, ao argumento de superveniência do Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade

Intelectual (TRIPS), o qual adotou o prazo de 20 anos, mesmo porque tal tratado internacional apenas entrou em vigor no Brasil em 01.01.2000.(AgRg no REsp 1211848/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, DJe 18/04/2011).

2. Com a entrada em vigor da Lei n. 9.279/1996, poderia a autora ter requerido as patentes pipeline, desde que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

3. O fato de a ora recorrente não poder cumprir os requisitos impostos pelo procedimento das patentes pipeline e, consequentemente, não poder realizar novos depósitos cuja obrigatoriedade nem sequer ficou configurada não implica violação ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996.

4. Agravo regimental a que se nega seguimento.

(AgRg no REsp 1123272/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 13/06/2014)

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE MEDICAMENTO. AÇÃO DE NULIDADE MANEJADA CONTRA ATO DO INPI QUE INDEFERIU PEDIDO DE PATENTE. PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO SOB A ÉGIDE DA LEI 5.771/71. INAPLICABILIDADE DO ACORDO TRIPS. ENTRADA EM VIGOR DA LEI LEI 9.279/96. POSSIBILIDADE DE DEPÓSITO DE PATENTE PIPELINE.

1.- Ao tempo da Lei nº 5.772/71 não eram privilegiáveis e, portanto, não poderiam ser objeto de patente, produtos químico-farmacêuticos e medicamentos, de qualquer espécie, bem como os respectivos processos de obtenção ou modificação.

2.- O Acordo TRIPs, incorporado ao ordenamento jurídico nacional pelo Decreto Presidencial nº 1.355/94, permitiu o patenteamento de produtos farmacêuticos (artigo 27), mas suas disposições tornaram-se obrigatórias, no Brasil, somente a partir de 1º de janeiro de 2000, tendo em vista o prazo de extensão geral estabelecido no seu artigo 65.2.

3.- O pedido de patente de fármaco depositado no INPI em 1996 não poderia, portanto, ser deferido com base na Lei nº 5.772/71 nem tampouco apreciado diretamente com base nas disposições do Acordo TRIPs, cuja observância ainda não havia se tornado obrigatória.

4.- Com a entrada em vigor da Lei 9.279/96, surgiu para o autor possibilidade

de desistir do pedido previamente depositado e apresentar outro requererendo a patente pipeline, desde de que cumpridos os requisitos dispostos na nova lei, o que não ocorreu.

5.- Recurso Especial improvido.

(REsp 1127971/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/03/2014, DJe 14/04/2014)

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE "PIPELINE". "GENE QUIMÉRICO". OBTENÇÃO POR MEIOS OU PROCESSOS QUÍMICOS. ART. 229 DA LEI N. 9.279/1996. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 10.196/2001. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA N. 7/STJ. ARTS. 230 E 231 DA MESMA LEI. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA N. 283/STF. "REVALIDAÇÃO DE PATENTE ESTRANGEIRA". CRITÉRIOS DE PATENTEAMENTO. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. ART. 27 DO TRIPS. ARGUIÇÃO DE CONTRARIEDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282/STF E 211/STJ.

1. Não há ofensa ao art. 229 da Lei n. 9.279/1996, com a redação dada pela Lei n. 10.196/2001, se o Tribunal, sem desvirtuamento da subsunção do caso concreto à norma ou desvio dos critérios de hermenêutica consagrados, aferiu com razoabilidade a aplicação do referido dispositivo com base em singular e robusta prova técnica constante da demanda, para proferir decisão de procedência do indeferimento do pedido de patente "pipeline", por considerar que a obtenção do "GENE Quimérico" é decorrente de processos químicos.

2. O conhecimento do recurso especial no qual se pretende a discussão acerca das características do objeto de pedido de patente ("Sequência de DNA vegetal da Zona de Trânsito, GEN Quimérico e Vetor para Transformação de Plantas") e das condições de patenteamento previstas no art. 229 da Lei n. 9.279/1996 implica a incursão em matéria fático-probatória dos autos, providência que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ.

3. A ausência de impugnação ao fundamento concernente à não utilização da prerrogativa conferida pelos arts. 230 e 231 da LPI para reivindicação, no prazo de 1 (um) ano e por meio de instrumento específico, de proteção a substâncias, matérias ou produtos obtidos por meios ou processos químicos enseja a aplicação, por analogia, da Súmula n. 283/STF.

4. As disposições especiais e transitórias estabelecidas nos arts. 229, 230 e 231 da Lei n. 9.279/1996 definiram critérios de patenteamento para os requerimentos em trâmite considerados como de "revalidação de patente estrangeira", com a previsão, tanto no texto original quanto na redação introduzida pela Lei n. 10.196/2001, de que o não atendimento da faculdade -no caso, por ser uma faculdade jurídica, é um ônus do depositante -importaria no indeferimento do pedido do privilégio pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial.

5. Não se conhece do recurso especial quanto à arguição de contrariedade ao art. 27 do Acordo TRIPs, que, mesmo de forma implícita, não foi objeto do indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 282/STF e 211/STJ.

6. Recurso especial em parte conhecido e desprovido.

(REsp 1201981/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2014, DJe 04/09/2014)

Em face do exposto, nego seguimento ao recurso especial.

Intimem-se.

Brasília (DF), 18 de agosto de 2016.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora