Andamento do Processo n. 2011/0022368-0 - Recurso Especial - 25/09/2017 do STJ

Superior Tribunal de Justiça
há 2 anos

Acórdãos

Coordenadoria da quarta Turma

(5868)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.233.914 - RJ (2011/0022368-0)

RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO

RECORRENTE : H LUNDBECK A/S

ADVOGADO : RODRIGO SOUTO MAIOR E OUTRO (S) - RJ131902

RECORRIDO : INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR : MÁRCIA VASCONCELOS BOAVENTURA E OUTRO (S) - RJ032082

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por H. LUNDBECK A/S, com fundamento na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão do Eg. Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (e-STJ fl. 903):

"PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRIMEIRO DEPÓSITO. PRAZO REMANESCENTE. DOMÍNIO PÚBLICO. PERDA

DE OBJETO.

1. As patentes pipeline possibilitaram aos titulares de patentes e pedidos de patentes estrangeiros relativos a invenções cuja patenteabilidade era proibida pela legislação brasileira anterior (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, ainda que tais matérias já tivessem sido divulgadas, não mais atendendo, portanto, ao requisito da novidade.

2. Para que se possa discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível, prolongar a vigência de algo que não vige mais.

3. A patente pipeline PI 1100013-9 caiu em domínio público em 10/04/2005 e a titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 10/01/2006, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente.

4. Apelação parcialmente provida."

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 916/921).

Em suas razões recursais, a recorrente aponta ofensa ao art. 230, § 4º, da Lei n. 9.279/1996, sob o argumento, em essência, de que:

"(...) 27. O objeto da PI 100013-9 é protegido no país do primeiro depósito - Reino Unido - pela patente EP (UK) 0200322, cujo prazo de validade expira em

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17/03/2011. Em atendimento ao art. 230, § 1 , da LPI, o pedido de patente GB8509164, de 10/04/1985, foi indicado como primeiro depósito no exterior. Entretanto, esse pedido foi abandonado, servindo exclusivamente para estabelecer o estado da técnica.

28. O prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro" pedido é o parâmetro que deve ser usado no cálculo do prazo de proteção da PI 1100013-9. Entretanto, o INPI utilizou a data de depósito do primeiro pedido, GB8509164,abandonado, para calcular o prazo da patente brasileira. Com isso, a autarquia ignorou que este pedido não gerou patente, violando a

e norma do § 4 do art. 230 da LPI."

Aduz, ainda, que:

"30. A proteção no país do primeiro pedido foi concedida pela patente européia EP (UK) 0200322. Nenhum proteção adveio do pedido GB8509164, abandonado. É a patente efetivamente concedida no Reino Unido que deve servir de referência para o cálculo do prazo de vigência da PU 100013-9. Com isso, e lembrando que a patente pipeline é uma patente de revalidação, vê-se que a PU 100013-9 deve ter seu prazo de vigência até 17/03/2011, mesmo termo final de validade da EP (UK) 0200322, conforme a correta interpretação do § 4º do art. 230 da LPI. Ambas devem expirar no mesmo dia."

Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, a fim de que seja estendido o prazo de vigência da patente PI 100013-9 para 17/03/201, ou seja, o mesmo prazo conferido no exterior à patente originária, ou, de modo subsidiário, que seja admitido o presente apelo para anular o acórdão hostilizado em razão da falta de prestação jurisdicional, com base no art. 535 do CPC/1973.

Contrarrazões apresentadas pelo INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, nas quais pede para que seja negado provimento ao apelo nobre (e-STJ fls. 146/157).

A Corte de origem admitiu o recurso especial (e-STJ fls. 996/967).

É o relatório. Passo a decidir.

De início, cumpre salientar que o presente recurso será examinado à luz do Enunciado 2 do Plenário do STJ:"Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça".

Feito esse esclarecimento, a irresignação não merece prosperar.

A Segunda Seção desta Corte, no julgamento do REsp 731.101/RJ, da relatoria do ilustre Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA , firmou o entendimento de que"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido, até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil -20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado."Esse entendimento vem sendo reiterado em diversos julgamentos desta Corte, conforme se verifica das seguintes ementas:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO DIRETOR DE PATENTES DO INPI -PATENTES PIPELINE - DISCUSSÃO SOBRE O PRAZO DE VIGÊNCIA -CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO DEPÓSITO REALIZADO NO EXTERIOR, AINDA QUE POSTERIORMENTE ABANDONADO -JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ SOBRE O TEMA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO INPI. INSURGÊNCIA DA EMPRESA IMPETRANTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do REsp nº 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que"a

Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado" . Esse entendimento vem sendo reiterado pelas Terceira e Quarta Turmas.

2. Estando as decisões das instâncias ordinárias em manifesto confronto com a jurisprudência dominante desta Corte Superior sobre o tema objeto da lide, pode o relator dar provimento ao recurso especial em decisão monocrática, nos termos do art. 557, § 1º-A, do CPC.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1207571/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI , QUARTA TURMA, julgado em 04/11/2014, DJe 14/11/2014)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. PRECEDENTE.

1. A Segunda Seção desta Corte decidiu, no julgamento do Resp n. 731.101/RJ, relatado pelo Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, que"a Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado".

2. Embora não haja prazo expresso no art. 230, § 3, da LPI para a juntada do documento comprobatório da concessão da patente correspondente no exterior, constato que o acolhimento da pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7 do STJ.

3. Após 20 anos dos depósitos das patentes americanas ocorridos 1985 - as patentes pipeline da apelante já se encontrariam extintas, caso concedidas, desde o ano de 2005. Considerando que a decisão de indeferimento dos pedidos das patentes pipeline pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial-INPI se deu em 2006, é inconsistente a pretensão da recorrente.

4. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. (AgRg no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA,

julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011) 5. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1128660/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 11/06/2014)

DIREITO CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. PATENTES PIPELINE. PROTEÇÃO NO BRASIL PELO PRAZO DE VALIDADE REMANESCENTE, CONTADO DA DATA DO PRIMEIRO DEPÓSITO, LIMITADO PELO PRAZO DE VINTE ANOS PREVISTO NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA.

1."A Lei de Propriedade Industrial, em seu art. 230, § 4º, c/c o art. 40, estabelece que a proteção oferecida às patentes estrangeiras, chamadas patentes pipeline, vigora 'pelo prazo remanescente de proteção no país onde foi depositado o primeiro pedido', até o prazo máximo de proteção concedido no Brasil - 20 anos - a contar da data do primeiro depósito no exterior, ainda que posteriormente abandonado."(REsp 731.101/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 19/05/2010) 2.- Agravo Regimental improvido.

(AgRg no REsp 1355115/RJ, Rel. Ministro SIDNEI BENETI , TERCEIRA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/08/2013)

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE PIPELINE. PRAZO DE VALIDADE. CONTAGEM. TERMO INICIAL. PRIMEIRO DEPÓSITO NO EXTERIOR. OCORRÊNCIA DE DESISTÊNCIA DO PEDIDO. IRRELEVÂNCIA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA E SISTEMÁTICA DE NORMAS. TRATADOS INTERNACIONAIS (TRIPS E CUP). PATENTE CORRESPONDENTE NO EXTERIOR. CONCESSÃO SOB O REGIME NORTE-AMERICANO DE CONTINUAÇÕES (CONTINUATION, DIVISIONAL OU CONTINUATION-IN-PART). PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA DAS PATENTES. SOBERANIA NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. O julgamento do recurso especial conforme o art. 557, caput, do CPC não ofende os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, se observados os requisitos recursais de admissibilidade, os enunciados de Súmulas e a jurisprudência dominante do STJ.

2. A via do agravo regimental, na instância especial, não se presta para prequestionamento de dispositivos constitucionais.

3. Este Tribunal Superior pacificou o entendimento de que, quando se tratar da vigência da patente pipeline, o termo inicial de contagem do prazo remanescente à correspondente estrangeira, a incidir a partir da data do pedido de revalidação no Brasil, é o dia em que foi realizado o depósito no sistema de concessão original, ou seja, o primeiro depósito no exterior, ainda que abandonado, visto que a partir de tal fato já surgiu proteção ao invento (v.g.: prioridade unionista). Interpretação sistemática dos arts. 40 e 230, § 4º, da Lei 9.279/96, 33 do TRIPS e 4º bis da CUP.

4. Nem sempre a data da entrada em domínio público da patente pipeline no Brasil vai ser a mesma da correspondente no exterior. Incidência do princípio da independência das patentes, que se aplica, de modo absoluto, tanto do ponto

de vista das causas de nulidade e de caducidade patentárias como do ponto de vista da duração normal.

5. Os princípios gerais que regem o sistema de patentes, os quais estão previstos, comumente, em tratados internacionais, se aplicam tanto para o procedimento convencional quanto para o procedimento de revalidação conhecido como pipeline. Afinal, ambos procedimentos integram o gênero Patente, instituto jurídico de Direito da Propriedade Industrial.

6. A patente pipeline não é imune à incidência dos princípios conformadores de todo o sistema de patentes, ao revés, deve com eles harmonizar, sob pena de degeneração do próprio instituto jurídico. Ademais, não há qualquer incoerência na interpretação sistemática da Lei 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial) e dos tratados internacionais TRIPS e CUP, porquanto estes já foram internalizados no Brasil. São, portanto, parte de nosso ordenamento jurídico, devendo todas as normas que regulam a matéria ser compatibilizadas e interpretadas em conjunto em prol de todo o sistema patentário.

7. O sistema patentário de continuações, previsto na legislação dos Estados Unidos da América sob as modalidades continuation, divisional ou continuation-in-part, mas sem equivalência no Direito Brasileiro, existe para atender as peculiaridades daquele país, altamente desenvolvido e gerador de tecnologia, não se refletindo na interpretação dada por esta Corte Superior ao art. 230, § 4º, da Lei 9.279/96, já que prevalece, no âmbito da propriedade industrial, o princípio da territorialidade, a resguardar a soberania nacional, a qual ficaria comprometida com os alvedrios de legislações alienígenas. 8."As patentes pipelines são incorporadas ao direito brasileiro a partir do momento de sua concessão, motivo pelo qual o parâmetro temporal de sua proteção deve ser auferido no momento do depósito, sendo considerado, para tanto, o prazo de proteção conferido pela norma estrangeira naquele momento. A interpretação ampliativa do § 4º, art. 230, Lei 9279/96, a fim de equiparar a proteção conferida a patentes de revalidação aos prazos e condições estatuídas pelo direito estrangeiro após a sua concessão, como pretende o ora recorrente, importa em violação ao princípio da independência da patentes, bem como a própria soberania do país"(REsp 1.165.845/RJ, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 23.02.2011).

9. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no REsp 1131808/RJ, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA TURMA, julgado em 03/05/2011, DJe 10/05/2011)

No caso, o col. Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido de extensão do prazo de validade da patente PI 1100013-9 para até 07/03/2011, mesma data de validade conferida no exterior à patente originária européia EP (UK) 0200322, sob o fundamento de falta interesse de agir da demandante, tendo em vista que, no momento do ajuizamento da ação, em 12/01/2006, já havia expirado o prazo de validade da referida patente, isto é, o objeto da patente PI 1100013-9 já se encontrava em domínio público.

A título de elucidação, confira-se o trecho do voto-condutor do aresto hostilizado, no ponto:

"(...) Assim, o prazo de proteção de uma patente pipeline é contado de forma diferenciada, tendo em vista que toma por base o prazo remanescente de proteção da patente-base estrangeira, desde que esse prazo não ultrapasse 20 (vinte) anos a partir da data de depósito no Brasil, nos termos do art. 40 da LPI.

Uns dos pontos de controvérsia do presente feito é justamente a data a partir da qual se conta esse prazo remanescente, especialmente quando - como no caso ora em análise - houve um primeiro pedido abandonado, mas que foi utilizado para um pedido de prioridade junto ao órgão patentário europeu. Ocorre que, para que possa se discutir a forma de contagem efetiva do prazo remanescente, a patente deve encontrar-se em vigor na data do ajuizamento da lide, eis que se revela juridicamente impossível prolongar a vigência de algo que não vige mais.

No caso vertente, a patente pipeline PI 1100013-9 caiu em domínio público em 10/05/2005 e a titular do privilégio somente recorreu ao Poder Judiciário em 10/01/2006, quando já não mais seria possível revigorar os efeitos da patente , improcedendo, pois, o pedido autoral."(e-STJ fl. 900) - (grifou-se).

Para melhor compreensão da controvérsia, pede-se venia para transladar o trecho da sentença quanto à fundamentação acerca do termo inicial para a contagem do prazo de validade das patentes pipeline:

"(...) Do exame da documentação apresentada, verifico que, quando do depósito do pedido de patente no Brasil em 20/06/1996, a própria titular indicou como primeiro depósito no exterior a patente GB 8509164, datada de 10/04/1985 (f1.21).

Por tal razão, corretamente agiu o INPI ao, deferindo a patente, limitar o seu prazo de validade até 10/04/2005, vinte anos contados a partir da data do primeiro depósito.

Agora, pretende a parte autora que o prazo de validade da patente não tenha mais como termo inicial o pedido de patente GB 8509164, posto que foi abandonado, e sim a patente européia EP (UK) 0200322, por ser esta a única que efetivamente confere prazo de proteção ã invenção na Grã-Bretanha .Entende a parte autora que esta é a única patente que pode servir de base à definição do prazo da proteção para a patente pipeline brasileira, devendo o prazo de proteção no Brasil ser exatamente o mesmo da proteção concedida na Grã-Bretanha, que é inferior a 20 anos."(e-STJ fl. 528) - (grifos do original)

Como vê, o posicionamento adotado pelas instâncias originárias encontra-se em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal, firmada no sentido de que, mesmo nos casos em que haja desistência ou abandono do primeiro pedido de depósito, esse deve ser considerado para fins de contagem do prazo de proteção concedido às patentes pipelines, por garantir o direito de prioridade unionista.

Portanto, à luz das premissas fáticas ora lançadas, uma vez que o primeiro pedido de depósito no exterior (GB 8509164) data de 10/04/1985; aplicando-se o limitador do prazo de 20 (vinte) anos, é forçoso convir que na data de 10/04/2005 teria havido a extinção do direito de proteção ao invento objeto da patente questão, nos termos do art. 230, § 4º, da LPI.

Assim, tem-se que quando do ajuizamento da ação (em 12/01/2006), não mais subsistia o interesse de agir da autora, porquanto o ordenamento jurídico vigente não prevê o restabelecimento de privilégio de patente cujo objeto encontra-se em domínio público.

Assim, ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do acórdão recorrido, que encontra-se em perfeita harmonia com a orientação desta Corte, subsiste incólume o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar, portanto, o presente apelo nobre

Diante do exposto, nos termos do art. 255, § 4º, II, do RISTJ, nego provimento ao recurso especial.

Publique-se.

Brasília (DF), 21 de setembro de 2017.

MINISTRO RAUL ARAÚJO

Relator