Andamento do Processo n. 0015490-34.2016.4.02.5101 - Procedimento Ordinário - 26/03/2019 do TRF-2

13ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 37ª Vara Federal

Boletim: 2019000036

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Procedimento Ordinário - Procedimento de Conhecimento - Processo de Conhecimento - Processo Cível e do Trabalho

18 - 0015490-34.2016.4.02.5101 Número antigo: 2016.51.01.015490-0 (PROCESSO

ELETRÔNICO)

Distribuição-Sorteio Automático - 18/02/2016 15:48

13ª Vara Federal do Rio de Janeiro Magistrado (a) MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

AUTOR: DYNA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ADVOGADO: SP080025 - ALCIDES RIBEIRO FILHO

REU: ROBERT BOSCH GmbH

ADVOGADO: RJ184439 - ISIS MORET SOUZA VALAZIANE

ADVOGADO: RJ112096 - RAFAEL LACAZ AMARAL

REU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

CONCLUSÃO

Processo: 0015490-34.2016.4.02.5101 (2016.51.01.015490-0)

Nesta data, faço os autos conclusos ao (à) MM.

Juiz (a) da 13a. Vara Federal do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 19/03/2019 20:19

TERESA CRISTINA LAGES MOREIRA

Diretor (a) de Sec retaria

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Proferida sentença de improcedência (fls.864/906).

Embargos de declaração da empresa ré (fls.909/910), suscitando a ocorrência de erro material no julgado, pois no item 9 da fundamentação há determinação de que a autora suporte a integralidade das verbas sucumbenciais em favor da empresa ré e do INPI, enquanto no dispositivo tal condenação foi restrita em favor do INPI.

Embargos de declaração da empresa autora (fls.911/920), alegando obscuridades em relação ao entendimento adotado no julgamento, quanto aos seguintes pontos, verbis: a) em relação ao pedido de nulidade da patente 0006917-5, no tocante à conclusão (fl. 888) segundo a qual “apesar da irresignação do INPI, considero que a patente de invenção PI 0006917-5 é dotada de novidade, não sendo possível extrair das figuras constantes das anterioridades a totalidade das características reivindicadas”; b) em relação ao pedido de nulidade parcial da patente PI -9806191-7, para esclarecer a conclusão (fl. 905), que, ao mesmo tempo em que desqualifica o pedido de nulidade parcial asseverando que “nem se precisaria de perícia técnica para tanto – que o efeito do vento não é uma característica que possa ser protegida por meio de patente”, reconhece que “apenas a construção técnica que produza um efeito técnico eventualmente baseado em um fenômeno da natureza poderá ser patenteável – desde, é claro, que resulte em uma solução para um problema prático e atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Relatados, passo a decidir.

De início, releva registrar que os recursos de embargos de declaração não terão efeitos infringentes, pelo que dispenso o exercício do contraditório e passo à análise direta dos recursos.

Observo que estão presentes os pressupostos formais de admissibilidade dos recursos, na forma do art. 1022 do CPC/2015, razão pela qual conheço de ambos os embargos de declaração, passando à análise dos elementos impugnados.

Erro Material (fls.909/910):

Assiste integral razão à empresa ré, havendo efetivo erro material a ser corrigido no julgado quanto à destinação das verbas sucumbenciais nas quais foi condenada a parte autora.

Obscuridades (fls.911/920):

A obscuridade é o vício do ato judicial que macula a sua compreensão, opondo-se ao requisito de clareza que deve revestir todo ato judicial.

Alega a parte autora que o entendimento aplicado na sentença para concluir pela improcedência dos pedidos contém premissas obscuras que contrariam os parâmetros técnicos de análise mencionados na fundamentação – o Teste da Motivação Criativa (Teste TMC) e o teste estabelecido na Resolução do INPI n.º 169, de 15/07/2016. Além disso, a decisão contém obscuridades em relação à delimitação do objeto efetivamente protegido pelas patentes em lide, a ser identificado a partir do confronto com o que foi reivindicado em outros documentos de patentes e não de aspectos conceituais relativos às palhetas de limpadores de para-brisas.

Particularmente sobre a PI 0006917-5, entende que houve erro na interpretação dada pela sentença quanto ao requisito da novidade, pois não é compreensível que se entenda como nova a aplicação de uma fórmula em uma construção do estado da técnica; quanto ao requisito da atividade inventiva, salienta que as palhetas têm que atender a dimensões e características técnicas adequadas a cada veículo , pelo que os fabricantes as dimensionam a partir de seus conhecimentos e de ensaios; os técnicos não aplicam uma fórmula imprecisa para saber as dimensões e características da palheta; é óbvio para um técnico no assunto que as palhetas deverão ter dimensões e características de elasticidade adequadas a cada veículo.

Em conclusão, pede sejam sanadas as seguintes obscuridades, verbis: a) em relação ao pedido de nulidade da patente 0006917-5, no tocante à conclusão (fl. 888) segundo a qual “apesar da irresignação do INPI, considero que a patente de invenção PI 0006917-5 é dotada de novidade, não sendo possível extrair das figuras constantes das anterioridades a totalidade das características reivindicadas”; b) em relação ao pedido de nulidade parcial da patente PI -9806191-7, para esclarecer a conclusão (fl. 905), que, ao mesmo tempo em que desqualifica o pedido de nulidade parcial asseverando que “nem se precisaria de perícia técnica para tanto – que o efeito do vento não é uma característica que possa ser protegida por meio de patente”, reconhece que “apenas a construção técnica que produza um efeito técnico eventualmente baseado em um fenômeno da natureza poderá ser patenteável – desde, é claro, que resulte em uma solução para um problema prático e atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Quanto à primeira obscuridade suscitada quanto à novidade da PI 0006917-5, entendo não assistir razão à parte embargante, eis que a sentença foi claríssima no sentido de adotar como razõ es de decidir aquelas descritas no laudo pericial, afastando por consequência as razões expostas no parecer técnico do INPI.

Ademais, como ressaltado no item 2.3 da fundamentação, a solução técnica reivindicada pela PI 0006917-5 é “a eliminação do efeito conhecido como slip-stick, por meio de uma palheta que é dotada de um elemento de suporte cujas dimensões são relacionadas de forma a atender à restrição imposta por uma inequação”, e, após confrontar as opiniões dos especialistas que se manifestaram nos au tos, a sentenç a

concluiu que não é possível extrair das figuras constantes das anterioridades a totalidade das características reivindicadas na PI 0006917-5, pelo que considerou tal patente como dotada do requisito da novidade.

Consigno, ainda, que o Juízo efetivamente aplicou o Teste da Motivação Criativa (Teste TMC) – em relação ao qual o teste estabelecido na Resolução do INPI n.º 169, de 15/07/2016, é muito similar – na análise do requisito da atividade inventiva, concluindo por seu atendimento de forma devidamente fundamentada (conforme item 7.3.4 da fundamentação).

Quanto à segunda obscuridade suscitada quanto à novidade da PI 0006917-5, entendo também não assistir razão à parte embargante, não havendo qualquer incongruência nas afirmações do Juízo de que, de um lado, não se precisaria de perícia técnica para demonstrar o óbvio fato de que o efeito do vento, fenômeno físico, não é característica patenteável, e, do outro, reconhecer que “apenas a construção técnica que produza um efeito técnico eventualmente baseado em um fenômeno da natureza poderá ser patenteável – desde, claro, que resulte em uma solução para um problema prática e atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”.

Depreende-se, das alegações da parte embargante quanto aos dois pontos suscitadas, que ela pretende, na verdade, modificar o julgado, com a rediscussão da matéria, e não sanar obscuridade, contradição ou omissão. Note-se que somente em raríssimas hipóteses excepcionais podem-se emprestar efeitos infringentes aos embargos de declaração, não sendo este o caso dos autos. Por oportuno, transcrevo as seguintes ementas extraídas de julgados do Superior Tribunal de Justiça:

- A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração só é possível em situações excepcionais, em que, sanada omissão, contradição ou obscuridade, a alteração da decisão surja como consequência necessária. Precedentes.

- Inviável acolher os embargos declaratórios quando inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada.

(STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL Nº 591917 - TERCEIRA TURMA – Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI - DJ 23/05/2005)

A regra disposta no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre o cabimento de embargos declaratórios, e estes só têm aceitação para emprestar efeito modificativo à decisão em raríssima excepcionalidade.

Não se prestam a um reexame da matéria de mérito decidida no acórdão embargado.

Embargos rejeitados.

(STJ - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 635758 – QUINTA TURMA – Relator: Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA – DJ 23/05/2005)

Em verdade, pelo presente recurso, não tenciona a empresa autora embargante suprir quaisquer dos vícios mencionados no art. 535 do CPC, que, repita-se, não se fazem presentes. Busca a parte embargante uma nova análise da matéria, com posicionamento diverso do adotado na sentença, o que é inadmissível. E, por fim, destaque-se que “eventuais incorreções na apreciação dos fatos, da prova existente nos autos ou ainda na aplicação do direito, devem ser atacadas pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios” (2º TACSP, ED 348.538-1/7, rel. RENATO SARTORELLI).

Conclusão

Isto posto, conheço ambos os recursos, nego provimento aos embargos de declaração da empresa autora (fls.911/920) e dou provimento aos embargos de declaração da empresa ré (fls.909/910), passando a sentença de fls.864/906 a ter a seguinte redação:

“SENTENÇA tipo A I – Relatório

DYNA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. (anterior ELETROMECÂNICA DYNA S/A) propõe ação de procedimento ordinário em face da empresa alemã ROBERTO BOSCH GmbH e do INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, objetivando a declaração de nulidade total da patente de invenção PI 0006917-5, por se tratar de concepção puramente teórica e por falta dos requisitos legais de novidade e atividade inventiva, bem como a nulidade parcial da patente de invenção PI 9806191-7, para que a novidade seja restrita à construção e não ao conceito funcional do defletor.

Relata a parte autora que é empresa brasileira fundada em 1955, atualmente a maior fabricante nacional de palhetas de limpadores de para-brisas, fornecendo palhetas tanto para montadoras de veículo quanto para o mercado de reposição; a empresa ré e sua filial brasileira propuseram ação de infraç ão de patente com pedido de tutela inibitória em face da ora autora – processo n.º 1129679-08.2015.8.26.0100, em tramitação perante a 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo; das 4 patentes objeto da ação de infração, acredita que 2 foram erroneamente c oncedidas pelo INPI, por desatenderem aos requisitos legais, quais sejam a PI 0006917-5 e a PI 9806191-7, ambas para palhetas de limpador de para-brisas; ambas as patentes anulandas apresentam características genéricas, conhecidas há décadas, que foram reivindicadas como novidade: a PI 0006917-5 refere-se a palhetas do tipo flat-blade e a PI 9806191-7 incorpora um defletor de ar conhecido como spoiler.

Sobre a PI 0006917-5 para “palheta de limpador de para-brisa para para-brisas, em particular, de veículos automotores, bem como, processo para a fabricação da mesma”, diz que no preâmbulo da primeira reivindic aç ão está desc rita a c onstruç ão usual de uma palheta do tipo flat, c om elemento de suporte, régua

(lâmina) do limpador de para-brisa e meio de ligação para um braço do limpador de para-brisa; a primeira e a segunda reivindicações trazem como novidade uma fórmula matemática onde o elemento de suporte tem um perfil com determinadas características matemáticas, não apresentando qualquer construção diferente do estado da técnica, tratando-se apenas de concepções teóricas cuja patenteabilidade é vedada, nos termos do art. 10 da LPI; as reivindicações 3 a 6 são dependentes da primeira e definem construções já presentes no estado da técnica; tal patente protege uma fórmula cuja aplicação prática resulta, senão em todos, em grande parte de palhetas do tipo flat que já eram conhecidas, sendo desprovida do requisito da novidade; também não atende ao requisito da atividade inventiva, pois eventuais mudanças de dimensões encaixadas nas fórmulas objeto da patente são dimensões comumente aplicadas a palhetas devido às condições necessárias para sua aplicação, dependendo do tamanho, área de limpeza e curvatura do vidro do veículo; as demais reivindicações 7 a 16 também visam proteger concepções teóricas, não sendo dotadas de novidade ou atividade inventiva, podendo ser numericamente obtidas com diversas variações construtivas de palhetas; as reivindicações 17 e 18 visam proteger o processo de fabricação da palheta definida na s reivindicações anteriores, mas não tratam de um processo de fabricação e sim dos passos preliminares de projeto de uma palheta.

Sobre a PI 9806191-7 para “palheta de limpa-para-brisa para para-brisas de veículos automóveis”, diz que não pode se considerar como novidade a existência de um defletor, o efeito causado pelo mesmo ou o fato de o defletor ser disposto ao longo da palheta, pois tais características já se encontravam antecipadas no estado da técnica.

Petição inicial (fls.01/28), emendada (fl.268), instruída com procuração (fls.29/31), CNPJ e contrato social (fls.32/39), guia de custas (fls.40 e 269), e documentos (fls.41/263), inclusive parecer técnico juntado nos autos da ação de infração de patente - processo n.º 1129679-08.2015.8.26.0100 (fls.136/208).

Termo de autuação (fls.264/265).

Decisão indeferitória de liminar (fls.271/272).

Contestação do INPI (fls.276/281), com parecer técnico da DIRPA (fls.282/296), alegando, em preliminar, que deve figurar no feito como assistente especial, e, no mérito, que, reexaminando a matéria, concluiu que deve ser decretada a nulidade da PI 0006917-5, por não atender ao requisito da novidade, nada havendo a corrigir, entretanto, em relação à PI 9806191-7, que atende aos requisitos legais.

Contestação da empresa ré (fls.301/348), com parecer técnico (fls.349/398), procuração (fls.399/400) e documentos da empresa (fls.401/403), alegando a total improcedência do pedido autoral, eis que ambas as patentes anulandas atendem a todos os requisitos de patenteabilidade; a primeira palheta de para-brisa do tipo flat (modelo AeroTwin) foi apresentada pela autora em setembro de 1999; antes disso, só palhetas convencionais estavam disponíveis no mercado; a inequação da reivindicação 1 da PI 0006917-5 resume anos de pesquisa e experiência da empresa ré com a construção mecânica do elemento de suporte de palhetas de para-brisa; não se trata de mera fórmula matemática, mas de relação de dependência entre um conjunto de faixas de valores para as variáveis que compõem a inequação, o que consiste em uma forma de proteção mais restrita do que reivindicar faixas de valores independentes para cada um dos elementos da inequação; se as especificações de tal inequação forem seguidas na construção de uma palheta flat definida no preâmbulo da reivindicação, há garantia de uma boa performance na limpeza da palheta de para-brisa; nenhum dos documentos do estado da técnica antecipa uma palheta de para-brisa com um elemento de suporte em forma de viga plana estirada longitudinalmente e o qual possui o perfil de seção transversal de acordo com a inequação descrita na PI 0006917-5; as anterioridades apresentadas sequer se referem ao problema técnico do ângulo de desvio lateral causador do efeito slip-stick e não podem ser considerados suficientes para destituir a atividade inventiva; o art. 10 da LPI não proíbe a presença de equações nas reivindicações de um pedido de patente, desde que associadas a outras características técnicas com o objetivo de solucionar um problema técnico; quanto à PI 9806191-7, a ré não reivindica a existência ou presença de um defletor na palheta de para-brisa, mas sim uma palheta de para-brisa contendo todas as características definidas no preâmbulo de sua reivindicação independente 1, em combinação com as características de sua parte caracterizante, estando a redação de acordo com as Diretrizes do INPI; as anterioridades apontadas apresentam construções de palhetas de para-brisa completamente diferentes da PI 9806191-7, não tirando a novidade ou a atividade inventiva desta.

Réplica da parte autora (fls.406/424), corroborando os argumentos do INPI quanto à PI 0006917-5 e refutando aqueles referentes à PI 9806191-7, bem como contrapondo a contestação da empresa ré, reforçando a argumentação trazida com a inicial. Requereu a produção de prova pericial.

Em provas, a empresa ré requereu a produção de prova pericial e documental suplementar (fls.426/427 e 437/440).

O INPI disse não ter provas a produzir (fl.429).

Petição da empresa ré sobre a réplica (fls.432/435).

Decisão saneadora (fls.441/444) fixou a posição do INPI e deferiu o requerimento de produção de prova documental suplementar e pericial, nomeando Perito e consignando os quesitos do Juízo.

As partes indicaram assistentes técnicos e apresentaram quesitos: empresa autora (f ls.447/452), empresa ré (fls.453/478, c om c urríc ulo de fls.479/480) e INPI (fl.481, c om quesitos de fls.482/488).

Proposta de honorários (fls.495/496), sobre o que falaram a parte autora (fls.499/503), a empresa ré (fl.504) e o INPI (fl.506).

Nova proposta de honorários (fls.509/5510), sobre o que falaram e o INPI (fl.514), a empresa ré (fl.515) e a parte autora (fls.516/522),

Decisão fixou os honorários (fl.523).

Designada reunião para início dos trabalhos periciais (fl.564).

Petição da empresa autora (fls.571/573), com novos documentos (fls.574/661).

Laudo pericial (fls.662/715), sobre o qual falaram a empresa autora (fls.720/727), com parecer técnico (fls.728/796) e documentos (fls.797/798), a empresa ré (fls.799/802), com documentos (fls.803/806) e laudo concordante (fls.807/819) e o INPI (fl.820), com parecer técnico da DIRPA (fls.821/827).

Esclarecimentos do Perito (fls.831/837), sobre o que falaram a empresa autora (fls.841/847 e 857/863), o INPI (fl.850), com parecer técnico (fls.848/849), não tendo se manifestado a empresa ré (fl.851).

Relatados, passo a decidir.

II – Fundamentação

Patente de Invenção

A Constituição Federal de 1988 dispõe, em seu art. 5o, XXIX, que “a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, (...) tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”.

As patentes são títulos de propriedade outorgados pelo Estado, que conferem aos respectivos proprietários um direito limitado no tempo e no espaço para explorar a invenção reivindicada. Nas palavras de JOÃO DA GAMA CERQUEIRA_:

As leis de todos os países, nos tempos modernos, reconhecem e garantem ao inventor a propriedade de suas criações, conferindo-lhe um privilégio de uso e exploração, durante certo prazo, findo o qual o direito se extingue e a invenção cai no domínio público, podendo ser, desde então, livremente empregada e explorada.

Na definição do professor DENIS BORGES BARBOSA_:

Uma patente, na sua formulação clássica, é um direito, conferido pelo Estado, que dá ao seu titular a exclusividade da exploração de uma tecnologia. Como contrapartida pelo acesso do público ao conhecimento dos pontos essenciais do invento, a lei dá ao titular da patente um direito limitado no tempo, no pressuposto de que é socialmente mais produtiva em tais condições a troca da exclusividade de fato (a do segredo da tecnologia) pela exclusividade temporária de direito.

A patente está indissociavelmente ligada à inovação tecnológica e ao crescimento econômico, servindo como incentivo às criações e conferindo direito de propriedade temporário àquele que despendeu tempo e investimento na criação de determinada tecnologia.

o depositar um pedido de patente, o titular obtém a expectativa de dela se utilizar, de modo exclusivo, durante certo período de tempo. Mas, em contrapartida, é obrigado a revelar integralmente seu conteúdo, de forma que as outras pessoas possam dela se beneficiar, quando, expirado tal prazo, cair em domínio público. Segundo MARIA FERNANDA GONÇALVES MACEDO e A. L. FIGUEIRA BARBOSA:_

A patente é uma unidade contraditória: protege o inventor, mas também o desafia ao facilitar a geração de novas invenções por terceiros, induzindo o seu próprio titular a prosseguir inventando para se manter à frente de seus competidores. Em outras palavras, a propriedade temporalmente limitada e o interesse público da informação divulgada – razão-de-ser público e privado da patente -, é um instrumento de promoção do desenvolvimento tecnológico.

A concessão de uma patente, depois de concluídos todos os trâmites legais, constitui ato jurídico perfeito e acabado não só para o seu titular, mas também para o INPI e para todas as outras pessoas, que adquirem o direito de, desde logo, conhecer o seu objeto e utilizá-lo livremente para a pesquisa de novas invenções ou aperfeiçoamentos, e, após transcorrido o prazo de duração da patente, fazer uso direto de seu objeto, inclusive comercialmente. De tal modo, todas as outras pessoas, que não o titular da patente, adquirem o direito de dela utilizar-se, quando em domínio público.

As patentes de invenção são concedidas às verdadeiras inovações industriais, que consistem em soluções técnicas que propiciem produtos ou processos até então inexistentes. Já as patentes de modelos de utilidade não se destinam a resolver problemas do estado da técnica, mas ao aperfeiçoamento de inventos já existentes.

A patente de invenção deve atender a três requisitos básicos: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. da LPI). Além disso, não deve incidir nas exclusões legais (art. 10 da LPI) e deve atender aos requisitos da suficiência descritiva, segundo o qual “o relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto” e do best mode, segundo o qual deverá “indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução” (art. 24 da LPI), bem como fundamentar as reivindicações no relatório descritivo, de forma clara e precisa, com o fim de c arac terizar as partic ularidades do pedido e o objeto da proteç ão (art. 25 da LPI).

As reivindicações do pedido de patente “deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo claro e preciso, a matéria objeto da proteção” (art. 25 da LPI) e “a extensão da proteção conferida pela patente será determinada pelo teor das reivindicações, interpretado com base no relatório descritivo e nos desenhos” (art. 41 da LPI).

As reivindicações são os pontos característicos que determinam o objeto da invenção e a extensão dos direitos do seu titular. De acordo com o texto das Diretrizes de Exame do INPI_:

1.4.2.1 Reivindicações

É importante observar que, apesar de o relatório descritivo servir de base para a interpretação das reivindicações, são estas últimas que definem os direitos do depositante. Portanto, em qualquer fase do exame, é o teor das reivindicações aquele que será submetido à análise da existência dos requisitos de patenteabilidade.

Não se considera invenção, entre outras hipóteses, “descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos” e “concepções puramente abstratas” (art. 10 da LPI).

Não é patenteável, ainda, segundo a nossa legislação, “o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde públicas” (art. 18, I, da LPI).

Sobre o processo e o exame do pedido de patente, é facultado ao depositante efetuar alterações, até o requerimento do exame, para melhor esclarecer ou definir o pedido, desde que tais alterações “se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido” (art. 32 da LPI).

A correta aferição dos critérios de patenteabilidade de uma invenção transcende o interesse meramente econômico ou jurídico do titular e/ou de um eventual terceiro que requeira a sua nulidade. JOÃO DA GAMA CERQUEIRA_, de há muito, já destacava:

A concessão de um privilégio temporário ao autor da invenção é o meio prático que as leis encontraram de conciliar o interesse da coletividade, que reivindica o uso das novas invenções tendentes a satisfazer às suas múltiplas necessidades, com o direito do inventor do privilégio sobre a sua criação. Com a concessão do privilégio tem o inventor a justa recompensa de seu trabalho e a sociedade não fica indefinidamente privada do livre uso das invenções, as quais, findo o prazo legal, caem no domínio público. Mas, se em matéria de invenções, o interesse da coletividade reside na posse e na livre exploração dos inventos, uma vez esgotado o prazo dos respectivos privilégios, muito maior é o seu interesse em não se ver privado, em virtude de privilégios nulos, ilegalmente concedidos, do livre uso, gozo e exploração de produtos e processos pertencentes ao domínio público e ao patrimônio comum das indústrias. Nas ações de nulidade, portanto, o interesse do Estado jamais será o de defender, contra o interesse da coletividade, os privilégios que concede, aliás, com expressa ressalva de sua responsabilidade pela novidade da invenção. Nessas ações, ao interesse privado dos particulares que as promovem sobreleva o interesse público de ver anulados os privilégios irregularmente concedidos e esse interesse da coletividade compete ao Estado representar e defender.

Com efeito, a Constituição Federal de 1988 assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, mas os condiciona ao interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País (art. 5º, XXIX). Crucial, portanto, a adequada verificação do cumprimento dos requisitos de um pedido de patente, em virtude da prevalência do interesse público, que veda a indevida concessão de um privilégio.

Patente de Invenção PI 0006917-5

2.1 Histórico

De acordo com informações colhidas nos autos e no site do INPI, o pedido de patente de invenção nº PI 0006917-5 para “palheta do limpador de para-brisa para para-brisas, em particular, de veículos automotores, bem como, processo para a fabricação da mesma” foi depositado pela empresa ré em 06/07/2000 via PCT (DE2000002168), sendo indicada como prioridades unionistas quatro pedidos de patente da Alemanha (199 31 856.5, 199 31 857.3 e 199 31 858.1, de 09/07/1999, e 100 32 058.1, de 05/07/2000), tendo como inventor Peter de Block, e foi objeto da publicação internacional WO 98/56772, de 17/12/1998.

O pedido entrou na fase nacional em 31/07/2001 (RPI 1595), foi deferido em 17/03/2009 (RPI 1993) e concedido em 22/09/2009 (RPI 2020).

2.2 Objeto da Patente PI 0006917-5

Conforme se verifica do relatório descritivo e quadro reivindicatório (fls.55/84), a patente de invenção PI 0006917-5 tem 18 reivindicações, das quais duas são independentes (1 e 17) e as demais dependentes, sendo as de números 1 a 16 de produto e as de números 17 e 18 de processo de fabricação. A patente tem o seguinte resumo (fl.85):

Patente de Invenção: "PALHETA DO LIMPADOR DE PÁRA-BRISA PARA PÁRA-BRISAS, EM PARTICULAR, DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, BEM COMO, PROCESSO PARA A FABRICAÇÃO DA MESMA".

A invenção refere-se a uma palheta do limpador de pára-brisa para pára-brisas, em particular, de veículos automotores, com pelo menos, um elemento de suporte (12), uma régua do limpador de pára-brisa (14) e um meio de ligação (16) para um braço do limpador de pára-brisa (18). O elemento de suporte (12) é uma viga plana estirada longitudinal, na qual a régua do limpador de pára-brisa (14) e o meio de ligação (16) estão fixados. É sugerido que, a viga plana apresente um perfil de seç ão transversal (40), no qual Fwt

* L2 /48 * E * lzz sejam < 0,009, se Fwt for a força de contato exercida sobre a palheta do limpador de pára-brisa ou a força de contato, para a qual a palheta do limpador de pára-brisa foi colocada originalmente, e L for o comprimento da palheta do limpador de pára-brisa, E for o módulo de elasticidade do material da viga plana e lzz for o momento de inércia do perfil de seção transversal em torno do eixo z (perpendicularmente a um eixo s que corre junto com a viga plana, bem como, perpendicularmente a um eixo y) .

2.3 Problema e Solução Técnica Reivindicada

Segundo o relatório descritivo do pedido da patente em apreço, as palhetas de limpadores de para brisas tradicionais, conhecidas do estado da técnica, produzem um barulho da palheta do limpador de para brisa sobre o para-brisa, conhecido como efeito de slip-stick. Os problemas a serem solucionados são a qualidade da limpeza, o ruído emitido pelo movimento da palheta sobre a superfície do para-brisa e a trepidação da borracha durante o funcionamento do limpador de para-brisa.

De acordo com o laudo pericial (fl.665), “nesse tipo de palheta a haste do limpador, ou braço, também dito elemento de suporte, exerce pressão sobre o elemento que efetivamente perfaz a limpeza do vidro. Quando a palheta não encosta no vidro, apresenta curvatura maior que a do para-brisa, na região do chamado campo de limpeza, e ao encostar neste último, faz pressão sobre a superfície de contato, pressão esta exercida pelo elemento de suporte”. Assim, “o elemento de suporte substitui a construção anterior, onde há dois trilhos de mola, que exercem a pressão sobre o vidro”. O problema, então, “está nos efeitos produzidos na operação quando há inversão do sentido do movimento da palheta. Nesse momento, pode haver produção de ruídos, efeito este causado pela variação de pressão da palheta sobre o vidro, reduzindo a eficiência da limpeza”.

A solução técnica reivindica, assim, é a eliminação do efeito conhecido como slip-stick, por meio de uma palheta que é dotada de um elemento de suporte cujas dimensões são relacionadas de forma a atender à restrição imposta por uma inequação.

As vantagens apontadas são: a) evitar o efeito de slip-stick; b) boa qualidade de limpeza.

Patente de Invenção PI 9806191-7

3.1 Histórico

De acordo com informações colhidas nos autos e no site do INPI, o pedido de patente de invenção PI 9806191-7 para “palheta de limpa-para-brisa para para-brisas de veículos automotores” foi depositado pela empresa ré em 09/07/1998 via PCT (DE1998001893), sendo indicada como prioridade unionista o pedido de patente na 197 36 368.7, de 21/08/1997, tendo como inventores Wildried Merkel, Wolfgang Leutsch, Thomas Kotlarski e Friedrich Don, e foi objeto da publicação internacional WO 99/10211, de 04/03/1999.

O pedido entrou na fase nacional (RPI 1506, de 16/11/1999), foi deferido (RPI 1790, de 26/04/2005) e concedido (RPI 1804, de 02/08/2005).

3.2 Objeto da Patente PI 9806191-7

Conforme se verifica do relatório descritivo e quadro reivindicatório (fls.44/54), a patente de invenção PI 9806191-7 tem 7 reivindicações, das quais a primeira é independente e as demais dependentes, todas elas de produto. A patente tem o seguinte resumo:

Patente de Invenção: "PALHETA DE LIMPA-PÁRA-BRISA PARA PÁRA-BRISAS DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS''. Propõe-se uma palheta de limpa-para-brisa (10), a qual serve para a limpeza de vidros em veículos automóveis. A palheta de limpa-para-brisas tem uma régua do limpa-para-brisa (14) elástica de borracha, de forma alongada, disposta e essencialmente paralela ao eixo longitudinal do elemento de suporte molejado (12) em forma de fita, virado para a superfície do para-brisas; o qual é unido com um braço do limpa-para-brisa (18), acionado transversalmente em relação à extensão da palheta de limpa para-brisa, propendido em direção ao vidro. Também no caso de altas velocidades de marcha alcança -se a força de compressão de palheta de limpa-para-brisa necessária para a obtenção de um campo de limpeza, limpo de acordo com os regulamentos, caso a palheta de limpa-para-brisa seja munida de uma área de afluxo (36 e 60, respectivamente), que se estenda em sua direção longitudinal e, em essência, paralelamente ao vidro, virada para o vento relativo (seta 38), a qual, vista de maneira transversal em relação a sua extensão longitudinal, com o vidro, envolve um ângulo agudo.

3.3 Problema e Solução Técnica Reivindicada

As vantagens apontadas pela referida patente são: a) qualidade de limpeza excelente na região da área de limpeza coberta pela palheta de limpa-para-brisa; b) a força de compressão, como função da velocidade de marcha, aumenta ou diminui com esta, só sendo aplicada uma “grande força de compressão auxiliar” correspondente; c) possibilidade de para-brisas compactos; d) redução de custos.

4. Estado da Técnica

O estado da técnica, também conhecido por estado da arte ou arte prévia, conforme definido no § 1º do art. 96 da LPI, consiste em “tudo aquilo tornado acessível ao público antes da data de depósito do pedido, no Brasil ou no exterior, por uso ou qualquer outro meio”, ressalvadas as exceções legais.

O estado da arte é um conceito amplo, essencial para a análise dos requisit os legais de novidade e atividade inventiva. Não existem limitações quanto à localização geográfica ou onde e em que língua ou de que maneira a informação relevante foi disponibilizada ao público. De igual modo, não existe limite de idade estipulado para que os doc umentos ou outras fontes de informaç ões possam ser c onsiderados.

A data que delimita o estado da técnica em relação ao pedido de patente, regra geral, é a data de depósito de tal pedido. Todavia, conforme o disposto nos artigos 16 e 17 da LPI, a data delimitadora do estado da arte prévia também poderá ser a data de prioridade, seja a prioridade unionista (art. 4º da CUP), seja a prioridade interna, relativa a pedido posterior sobre a mesma matéria, depositada no Brasil pelo mesmo requerente ou sucessores. Assim, as divulgações ocorridas entre a data de prioridade e a data de depósito do pedido no Brasil não são consideradas estado da técnica.

CHAVANNE e BRUST_ afirmam que a anterioridade deve ser certa, suficiente, total e pública:

Certa, quanto à existência e à data. A anterioridade é constatada por qualquer meio de prova e pode resultar de um conjunto de presunções sérias, precisas e concordantes.

Suficiente, um homem do ofício deve ser capaz de produzir o invento com base nos dados já tornados públicos.

Total, a anterioridade, ou as anterioridades, devem conter todo o invento, sendo certo que, em alguns casos, a articulação de várias anterioridades para efeito novo constitui invenção autônoma.

Pública, a anterioridade deve ser suscetível de ser conhecida do público. O conhecimento por um terceiro da invenção, e até mesmo sua exploração, não destrói a novidade, se este conhecimento ou esta exploração permaneceu secreta.

Como anterioridades que compõem o estado da arte, foram trazidos aos autos os se guintes documentos, sendo os dois primeiros em relação à PI 0006917-5 e os demais em relação à PI 9806191-7:

Documento

Data Publicação

Fls.

D1

PI 9806190-9 A 11/07/1997

252/263

D2

MU 6101583

07/06/1983

231/234

D3

PI 9602898-0 A 28/06/1995

211/230

D4

PI 7906081

27/05/1980

235/251

Os documentos D1 e D2 têm data de prioridade anterior à PI 0006917-5 (09/07/1999), sendo aptos para compor o estado da técnica em relação a tal patente.

Já os documentos D3 e D4 têm data de prioridade anterior à PI 9806191-7 (09/07/1998), sendo aptos para compor o estado da técnica em relação a tal patente.

Pedido e Pontos Controvertidos

Como visto, trata-se de ação de procedimento comum por meio da qual a empresa autora objetiva:

a nulidade total da patente PI 0006917-5: por se tratar de mera concepção teórica;

por falta de novidade, ante os documentos PI 9806190-9 e MU 6101583;

por falta de atividade inventiva, eis que as características definidas nas fórmulas, que definem o tamanho de partes e componentes da palheta, não são criações inovadoras e sim meros desenvolvimentos para atender as necessidades de tamanho, curvatura de vidro, áreas de limpeza;

a nulidade parcial da patente PI 9806191-7, para que a novidade seja restrita à construção e não ao conceito funcional do defletor, antecipado nos documentos PI 7906081 e PI 9602898-0, sendo declarada a nulidade das reivindicações puramente conceituais.

6. Prova Técnica

6.1 Prova Pericial

Determinada a produção de prova pericial, foi o laudo pericial elaborado pelo Dr. Douglas Wils on Marostica Leite, engenheiro de operação na modalidade mecânica de máquinas, com conhecimentos na área de propriedade industrial (fls.662/715).

Analisando os pedidos de patente de invenção em litígio, em confronto com os documentos que integram o estado da técnica e estavam disponíveis nos autos até a data da realização do exame pericial (D1 a D4), concluiu o Sr. Perito que a PI 0006917-5 atende aos requisitos legais de novidade e atividade inventiva, c onforme se extrai de suas c onc lusões (fls.714/715):

Após a análise dos documentos de patente elencados nos autos, tem-se que são objetos de características construtivas distintas, aqueles que não são patenteados pela própria Robert Bosch GmbH. Os quadros reivindicatórios também são diferentes, como se vê pelo disposto na Tabela 4.

No caso do documento de patente PI 006917-5, a abordagem para resolver o problema da emissão de ruídos e trepidação da borracha durante o funcionamento do limpador de para-brisa, considerou como causa o fenômeno físico slip-stick. Usando a formulação adequada concomitantemente com pesquisa e ensaios, chegou-se a uma inequação que envolve quatro parâmetros de um componente da palheta, o chamado elemento de suporte, que são, o módulo de elasticidade do material de que é feito, E, o comprimento, L, a espessura, d, e a largura, b. Estas duas últimas estão implícitas no momento de inércia de área IZZ. Esses quatro parâmetros são ainda relacionados com força exercida pelo braço do limpador de para -brisa sobre a palheta FWF. Desta relação surge o ângulo de deflexão que a palheta produz enquanto se desloca sobre a superfície do para-brisa, e, se o valor não exceder 0,009 rad, ou, na condição ótima, 0,005 rad, não ocorre slip-stick, ou seja, alcança-se o efeito técnico desejado. Considera-se ainda o efeito da curvatura do vidro do para-brisa no cálculo (pede-se ver a Tabela 1, na Parte II do Laudo), em uma expressão que considera ainda a distribuição de pressão sobre o vidro ao longo do comprimento da palheta.

O documento PI 006917-5 é, dentre os elencados nos autos, o único a apresentar alguma formulação e a abordar o problema do slip-stick. Os demais não antecipam a solução dada.

Cabe ressaltar que as dimensões de uma palheta dependem de sua aplicação. Ainda assim, poder-seia pensar que há um alto grau de liberdade para a escolha dos parâmetros, o que aumentaria a quantidade de palhetas de concorrentes que também estariam cobertas pelo documento de patente PI 006917-5. Entretanto, mesmo havendo diversos modelos de veículos no mercado, as palhet as de limpadores de para brisas têm dimensões limitadas. Isto porque a área de limpeza não varia muito de um modelo de carro para outro – há um mesmo modelo de palheta que serve em mais de um veículo – e também o material do qual são feitas, aço-carbono – isto define o módulo de elasticidade E, de valor igual a 210 GPa (210 x 109 N/m2) para o módulo longitudinal e igual a 80 GPA (80 x 109 N/m2) para o módulo transversal. Mesmo a força aplicada pelo braço do limpador sobre a palheta tem seus valores limitados a um intervalo; se o valor estiver abaixo, não exerce pressão suficiente sobre o vidro e a palheta deixa a água passar, já se o valor estiver acima, a pressão excessiva aumenta o desgaste do material e o arrastamento da borracha sobre o vidro, agravando o slip-stick.

Lendo o teor das reivindicações, o texto do Relatório Descritivo e observando os desenhos, entende -se que tal formulação é aplicada àquela configuração de palheta, ou seja, não se aplica a palhetas como a do PI 7906081, dotada de forquilhas, nem a palhetas como a do PI 96028980, dotada de dois acessórios (defletor aerodinâmico e rampa de regadura) – nesses casos as condições de contorno para a solução do problema levariam a outro caminho, e, consequentemente, a outra fórmula.

Ou seja, a proteção requisitada no PI 006917-5 não abrange todas as palhetas disponíveis no mercado.

Assim, salvo melhor juízo, conclui-se que a patente é válida, por estar enquadrada na Lei Nº 9.279;

Atende ao requisito de novidade, por ser uma palheta que reduz a quase zero os efeitos do fenômeno slip-stick.

Também apresenta atividade inventiva, uma vez que suas dimensões são tais que o ângulo de deflexão do elemento de suporte é pequeno o bastante para atender ao efeito técnico pretendido; o ângulo de deflexão é calculado com base nas dimensões do elemento de suporte.

Ainda, é um objeto que tem aplicação industrial, e está além do estado da técnica.

Quanto ao texto, o relatório descritivo atende ao disposto no Art. 24, e as reivindicações atendem ao disposto no Art. 25.

Concluiu também o laudo pericial que a PI 9806191-7 atende ao requisito da novidade

Instado a esclarecimentos, o Sr. Perito respondeu aos quesitos da parte autora e ratificou as conclusões do laudo pericial (fls.831/837), em que respondeu aos quesitos adicionais apresentados pela parte autora.

6.2 Análise técnica da empresa autora

Com a inicial, a parte autora trouxe parecer técnico de autoria da engenheira civil Maria Alice Camargo Calliari, o qual foi juntado nos autos da ação de infração de patente - processo n.º 112967908.2015.8.26.0100, entre as mesmas partes, em tramitação perante a 6ª Vara Cível do Foro Central de São Paulo (fls.136/208). O referido parecer conclui que produtos da empresa DYNA estariam infringindo, tanto de forma literal quanto por equivalência, patentes da empresa BOSCH.

Após a vinda do laudo pericial, a parte autora trouxe parecer técnico de seu assistente técnico, o engenheiro mecânico e advogado Alcides Ribeiro Filho (fls.728/796), discordando integralmente das conclusões da perícia, trazendo as seguintes observações no sentido de que a palheta é definida por ensaios e não por fórmulas matemáticas, que são simplesmente resultados dos ensaios:

A construção define um corpo de palheta sem definir dimensões, o que ocorre em cada aplicaç ão, neste sentido para dimensionar o tamanho e ângulos de uma palheta são avaliados:

- Deve-se considerar o tamanho do para-brisa do veículo.

- Deve-se c onsiderar a c urvatura do para-brisa do veíc ulo.

- Deve-se considerar o ângulo do para-brisa do veículo.

- Deve-se considerar o ângulo do capô do veículo.

- Deve-se considerar a área que se deseja limpar.

Todos estes fatores estáticos são inicialmente considerados para um projeto inicial.

Depois são realizados testes quando a operação do limpador de para-brisa sendo considerado entre outros:

- Quantidade de água.

- Velocidade do vento.

A partir destes ensaios é que é definido o comprimento, largura, elasticidade e ângulo da palheta que variam de veiculo para veículo.

Quanto à PI 9806191-7, reitera que há flagrante diferença entre as palhetas, ficando claro que a empresa ré pretende estender a sua patente para incluir o efeito aerodinâmico como novidade.

6.3 Análise técnica da empresa ré

Com a contestação (fls.301/348), a empresa ré trouxe parecer técnico (fls.349/398) de seu assistente técnico, o engenheiro Francisco Carlos Rodrigues Silva, que concluiu pela total validade das duas patentes em litígios, apresentando as seguintes conclusões:

O presente estudo das peças do processo de nulidade em referência, fundamentado na legislação de patentes aplicáveis na época do exame e concessão das patentes PI0006917-5 e PI9806191-7, deixa comprovado, de forma inequívoca, que:

- a equação definida na reivindicação 1 da patente PI0006917-5 representa condição técnica que o perfil da estrutura do elemento suporte da palheta deve atender, portanto, matéria devidamente afastada de “concepção teórica” que é passível de produção industrial;

- não foi juntada qualquer prova clara e incontroversa que pudesse fundamentar ausência de novidade e atividade inventiva na invenção da patente PI0006917-5;

- nenhum dos documentos PI9602898-0 e PI7906081 revelam qualquer dos elementos definidos na reivindicação 1 independente da patente PI9806191-7 de forma que possa restringi-la;

- a “avaliação visual” de novidade de invenção relativa à variação de perfil estrutural de produto através de desenhos não é método aceitável pela legislação de patentes;

- não houve aplicação da equação da patente PI0006917-5 pelo d. Examinador do INPI de forma que pudesse verificar a condição imposta pela reivindicação 1 e assim avaliar novidade.

Pelos motivos acima elencados, não há o que se falar nulidade da Carta Patente PI0006917-5 pela aplicação do Artigo 10 inciso I, ou mesmo dos artigos , 11, 13 e 15 da LPI. Da mesma forma, também não existe motivos de nulidade parcial ou restrição do alcance da Carta Patente PI9806191-7, conforme postulado por Dyna na ação sob comento.

Após a vinda do laudo pericial, a parte autora trouxe laudo concordante (fls.807/819) de seu assistente técnico, ratificando as conclusões da perícia e salientando os seguintes pontos:

12. (...) no que concerne ao dimensionamento matemático das condições estabelecidas pela invenção protegida pela patente PI0006917-5, fica definitivamente afastada a hipótese trazida pela Autora de que referida patente protege uma “fórmula matemática”, “algo teórico”, que abrange qualquer palheta de limpador de para-brisa existente no estado da técnica. Mas, como constatado pelo d. Expert, a alegação da Autora é falha e não merece qualquer acolhida.

13. Primeiro, há de se observar que condições impostas por expressões matemáticas que alcancem efeitos técnicos vantajosos são perfeitamente patenteáveis. Vejamos o que dizem as Diretrizes de Exame de Patentes na área de programa de computador, instituídas pela Resolução 158/2016 do INPI, item 2.2, aborda a questão de fórmulas matemáticas impedidas de patenteamento pelo Art. 10 da LPI, fazendo a seguinte anotação:

Assim, um processo que envolva um conceito matemático não é de imediato uma matéria excluída pelo inciso I do Art. 10 da LPI. No exame do objeto reivindicado, se este processo aplica o conceito matemático para obter uma solução técnica para um problema técnico, tal processo poderá ser considerado invenção desde que os efeitos resultantes sejam técnicos e não puramente matemáticos. [...] Criações que envolvam conceitos matemáticos podem ser consideradas invenções quando aplicadas a problemas técnicos práticos e manipulem informações associadas a grandezas físicas ou dados abstratos.

14. Segundo, porque nenhum dos documentos do estado da técnica apontado pela Autora antecede a referida condição matemática para o dimensionamento de palhetas de limpador de para-brisa no sentido de obter-se o “efeito técnico” de atenuação ou eliminação do problema conhecido como “fenômeno slip stick”.

15. Pelas razões acima comentadas, de forma inequívoca e irretocável, o d. Expert constatou e declarou que a invenção reivindicada na patente PI0006917-5 preenche, concomitantemente, os requisitos legais de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (...).

6.4 Análise técnica do INPI

Com a contestação (fls.276/281), o INPI apresentou dois pareceres técnicos de sua Diretoria de Patentes – DIRPA (fls.286/291 e 292/296), que analisaram, respectivamente, as patentes PI0006917-5 e PI 9806191-7.

No primeiro parecer, a DIRPA concluiu pela ausência de novidade da patente de invenção PI0006917-5 frente a D1, nos seguintes termos:

(...) opina-se pela procedência do pedido de nulidade, uma vez que a patente de invenção PI0006917-5 não atende ao requisito de novidade definido com base no Art. 8º combinado com o Art. 11 e exigido pela Lei da Propriedade IndustrialLPI (Lei nº 9.279/96), pois face ao exposto acima, as características protegidas por esta, já eram pertencentes ao Estado da Técnica na época de seu depósito.

Já no segundo parecer, foi feita a seguinte análise técnica sobre a PI 9806191-7:

A Carta Patente PI 9806191-7 apresenta uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores, com uma régua do limpador de para-brisa, um elemento de suporte unido com o braço do limpador de para-brisa cuja a dita palheta possui uma área de afluxo que se estende na direção longitudinal, virada para o vento a qual apresenta um ângulo agudo visto de maneira transversal em relação à extensão longitudinal (defletor). (...)

Analisando a questão de falta de novidade (Art. 11º da Lei 9279/96) na matéria protegida pela patente de invenção em lide PI 9806191-7 frente os documentos apresentados. A análise dos documentos citados é detalhada a seguir:

O documento de patente PI7906081, publicado em 27/05/1980 descreve uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores e pode-se identificar nos desenhos, especificamente na figura 4 e 5, o conjunto borracha limpadora (item 10) e forquilha (item 7) que trabalham como um defletor. Porém, não foi possível identificar todos os elementos protegidos pela patente em lide no relatório descritivo e nos desenhos apresentados, como por exemplo a forma como o defletor é montado no elemento de suporte da palheta do limpador de para-brisa apresentado na patente em lide. Portanto este documento não antecipa a matéria protegida pela patente em lide PI 9806191-7 por novidade, conforme Art. 11 da Lei 9279/96.

O documento de patente PI9602898-0 possui prioridade francesa (FR 19950007886) publicada em 03/01/1997 descreve uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores que possui uma estrutura articulada e um defletor aerodinâmico que pode-se identificar nos desenhos, especificamente na figura 3 item 42 e 5. Porém, não foi possível identificar todos os elementos protegidos pela patente em lide no relatório descritivo e nos desenhos apresentados, como por exemplo a forma como o defletor é montado no elemento de suporte da palheta do limpador de para-brisa apresentado na patente em lide. Portanto, este documento não antecipa a matéria protegida pela patente em lide PI 9806191-7 por novidade, conforme Art. 11 da Lei 9279/96.

Segundo, analisou-se a questão da atividade inventiva (Art. 13º da Lei 9279/96) na matéria protegida pela patente de invenção PI 9806191-7, frente aos documentos apresentados. A patente em lide, apresenta o defletor montado sobre o elemento de suporte (12) da figura 3 para a solução do problema técnico de redução e direcionamento das forças geradas sobre a palheta pelo ar, por exemplo. Dentre os documentos analisados (PI9602898-0 e PI7906081), nenhum apresentou tal solução construtiva para o dito elemento defletor de modo que antecipe e torne óbvia para um técnico no assunto a matéria reivindicada pelo documento de patente PI 9806191-7. Assim, as anterioridades PI9602898-0 e PI7906081 não antecipam a matéria protegida pela patente em lide PI 9806191-7 por atividade inventiva, conforme Art. 13 da Lei 9279/96.

Dessa forma, sugere-se que seja mantida a Concessão da Patente PI 9806191-7, pois os documentos apresentados na presente petição não antecipam a matéria protegida quanto a novidade e atividade inventiva com base no Art. combinado com os Arts. 11º e 13º da Lei da Propriedade IndustrialLPI (Lei nº 9.279/96).

Após a apresentação do laudo do expert nomeado pelo Juízo, o INPI colacionou outro parecer técnico (fls.822/827), refutando as conclusões periciais e mantendo sua posição sobre a nulidade da PI0006917-5. Confira-se:

Cabe ressaltar que não há concordância sobre a opinião emitida por este técnico na análise da petição inicial da presente ação e a opinião emitida pelo Sr. Perito no laudo técnico aqui analisado no que se refere à nulidade da patente PI0006917-5.

(...) o Sr. Perito afirma que o documento PI9806190-9 não anteciparia a matéria reivindicada pela patente PI0006917-5 por não restringir dimensões enquanto a segunda apresenta uma palheta onde três parâmetros que definem as dimensões são relacionados. (...)

Neste ponto, respeitosamente venho a discordar do Sr. Perito no que diz respeito ao escopo de proteção requerido pela patente em lide. Pode-se constatar que a patente em lide não define faixas para os parâmetros da inequação. Sem definir faixas para o módulo de elasticidade do material (E) do qual o elemento de suporte é construído entende-se que o requerente deseja que a palheta protegida pela patente em lide possa ser construída de qualquer material. Sem definir uma faixa para a dimensão L o depositante estende a proteção da palheta de veículos pequenos aos de grande porte. Porém, embora não defina claramente o momento de inércia IZZ na reivindicação principal, que é uma característica da geometria da seção transversal do elemento de suporte (figura 3 item 12), o depositante apresenta como exemplo na figura 3 da patente em lide uma “possível” seção transversal do elemento de suporte. A seguir, seção transversal do elemento de suporte que define momento de inércia IZZ da patente em lide é posto ao lado seç ão transversal do elemento de suporte da anterioridade PI9806190-9 (figura 4 item 12).

(...)

Entende-se que a reivindicação independente 1 possui/está contido em seu escopo de proteção uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores que possui um elemento de suporte com seção transversal cuja a espessura é muito maior que a largura tal como mostrado na anterioridade PI9806190-9.

Desse modo, quando se aplicar a fórmula apresentada na reivindic ação independente 1 da patente em lide à geometria da anterioridade PI9806190-9, esta atenderá a desigualdade imposta se elemento de suporte for construído com mesmo material (mesmo módulo de elasticidade E), dimensão L e a este seja aplicada a mesma força Fwf. Assim a anterioridade antecipará todas as características ditas novas e inventivas reivindicadas pela patente em lide.

Em resumo, foi possível identificar todos os elementos protegidos pela patente em lide nos desenhos apresentados pela anterioridade PI9806190-9, como por exemplo o elemento de suporte que atenda à desigualdade formulada pela equação _ e portanto este documento antecipa a matéria protegida pela patente em lide PI0006917-5 por novidade, conforme Art. 11 da Lei 9279/96.

De modo semelhante, pode-se afirmar que todos os elementos aplicados ao processo para a fabricação de uma palheta do limpador de para-brisa reivindicado através da reivindicação independente 17, podem ser aplicados ao dispositivo apresentado pela anterioridade PI9806190-9.

Por fim, após a apresentação de esclarecimentos pelo Perito, o INPI trouxe o último parecer técnico (fls.848/849), mantendo a sua opinião e nada acrescendo à discussão.

Requisitos de Patenteabilidade da PI 0006917-5

Passo, pois, a examinar os requisitos de patenteabilidade das patente PI 0006917-5 para “palheta do limpador de para-brisa para para-brisas, em particular, de veículos automotores, bem como, processo para a fabricação da mesma”, com base em todas as provas trazidas aos autos.

7.1 Concepções puramente abstratas

Primordial, para se conceder uma patente, que a matéria protegida efetivamente consista em um invento do gênio humano, e não em mera descoberta. Nas palavras de DENIS BORGES BARBOSA_, invento é “uma solução técnica para um problema técnico”, de modo que não têm proteção, no sistema de patentes, a simples descoberta de leis ou fenômenos naturais, criações estéticas ou criações abstratas (não técnicas) – ou a cogitação filosófica, a obtenção ou utilização de conhecimento científico ou a ideaç ão artística.

Entre outras exclusões, o art. 10 da LPI dispõe que não se considera invenção nem modelo de utilidade “descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos” (inciso I) ou “concepções puramente abstratas” (inciso II).

De fato, como assevera o mesmo autor_, “não é invento a criação que não é técnica – se for abstrata, ainda que economicamente relevante, ou se for artística, não satisfará o requisito de ser invento”. E prossegue, falando especificamente sobre teorias científicas e métodos matemáticos e concepções puramente abstratas (destaques do original):

Não há, necessariamente, solução técnica de qualquer problema técnico numa formulação de teoria científica, ou na construção de um método matemático. Não haverá, nestas criações intelectuais, utilidade industrial (ou, na sutil distinção francesa, aplicação industrial). O mesmo se dirá de quaisquer outras concepções abstratas, enquanto o forem em estado puro, ou seja, insuscetíveis de resolverem um problema técnico.

Mas, se tal teoria, aplicada na solução de um problema prático, tem aplicação industrial, poderá ser abrangida como núcleo de uma patente; e o mesmo ocorre com o método matemático.

Já uma concepção abstrata que tenha uma aplicação industrial, puramente abstrata não será – daí a noção de “criação industrial abstrata” da doutrina francesa, abrigada aliás no texto do Art. 5º., XXIX, da Carta de 1988. Possível para ela, se satisfeitos os demais pressupostos da patente, a proteção via patente, naquilo (e só naquilo) em que tiver aplicação industrial. Também possível, sob amparo constitucional, criar uma proteção específica para esse tipo de criação, desde que compatível com os interesses finalísticos desenhados no dispositivo constitucional.

No caso dos autos, controvertem as partes sobre se a patente de invenção PI 0006917-5 da empresa ré seria, nas palavras da autora, “mera concepção teórica”, insuscetível de proteção por meio de patentes.

A resposta, no caso, é negativa. Como visto no decorrer do processo, o fato de a patente PI 00069175 conter uma inequação em seu bojo não quer dizer que o seu objeto seja tão somente aquela fórmula matemática. Confira-se, a respeito, a resposta do Sr. Perito ao quesito 26 da parte autora:

26. Considerando o Art. 10 da LPI (...). pode-se afirmar que a aplicação de uma fórmula matemática a uma construção já pertencente ao estado da técnica não atende aos requisitos para a obtenção de uma patente, na forma do art. 10 da LPI?

Resposta: O Art. 10, I da LPI não pode ser usado para invalidar a PI 0006917-5, pois não há nesta uma proteção a método ou fórmula matemática. O que se fez foi adotar um procedimento, baseado em hipóteses definidas pelas condições de contorno, por sua vez impostas pelos requisitos técnicos do projeto, para, por meio de uma relação matemática, definir as dimensões da palheta. O que são conhecidos por “métodos matemáticos” têm outro conceito; servem, por exemplo, para definir procedimentos para solução de equações diferenciais e algébricas – tem-se os métodos de Runge-Kutta e Adams-Bashforth; para se obter as equaç ões de movimento de um sistema mec ânic o – tem-se o método de Lagrange e o princ ípio de

Jourdain, dentre outros. A fórmula matemática foi obtida para relacionar as dimensões dos elementos construtivos da palheta, não é um método matemático.

De tal modo, julgo que o objeto da patente de invenção PI 0006917-5 não se trata de concepção meramente abstrata ou método matemático, não incidindo na vedação do art. 10 da LPI.

7.2 Novidade

A novidade é o requisito inventivo mais básico e simples, tendo por finalidade evitar que uma solução técnica que já conste do estado da arte seja patenteada (principalmente evitar que patentes antigas sejam novamente concedidas). Por ser elementar, a novidade é a primeira exigência à verificação da inventividade, sendo desnecessário apurar este segundo requisito caso a novidade se mostre ausente.

De acordo com o art. 11 da LPI, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. O alcance do estado da técnica, para efeitos de aferição da novidade, dá-se com a análise de documento por documento, geralmente não permitindo a combinação de documentos ou informações.

A definição de novidade, para o sistema patentário, não é a mesma daquela compreendida pelo senso comum ou por um especialista; trata-se de um conceito jurídico, que é atendido ao se verificar que a solução técnica apresentada ainda não foi precisamente descrita, de forma integral, numa só fonte.

Para afastar a novidade, assim, não são suficientes meras semelhanças entre o objeto do pedido de patente e os documentos que compõem o estado da técnica, sendo necessário que toda a matéria reivindicada esteja integralmente descrita em um único documento do estado da técnica, de acordo com o princípio do documento único.

Segundo tal princípio, não se admite que o estado da técnica seja lido como um mosaico de anterioridades, sendo essencial que toda a matéria da reivindicação esteja contida em um único documento do estado da técnica, não se podendo, em regra, combinar documentos, admitindo-se, entretanto, poucas exceções, como a que ocorre quando se utiliza de documentos que referenciem uns aos outros_. A respeito, dizem as Diretrizes de Exame de Patentes do INPI_:

4.4 O atendimento ao requisito de novidade deve ser observado para cada reivindicação do pedido de patente. Se uma reivindicação independente apresenta novidade, não é necessário examinar a novidade de suas reivindicações dependentes, uma vez que todas est as apresentarão novidade.

4.5 Ao contrário, se a reivindicação independente não apresenta novidade, as suas reivindicações dependentes devem ser examinadas, pois podem conter elementos específicos que tornem aquela matéria nova

4.6 A novidade exigida para uma reivindicação deve ser apurada sobre a reivindicação como um todo, e não somente sobre a parte caracterizante da mesma, tampouco sobre a análise individual dos elementos que a compõem, que poderão separadamente estar abrangidos pelo estado da técnica. Assim, se o preâmbulo define as características A e B, e a parte caracterizante define as características C e D, não importa que C e/ou D sejam em si conhecidas, mas sim se são conhecidas em associação com A e B – não somente com A nem somente com B, mas c om ambos.

4.7 A matéria em exame não será nova quando todas as características de uma dada reivindicação (por exemplo, elementos de um produto ou etapas de um processo), inclusive as características apresentadas no preâmbulo, estiverem reveladas em uma única anterioridade. Tais características podem ser encontradas na anterioridade quando são claramente apresentadas e/ou quando não qualquer dúvida de que a informação está inerente ao que foi literalmente revelado.

4.8 A delimitação do entendimento do que seja uma informação técnica dedutível diretamente e sem ambiguidade do documento do estado da técnica, também é importante. Assim, quando se considera a novidade, não correto interpretar os ensinamentos de um documento do estado da técnica como envolvendo equivalentes muito conhecidos os quais não são descritos explicitamente no dito documento; esta é uma questão relativa à obviedade, ou seja, à atividade inventiva.

No presente caso, o INPI, como visto, no parecer técnico trazido com a contestação (fls.286/296), concluiu pela ausência de novidade da patente de invenção PI0006917-5 frente a D1. Confira-se:

A Carta Patente PI0006917-5 apresenta uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores, com, pelo menos, um elemento de suporte para um braço do limpador de para-brisa e um meio de ligação para um braço do limpador de para-brisa, sendo que o elemento de suporte é uma viga plana estirada longitudinalmente na qual a régua do limpador de para-brisa e o meio de ligação estão fixados. (...)

Inicialmente, analisou-se a questão de falta de novidade (Art. 11 da Lei 9279/96) na matéria protegida pela patente de invenção PI0006917-5 frente ao documento apresentado. O documento de patente PI9806190-9 tem como origem um depósito internacional via Tratado de Cooperação de Patentes (PCT), cuja data de publicação remete a 21/01/1999. A data de publicação do documento de patente PI9806190-9 é anterior à data de depósito da mais antiga das prioridades reivindicadas pela patente em lide, a saber 09/07/1999. Desta forma, considera-se que o documento de patente PI9806190-9 é apto para compor o estado da técnica da patente em lide.

O documento de patente PI9806190-9 apresenta uma palheta do limpador de para-brisa (10) para veíc ulos automotores que possui um elemento de suporte (12) que é uma viga plana estirada

longitudinalmente (...), recebe a régua do limpador de para-brisa (10) e se liga ao braço do limpador de para-brisa (18) através de um meio de engate. (...)

o analisar o quadro reivindicatório da patente em lide, e com maior detalhe na reivindicação independente 1 (...), observa-se que o preâmbulo da dita reivindicação principal descreve uma palheta de um limpador de para-brisa tal como a apresentada pela anterioridade PI9806190-9. A parte caracterizante da reivindicação independente 1, onde deve-se especificar as características novas e inventivas que se visa proteger apresenta uma condição especial para o elemento de suporte (...) da palheta do limpador de para brisa. Em resumo, o depositante requereu que palhetas de limpadores de para-brisa para veículos automotores que possuíssem elementos de suporte que apresentassem características que atendessem a fórmula _ teriam características de alta qualidade de limpeza, e apresentariam inventividade frente o estado da técnica. Analisando a fórmula, temos que Fwf é a força de contato exercida sobre a palheta do limpador de para-brisa pelo braço do limpador e E é o módulo de elasticidade do material do qual o elemento de suporte é construído. Esses dois parâmetros da equação não apresentam características descritivas pois a força Fwf pode ser aplicada a qualquer elemento de suporte, que também pode ser construído por qualquer tipo de material e apresentar um modo de elasticidade qualquer. Pode-se considerar como características descritivas da fórmula o L que é o comprimento do elemento de suporte e o momento de inércia IZZ que é uma característica da geometria da seção transversal do elemento de suporte.

Dessa forma, entende-se que a reivindicação independente 1 define em seu escopo de proteção uma palheta do limpador de para-brisa para veículos automotores que possui um elemento de suporte com seção transversal cuja a espessura é muito maior que a largura (ver o item 12 da figura 3 da patente em lide) e possui uma largura L qualquer conforme o tamanho da dita palheta. Ao definir o escopo de proteção, buscou-se essas características geométricas e construtivas na anterioridade PI9806190-9 e pode-se identificar nos desenhos da anterioridade, especificamente nos item 12 da figura 3 e 4, a geometria descrita pela patente em lide. Quando aplicar a fórmula apresentada acima à geometria da anterioridade, esta atenderá a desigualdade imposta e assim antecipará todas as características ditas novas e inventivas reivindicadas pela patente em lide.

Em resumo, foi possível identificar todos os elementos protegidos pela patente em lide nos desenhos apresentados pela anterioridade PI9806190-9, como por exemplo o elemento de suporte que atenda à desigualdade formulada pela equação _ e portanto este documento antecipa a matéria protegida pela patente em lide PI000691-5 por novidade, conforme Art. 11 da Lei 9279/96.

De modo semelhante, pode-se afirmar que todos os elementos aplicados ao processo para a fabricação de uma palheta do limpador de para-brisa reivindicado através da reivindicação independente 17, podem ser aplicados ao dispositivo apresentado pela anterioridade PI9806190-9.

De modo contrário, o laudo pericial concluiu pelo atendimento ao requisito de novidade no pedido de patente de invenção PI0006917-5 em relação a todos os documentos juntados aos autos, bem como em relação àqueles mencionados em seu relatório descritivo como componentes do estado da técnica, quais sejam as patentes europeias EP 0528643-A1 e EP 0594451-A1.

Segundo o expert do Juízo, nenhum desses documentos antecipa integralmente as características reivindicadas pela PI0006917-5, como se pode ver na resposta ao segundo quesito do Juízo (fl.711).

Já na resposta ao quesito 14 da parte autora (fl.690), a perícia afirma que “comparação visual não é suficiente para amparar patenteabilidade. Pode-se até afirmar que é condição necessária, mas não suficiente. Na patente PI 9806190-9 o objetivo é diferente, o texto é mais voltado para a disposição construtiva. Já na patente PI0006917-5 o escopo inclui uma palheta que deve atender a restrições dimensionais previamente calculadas para reduzir o efeito de slip-stick, e por consequência o ruído que tal efeito produz. O aspecto das palhetas é o mesmo, mas o objetivo é outro”.

Em resposta ao quesito 18 da parte autora, a perícia esclarece, ainda:

18. (...) Pode-se afirmar que a novidade pretendida na patente se refere à proteção de uma palheta cuja construção atenda à fórmula abaixo?

_

Resposta: Concordo parcialmente. A novidade pretendida é a relação entre as dimensões da palheta, que é representada na fórmula pelo comprimento L e pelo momento de inércia de área IZZ. A variável E é um parâmetro do material usado na confecção do elemento de suporte, e a força Fwf é a variável independente, externa, que não é inerente ao objeto. O correto é dizer que se refere “a proteção de uma palheta cujas dimensões de seus elementos atendam” à fórmula. É preciso estabelecer uma diferença entre o termo “construção” e relação entre as dimensões.

19. Considerando que esta fórmula não altera a construção descrita na figura da patente, e que já estava antecipada no estado da técnica pela patente PI 9806190-9 da própria requerida, qual seria a novidade construtiva relativa à 1ª reivindicação?

Resposta: A patente PI 9806190-9 trata da construção da palheta, do seu formato, dos elementos que a constituem – tal documento não está em questionamento. Ressalta-se que, apesar de exibirem o mesmo formato, as restrições matemáticas elencadas no PI 0006915-7 definem as dimensões da palheta, o que não é colocado no primeiro documento. A novidade é que agora a palheta não produz o ruído advindo das trepidaç ões produzidas pelo fenômeno físic o c onhec ido c omo slip -stic k, porque as relaç ões entre as

dimensões L, E e IZZ são tais que o ângulo de deflexão oriundo do movimento da borracha sobre o vidro é menor do que 0,009 radianos.

Apesar da irresignação do INPI, considero que a patente de invenção PI 0006917-5 é dotada de novidade, não sendo possível extrair das figuras constantes das anterioridades a totalidade das características reivindicadas.

Assim, com fundamento nas conclusões do laudo pericial, elaborado por profissional capacitado e de confiança, que atua com absoluta imparcialidade, este Juízo fica totalmente convencido do atendimento ao requisito de novidade pela patente de invenção PI 0006917-5.

7.3 Atividade Inventiva

Considera-se que a invenção é dotada de atividade inventiva “sempre que, para um técnico no assunto, não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica” (art. 13 da LPI). Em outras palavras, não há atividade inventiva quando um técnico no assunto, com a ajuda de seus conhecimentos profissionais e por um jogo de simples operações de execução, poderia perceber a solução trazida pela invenção, pela combinação dos meios divulgados no estado da técnica.

7.3.1 Técnico no Assunto

A atividade inventiva é um requisito mais refinado que a novidade. Enquanto a análise desta se dá de forma mais simples, com base em um único documento integrante do est ado da técnica, na apuração daquela é essencial, via de regra, a combinação de duas ou mais anterioridades – ou, no caso de patentes de seleção, a combinação dos ensinamentos da patente-mãe com os conhecimentos correntes de uma pessoa versada na arte.

Com efeito, a aferição da atividade inventiva se dá pela investigação da obviedade, por meio de um constructo jurídico denominado “técnico no assunto”, também denominado pelo direito estrangeiro de pessoa versada na arte ou pessoa com conhecimentos ordinários na arte (no jargão do direito norteamericano, person having ordinary skill in the art – abreviado pelo acrônimo Phosita).

O conceito técnico de obviedade, no direito patentário, não é equivalente ao conceito de obviedade do senso comum, e a sua análise não está submetida à discrição individual do examinador, do perito ou do Juiz, mas à ficção jurídica que representa uma pessoa de conhecimento corrente na área técnica apreciada.

A legislação patentária não delimita de forma precisa e objetiva a extensão do conhecimento do técnico no assunto. Todavia, o INPI recentemente instituiu, por meio da Resolução nº 169/2016 (Diretrizes de Exame de Pedidos de Patente – Bloco II – Patenteabilidade), critérios mais claros e transparentes sobre tal ficção jurídica, em consonância com alguns pontos anteriormente estabelecidos por este Juízo, fundado em concepções do direito comparado, no que compatíveis com o nosso ordenamento normativo:

5.4 (...) O técnico no assunto pode ser aquele com conhecimento mediano da técnica em questão à época do depósito do pedido, com nível técnico-científico, e/ou aquele com conhecimento prático operacional do objeto. Considerando-se que o mesmo teve à disposição os meios e a capacidade para trabalho e experimentação rotineiros, usuais ao campo técnico em questão. Pode haver casos onde seja mais apropriado pensar em termos de um grupo de pessoas, como no caso de uma equipe de produção ou pesquisa. Isto pode se aplicar, particularmente, em certas tecnologias avançadas tais como computadores e nanotecnologia.

(...)

5.20 Nesta etapa, o examinador deve julgar, a partir do estado da técnica mais próximo e da solução proposta para o problema técnico, se a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto à época da data relevante do pedido. Durante o julgamento, o que deve ser determinado é se existe uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente. Tal motivação não precisa estar apresentada de modo explícito nos documentos do estado da técnica.

5.21 O técnico no assunto não deve ser considerado como um mero autômato motivado apenas pelo conteúdo revelado nos documentos, mas como alguém que possui conhecimento e experiência no campo da invenção e é capaz de fazer conexões e relações de forma razoável entre os aspectos técnicos envolvidos. Se as informações do estado da técnica conduzirem o técnico no assunto a aperfeiçoas o estado da técnica mais próximo de formar a chegar à invenção reivindicada, a mesma é considerada óbvia. Deve ser avaliado se qualquer ensinamento no estado da técnica, como um todo, conduziria necessariamente um técnico no assunto, diante do problema técnico, a modificar ou adaptar o estado da técnica mais próximo, de modo a alcançar a solução proposta pela reivindicação.

Acresço aos profícuos parâmetros explicitados pelo INPI, não sem antes enaltecer o seu estabelecimento como mostra de claro amadurecimento institucional em prol da transparência e segurança jurídica no processo de concessão de patentes, os seguintes critérios objetivos relativos aos conhecimentos do técnico no assunto:

trata-se de um profissional regularmente qualificado na área técnica em questão_, que é detentor de: conhecimento de todo o estado da técnica, especialmente dos documentos referenciados;

capacidade e meios para executar trabalhos de rotina e de experimentação científica;

conhecimento e criatividade medianos, não devendo ele ser considerado um autômato;

c apac idade de proc urar sugestões no domínio téc nic o geral da área em que tem c onhec imento;

capacidade de procurar por sugestões em áreas técnicas vizinhas caso surjam problemas semelhantes ou iguais em tais áreas;

capacidade de procurar sugestões em outra área técnica, caso o estado da técnica de sua área assim o sugira;

capacidade de buscar soluções e

habilidade de fazer escolhas para tentar resolver problemas técnicos que se apresentem.

O técnico no assunto, portanto, possui certa criatividade e capacidade de investigação para solucionar um problema técnico, desde que a solução esteja, no mínimo, sugerida no estado da técnica.

Um técnico no assunto não deve ser considerado um inventor, ou seja, pessoa capaz de, com base no estado da arte, chegar a um efeito técnico novo inesperado, seja pela combinação de elementos já conhecidos, seja contrariando os ensinamentos da arte prévia, ao provar que uma solução é possível onde antes se afirmava o contrário. De igual modo, também não tem ele a capacidade de solucionar um problema técnico com a combinação de elementos de áreas técnicas comprovadamente muito distantes de sua área de conhecimento.

7.3.2 Obviedade

Delimitado o alcance do conhecimento do técnico no assunto, deve ser realizado o inquérito de obviedade com base no conjunto de saberes daquele.

A legislação brasileira diferencia o que é evidente do que é óbvio (art. 13 da LPI: “maneira evidente ou óbvia do estado da técnica”).

Destarte, é lícito reconhecer que a obviedade será apreciada em diversos níveis. Os ensinamentos que constam de forma explícita do estado da técnica têm tratamento jurídico de matéria evidente para um técnico no assunto (algo manifesto e muito claro), ao passo que a matéria óbvia representará a solução de algum problema técnico, sugerida ou facilmente alcançada pelos elementos que constituem o estado da arte.

O conceito de óbvio, aqui, portanto, remonta à sua etimologia, na qual o adjetivo latino obvius vem do advérbio obviam, composto: 1) do prefixo ob (diante de, em frente de) e 2) viam, modo acusativo de via (caminho, passagem, estrada, canal, curso). Assim, diz-se óbvia a solução técnica que já se encontrava “diante do caminho” apontado pelas anterioridades.

As novas Diretrizes de patenteabilidade do INPI trazem a seguinte definição:

5.2 O termo “óbvio ou evidente” significa aquilo que não vai além do desenvolvimento normal da tecnologia, mas apenas o faz clara ou logicamente a partir do estado da técnica, ou seja, algo que não envolve o exercício de qualquer habilidade ou capacidade além do que se espera de um técnico.

5.3 Se o técnico no assunto pode chegar à invenção tão somente por análise lógica, inferência ou sem experimentação indevida com base no estado da técnica, a invenção é óbvia e, desta forma, não apresenta qualquer solução técnica inesperada. Se assim for o caso, o pedido não é patenteável por falta de atividade inventiva.

7.3.3 Teste de Motivação Criativa (TMC)

Muito embora seja essencial a definição de critérios objetivos para a análise da obviedade, fato é que dificilmente se encontram tais critérios positivados nas legislações patentárias. Para suprir tal lacuna, existem testes de obviedade adotados por escritórios de patentes ao redor do mundo, no mais das vezes baseados em construções jurisprudenciais.

O teste de obviedade deve ser previamente definido e sindicável, oferecendo um método de apuração objetivo e criterioso, de modo a dar efetividade ao princípio da segurança jurídica na análise do requisito de atividade inventiva e evitar o que é denominado pelo direito estrangeiro de hindsight bias_.

No caso brasileiro, não havia, na legislação ou nas Diretrizes de Exame do INPI, uma definição clara de um teste de obviedade a ser aplicado, fornecendo todos os elementos necessários à sua aferição.

Por tal razão, este Juízo sistematizou um teste de obviedade, por ocasião da prolação de sentença no processo n.º 0802461-54.2011.4.02.5101_, denominado Teste de Motivação Criativa – TMC, com a finalidade de determinar se um técnico no assunto seria motivado por sugestão, ensinamento explícito ou implícito do estado da arte a encontrar a solução técnica reivindicada, ou se sua criação decorreria de verdadeira inventividade.

Consiste o Teste de Motivação Criativa - TMC nas seguintes etapas:

Determinação do problema e da solução técnica reivindicada;

Definição do estado da técnica suscetível de conhecimento por um técnico no assunto;

Determinação das anterioridades relevantes: verificar as semelhanças e as diferenças entre a solução técnica reivindicada e as anterioridades, identificando as que sejam relevantes à análise;

Exame da motivação criativa: examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte;

Subsidiariamente, verificar indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como:

(a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado;

(b) a superação de um preconceito ou barreira técnica;

(c) a obtenç ão de suc esso c omerc ial, se vinc ulado ao c aráter téc nic o da invenç ão, e não à public idade;

(d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo:

(a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis;

(b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis;

(c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis;

(d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada;

(e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Cerca de um ano após a sistematização do Teste de Motivação Criativa, o INPI trouxe também o seu teste de obviedade, junto à Resolução nº 169, de 15/07/2016, tornando claros os critérios utilizados na análise de obviedade ao se apurar se um técnico no assunto teria “uma motivação para aplicar as ditas características distintivas da invenção ao estado da técnica mais próximo visando solucionar o problema técnico existente”.

As novas Diretrizes do INPI fornecem novos critérios objetivos interessantes e coerentes com a legislação patentária, que tornam claros e explícitos os métodos de análise de seus examinadores, o que por certo trará maior segurança jurídica aos usuários do sistema de patentes nacional e a toda a sociedade.

A definição de tais critérios é consectário do Estado Democrático de Direito, em atendimento aos deveres de fundamentação e motivação das decisões aos quais se submetem a administração pública e, como não poderia deixar de ser, o Poder Judiciário (art. 93, IX, da CRFB; artigos e 50 da Lei nº 9.784/1999; art. 11, da Lei nº 13.105/2015).

Trata-se de um esforço democrático para solucionar subjetividades e evitar, inclusive, análises eivadas de discricionariedade, ante a falta de objetividade que decorre do caráter geral da letra da lei.

A fixação de tais quesitos, portanto, deve obedecer ao sistema normativo como um todo, principalmente em atenção aos princípios mais elevados que norteiam a propriedade industrial, mormente os estabelecidos no art. 5º, inciso XXIX da CFRB: temporalidade, interesse social, desenvolvimento tecnológico e econômico do País.

Note-se que a Constituição Federal confere ao sistema de propriedade industrial um caráter instrumental, a proteção patentária, portanto, não é um fim, mas deve ser aplicada do modo mais adequado possível no atendimento dos fundamentos constitucionais acima mencionados.

Segundo as novas diretrizes de patenteabilidade do INPI, são realizadas as seguintes etapas para averiguação de atividade inventiva:

5.9 Três etapas são empregadas para determinar se uma invenção reivindicada é óbvia quando em comparação com o estado da técnica:

(i) determinar o estado da técnica mais próximo;

(ii) determinar as características distintivas da invenção e/ou o problema técnico de fato solucionado pela invenção; e

(iii) determinar se, diante do problema técnico considerado, e partindo-se do estado da técnica mais próximo, a invenção é ou não óbvia para um técnico no assunto.

O teste de obviedade do INPI possui algumas semelhanças com o TMC, mas apresenta um critério de avaliação de anterioridades distinto, que inova ao limitar o número de anterioridades aptas a descaracterizar a atividade inventiva.

Segundo tal teste, somente é possível determinar se a invenção é óbvia ou não, partindo-se do estado da técnica mais próximo, e tal estado da técnica mais próximo somente pode ser constituído por dois ou, excepcionalmente, três documentos, conforme se depreende dos seguintes itens da Resolução nº 169/2016 (original sem grifos):

5.10 O estado da técnica mais próximo é constituído por um ou pela combinação de dois documentos, excepcionalmente três, relacionados com a invenção pleiteada em cada reivindicação independente, e devem ser a base para avaliar a presença de atividade inventiva. O estado da técnica mais próximo pode ser:

(i) Um ou mais documentos existentes no mesmo campo técnico que o da invenção reivindicada, em que o problema técnico a ser solucionado, os efeitos técnicos ou o uso pretendido são os mais próximos da invenção reivindicada; ou que descrevem o maior número de características técnicas da invenção reivindicada; ou

(ii) Um ou mais documentos existentes que, apesar de ser em um campo técnico diferente do campo da invenção reivindicada (vide item 5.4 deste capítulo), são capazes de realizar a função da invenção, e desc reve o maior número de c arac terístic as téc nic as da invenç ão.

(...)

5.22 Ao determinar se a combinação de duas ou excepcionalmente três divulgações distintas resulta em óbvia ou não, o examinador deverá avaliar os seguintes critérios:

(i) se o conteúdo dos documentos é tal que um técnico no assunto seria capaz de combiná-los diante do problema solucionado pela invenção;

(ii) se os documentos são provenientes de campos técnicos similares, próximos, ou se os documentos são pertinentes a um problema particular com o qual a invenção está relacionada; e

(iii) se a combinação de duas ou mais partes de um mesmo documento poderia ser óbvia se existe uma base razoável para que um técnico no assunto associe estas partes entre si.

Com tal limitação do número de provas, no entanto, não podemos concordar, pois nem sempre é fato que uma combinação de muitos documentos ateste inventividade. Sem dúvidas um técnico de conhecimento mediano pode dominar e combinar muitas anterioridades de sua própria área técnica, ainda mais se forem ensinamentos simples. Nesse sentido, o apoio do perito do Juízo é muito importante, para valorar a simplicidade/complexidade dos conhecimentos técnicos empregados para um técnico do assunto à época do depósito do pedido de patente.

Concorda-se com o INPI sobre a relevância de se estabelecer o estado técnico mais próximo, ou relevante para a análise, bem como que se deve tratar de forma diferenciada os documentos de áreas técnicas distantes, ante a já mencionada incapacidade de um técnico no assunto solucionar um problema técnico com a combinação de elementos de áreas técnicas comprovadamente muito distantes da sua.

Portanto, ao se combinar documentos de áreas técnicas distintas, revela-se necessário uma fundamentação razoável, seja do examinador ou do Juízo, justificando o que levaria o técnico no assunto a buscar tal ensinamento.

Acresço que, especificamente sobre a questão dos polimorfos, as diretrizes de exame de pedidos de patente na área de química, instituídas pela Resolução n.º 208/2017 do INPI, e que, como visto, consideram formas polimórficas patenteáveis, trazem a seguinte orientação sobre a atividade inventiva:

4.4 ATIVIDADE INVENTIVA

Ainda que se trate de uma mesma substância química e que a possibilidade de formação de diferentes redes cristalinas seja uma propriedade particular dos sólidos, as formas polimórficas podem ter propriedades físico-químicas diferentes tanto nos processos de preparação dos produtos, quanto no tempo de prateleira ou ainda em termos de efeitos químicos.

No entanto, é importante ressaltar que a busca por sólidos cristalinos de um composto é uma prática comum da indústria para se aprimorar as características físico-químicas de compostos em geral. Assim, a mera descrição e caracterização de um sólido cristalino alternativo de um composto conhecido, quando desassociada de uma propriedade não óbvia do sólido ou de um avanço técnico frente ao estado da técnica, não apresenta atividade inventiva.

7.3.4 Aplicação do TMC no caso concreto

Passo, pois, a aplicar o Teste de Motivação Criativa – TMC, descrito no item anterior (7.3.3), para verificação da atividade inventiva da patente de invenção objeto dos presentes autos.

7.3.4.1 Determinação do Problema e da Solução Técnica

O problema e a solução técnica reivindicada pela patente de invenção em análise encontram-se descritos no item 2.3 da fundamentação da presente sentença.

7.3.4.2 Definição do Estado da Técnica

Como anterioridades que compõem o estado da arte, foram trazidos aos autos os documentos relacionados no item 4 da fundamentação desta sentença, sendo todos eles aptos para compor o estado da técnica, eis que têm data de prioridade anterior à PI 0006917-5 (09/07/1999).

7.3.4.3 Determinação das anterioridades relevantes

As anterioridades relevantes para a análise são os documentos D1 e D2, não havendo dúvida de que possa ser utilizado como estado da técnica. Confira-se a síntese do quadro reivindicatório de cada uma delas, bem como o efeito técnico e método adotados, com base nas tabelas elaboradas pela perícia (fls.686/687):

Documento

Síntese do QR

Efeito técnico e método adotado

D1

PI 9806190-9 A

O escopo inclui uma palheta dotada de um elemento de suporte da borracha limpadora feito de metal, e o vínculo da palheta com o braço do limpador de para-brisa, o que lhe confere baixo perfil e flexibilidade, reduzindo a resistência do ar, principalmente em alta velocidade.

Aumento da eficiência de limpeza.

Redução da altura da palheta, em relação às palhetas encontradas no estado da técnica à época da invenção, para, mediante diminuição da perturbação no escoamento do ar que passa pelo limpador, melhorar a qualidade de limpeza, principalmente em alta velocidade. Utiliza-se para reduzir a altura um elemento de suporte c onfec c ionado em material metálic o.

D2

MU 6101583

Proteção a uma configuração de limpador que possua uma peça denominada pelo autor de estojo, confeccionada de material plásticoou nylon, flexível, que serve para acomodar em um trilho a borracha limpadora.

Eliminar o grau de oxidação das palhetas de metal.

Disposição construtiva em que as peças metálicas das palhetas do estado da técnica são substituídas por uma única peça, confeccionada em material plástico, dotada de uma guia para prender a lâmina de borracha, ou de material plástico maleável, que está em contato com o vidro.

7.3.4.4 Exame da Motivação Criativa

Como já visto, na etapa final do Teste TMC deve-se examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte.

o responder ao quesito 3 do Juízo, o laudo pericial concluiu (fls.711/713):

3.1 Considerando o disposto no art. 13 da LPI, examinar se um técnico no assunto teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte.

Resposta: As palhetas apresentadas nos documentos de patente que constam nos autos não poderiam servir de motivação para se chegar ao resultado alcançado pelo descrito no PI 0006917-5 porque são de características construtivas distintas.

3.2 Subsidiariamente, verificar se há outros indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, tais como: a) a solução de um problema técnico há muito conhecido, mas não solucionado; b) a superação de um preconceito ou barreira

técnica; c) a obtenção de sucesso comercial, se vinculado ao caráter técnico da invenção, e não à publicidade; d) o fato de a solução técnica apresentada pela invenção ser contrária aos ensinamentos do estado da técnica, obtendo efeito técnico inesperado.

Resposta: Os projetistas almejaram a redução/eliminação dos efeitos produzidos pelo fenômeno físico conhecido como slip-stick, que decorre do deslizamento da

borracha sobre o vidro, nesse caso (o mesmo efeito ocorre na região de contato de um pneu com o piso enquanto o carro se desloca ou manobra). Ao deslizar sobre o vidro, as condições de aderência da borracha variam, fazendo com que em um determinado instante aumente – a borracha “agarra” no vidro – e em outro diminua – a borracha desliza pelo vidro; tais eventos separados por um irrisório intervalo de tempo. O resultado dessa variação de aderência na região de contato é a trepidação da borracha, formando franjas no vidro (isso também ocorre quando a borracha limpadora está por demais ressecada, tendo a ficar mais evidente com o fim de sua vida útil), e produção de ruídos. Este fenômeno foi, como descrito no relatório descritivo do PI 0006917-5, estudado por meio de ensaios, concomitantemente com a análise matemática baseada em teoria de vigas totalmente apoiadas em superfícies e submetidas a um carregamento localizado. Desse estudo surgiram as hipóteses que balizaram a solução – as ditas condições de contorno para o problema físico – e a inequação relacionando as dimensões do dito elemento de suporte. Os resultados encontrados e a análise empregada não são vistos nos documentos de patente do estado da técnica.

3.3 Concluindo pela obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese, conforme o seguinte rol exemplificativo, não taxativo: a) a combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, produzindo resultados previsíveis; b) a mera substituição de um elemento conhecido por outro, sem a demonstração de efeito técnico vantajoso inesperado, obtendo resultados previsíveis; (c) o uso de técnica conhecida na área geral, vizinha ou sugerida no estado da técnica da área em questão, para aprimorar dispositivos, métodos ou produtos similares, produzindo resultados previsíveis; (d) a escolha de solução óbvia de se tentar, dentre um número finito de soluções previsíveis identificadas, com uma expectativa razoável de sucesso que se mostrou fundamentada; (e) um ensinamento, sugestão ou motivação no estado da técnica, não necessariamente explícito, que teria levado alguém com conhecimento mediano a modificar a referência do estado da técnica ou a combinar os ensinamentos de referência do estado da técnica, para chegar à invenção reivindicada.

Resposta: O objeto do documento de patente PI 0006917-5 não é óbvio para um técnico no assunto. (a) Não é combinação de elementos do estado da técnica de acordo com métodos conhecidos, pois o problema é resolvido a partir da eliminação do fenômeno físico conhecido como slip-stick (pede-se ver a resposta do quesito 3.2); (b) Não parte da mera substituição de elementos, nesse caso as dimensões do objeto do PI 0006917-5 são relacionadas por uma inequação – se tais parâmetros atendem à inequação, tem-se uma palheta que, quando funciona, não produz o slip-stick; (c) Os fundamentos da técnica adotada no objeto do PI 0006917-5 são de conhecimento geral, pois fazem parte da teoria para cálculo de cargas em vigas, da área de resistência dos materiais, entretanto a linha de raciocínio adotada, em conjunto com ensaios, não encontra anterioridade; (d) O objeto não é fruto de “tentat iva e erro”, mas a solução encontra apoio na teoria para c álc ulo de c argas em vigas; (e) Exc etuando -se, c laro, os téc nic os e engenheiros da

própria Robert Bosch, estudiosos do problema, que produziram o objeto, um técnico de conhecimento mediano não estaria apto a chegar ao mesmo resultado.

3.4 Concluindo pela não obviedade, apresentar fundamentação com base em raciocínio objetivo apto a dar suporte à tese.

Resposta: Concomitantemente à resposta dada para o quesito 3.2, não há documentos no estado da técnica que constem dos autos indicando ou sugerindo que os autores de seus respectivos objetos tenham partido do mesmo ponto e atacado o fenômeno físico slip-stick da mesma forma. As disposições construtivas das palhetas que não são patentes da própria Robert Bosch diferem das apresentadas nos documentos de patente PI 9806191-7 e PI 0006917-5.

Adoto as conclusões do laudo pericial no sentido de que um técnico no assunto não teria sido motivado a realizar a combinação ou as modificações necessárias para chegar à solução técnica reivindicada, tendo em vista as informações constantes do estado da arte. As anterioridades não revelam qualquer informação acerca do problema do slip-stick, que a patente PI 0006917-5 visa solucionar.

Finalizando a aplicação do Teste TMC, é inaplicável no caso concreto a aferição subsidiária de indícios de atividade inventiva aptos a afastar a obviedade, eis que já restaram suficientemente definidos os motivos pelos quais se entende não haver atividade inventiva no presente caso. Com efeito, os chamados indicadores secundários só devem ser levados em consideração se houver algum indício de atividade inventiva na avaliação das investigações factuais de primeira ordem – o que não acontece no presente caso, conforme exaustivamente demonstrado.

7.4 Aplicação Industrial

No que toca ao requisito da aplicação industrial, diz o art. 15 da LPI que “a invenção e o modelo de utilidade são considerados suscetíveis de aplicação industrial quando possam ser utilizados ou produzidos em qualquer tipo de indústria”.

A invenção pleiteada, portanto, deve ser dotada de terrenalidade, exequível quando empregados os meios industriais, não de forma individual ou personalizada, sua aplicação deve produzir resultados constantes e iguais, atributo que a doutrina denomina repetibilidade. Segundo Denis Borges Barbosa_:

A qualificação de industrial, que terá em tal contexto, significa, assim, que a aplicação será dotada de repetibilidade, ou seja, a possibilidade da solução técnica ser repetida indefinidamente sem a interv enção pessoal do homem. Careceriam de utilidade industrial os métodos de tingir cabelo, etc.

Uma das razões pelas quais o Estado concede direito à exploração econômica exclusiva de um produto tem por fundamento o fato de tal produto representar uma realização técnica de caráter industrial, a ser revelado pelo inventor em benefício de toda a sociedade.

O conceito de indústria aqui é amplo, empregando-se o conceito definido no art. 1.3 da Convenção de Paris: “A propriedade industrial entende-se na mais ampla acepção e aplica-se não só à indústria e ao comércio propriamente ditos, mas também às indústrias agrícolas e extrativistas e a todos os produtos manufaturados ou naturais, por exemplo: vinhos, cereais, tabaco em folha, frutas, animais, minérios, água minerais, cervejas, flores, farinhas”.

O INPI, em suas diretrizes de patenteabilidade (Resolução nº 169/2016), assim dispõe:

2.2 O termo indústria deve ser compreendido como qualquer atividade de caráter técnico e que não tenha caráter individualizado, ou seja, personalizado e/ou específico para um único indivíduo, sem característica de repetibilidade.

2.3 Considerando o fato de que uma indústria não existe no sentido de fazer ou usar algo que não tenha uma finalidade conhecida, é necessário que a invenção pleiteada tenha uma utilidade e que o relatório descritivo identifique qualquer forma prática de explorá-la. Dessa forma, concepções puramente abstratas ou indicações especulativas não satisfazem o requisito de aplicação industrial.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA_ já observava que “a noção de caráter industrial, conquanto seja fácil de compreender, é de difícil definição. Nenhuma lei estabelece com clareza o significado dessa fórmula e de outras equivalentes, a que o legislador recorre para indicar uma das condições essenciais a que a invenção deve satisfazer para que possa ser patenteada. Na doutrina reina a mesma imprecisão”.

O autor avalia a concepção de caráter industrial realizada por autores como ALLART, POUILLET, MAINIÉ, RAULET e MUGUET, mencionando que é confusa a definição do caráter industrial da invenção privilegiável com as noções de utilidade e realidade da invenção.

Todavia, o mesmo reconhece que o conceito de suscetibilidade industrial, embora não se confunda com o conceito de invenção, está a ele relacionado, ante a constatação de que a aplicação industrial importa em excluir de seu campo as criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito à indústria:

“A expressão industrial, que a lei emprega para caracterizar a utilização de que a invenção é suscetível, destina-se, pois, a excluir de seu campo de aplicação as criações intelectuais puramente científicas, literárias e artísticas. Desse modo, o caráter industrial da invenção vem a ser o conjunto de atributos próprios que a distinguem essencialmente das criações intelectuais de outro gênero, que não dizem respeito às indústrias ou que não se destinam à satisfação de necessidades de ordem prática ou técnica”.

Destarte, merece menção o argumento de MAINIÉ segundo CERQUEIRA, ao mesclar elementos da análise dos atributos de uma invenç ão ao c onc eito de c aráter industrial (grifos nossos):

“Mainié segue a mesma orientação. Em sua opinião, as invenções consideram-se industriais sempre que se aumente o número de objetos fabricados ou os métodos empregados em sua fabricação; sempre que um serviço, de qualquer ordem ou de qualquer importância, seja prestado à indústria; sempre que o uso da invenção traga, não só um progresso, uma superioridade de fabricação, mas também uma diferença ou modificação no fabrico”.

Assim, verifica-se que nem toda invenção é passível de patenteamento. Para que um invento possa ser patenteável ele deverá, obrigatoriamente, ter aplicação na atividade industrial e, evidentemente, representar um contributo industrial, razão pela qual não é possível o patenteamento de descobertas e matérias que pertençam ao campo da constatação ou criação intelectual científica, literária ou artística, além dos casos previstos no art. 10 da LPI. O invento passível de proteção deve modificar o estado da natureza ou o estado da técnica, representando modificação ou incremento industrial.

No caso dos autos, este requisito não foi impugnado pelas partes e foi avaliado como satisfeito pelo Perito do Juízo (laudo, fl.713 – resposta ao quesito 4 do Juízo).

Assim sendo, este Juízo fica convencido do atendimento de tal requisito.

7.5 Suficiência Descritiva

Estabelece o artigo 50 da LPI que a patente será considerada nula, quando:

II - o relatório e as reivindicações não atenderem ao disposto nos arts. 24 e 25, respectivamente;

Quanto aos requisitos da suficiência descritiva e do best mode, estipula o art. 24 da Lei nº 9279/1996: O relatório deverá descrever clara e suficientemente o objeto, de modo a possibilitar sua realização por técnico no assunto e indicar, quando for o caso, a melhor forma de execução.

O art. 25 da LPI, por sua vez, assim dispõe:

As reivindicações deverão ser fundamentadas no relatório descritivo, caracterizando as particularidades do pedido e definindo, de modo c laro e preciso, a matéria objeto da proteção.

O requisito da suficiência descritiva, consolidado no Direito Internacional pelo art. 29 de TRIPS, é de fundamental importância para o sistema patentário, dado que é por meio da descrição suficiente que o inventor prova possuir a informação técnica que alega ser inventiva.

É a suficiência descritiva, aliada ao requisito de ser divulgada a melhor forma de execução, que justifica o direito de exclusividade, vez que torna acessível ao público a informação que se alega ser inventiva.

JOÃO DA GAMA CERQUEIRA_ já advertia que “deve o inventor ter o máximo cuidado ao especificar os pontos característicos da invenção, indicando de modo claro e preciso no que ela consiste, sem omitir nenhum de seus elementos essenciais”, muito embora reconhecesse que “o inventor, geralmente, tem a tendência de ocultar detalhes essenciais da invenção, ou por não se sentir suficientemente garantido contra a divulgação oficial da invenção, ou para subtrair ao conhecimento de seus concorrentes o que ela tem de essencial, ou, ainda, para continuar a explorá-la de modo exclusivo, depois de findo o privilégio”.

A carência dos requisitos de divulgação clara e completa do invento, conforme estabelecidos nos artigos 24 e 25 da LPI, retiram do alegado invento o interesse social que fundamenta a concessão do monopólio temporário por patenteamento, dado que a sociedade não teria à sua disposição as informações plenas e necessárias, a partir das quais poderiam ser utilizadas por outras pessoas da área em questão para promover o progresso técnico ou científico.

Como bem ressaltado no Manual para o Depositante de Patentes_:

O interesse público fica preservado na divulgação da informação, permitindo à sociedade o livre acesso o conhecimento da matéria objeto da patente. Dessa forma, os concorrentes do inventor podem desenvolver suas pesquisas a partir de um estágio mais avançado do conhecimento, promovendo, assim, o desenvolvimento tecnológico do país.

Portanto, quando não há a comprovação suficiente do efeit o técnico reivindicado, a patente se torna inútil, pois não existe verdadeira divulgação do invento, dado que não há informações críveis, aptas a subsidiar pessoas versadas na área ao desenvolvimento de novas pesquisas e incrementos tecnológicos, tendo a descrição e os dados científicos do invento por base.

No presente caso, a suficiência descritiva não foi impugnada pelas partes e o expert do Juízo concluiu pelo seu atendimento (laudo, fls.713/714), ficando este Juízo igualmente convencido.

7.6 Conclusão

Analisando, assim, todo o conjunto probatório, julgo improcedente o pedido de nulidade da patente de invenção PI 0006915-7 para “palheta de limpador de para-brisa para para-brisas, em particular, de veículos automotores, bem como, processo para a fabricação da mesma”, eis que preenchidos todos os requisitos legais, em especial a novidade e a atividade inventiva.

Patente de Invenção PI 9806191-7

A patente de invenção PI 9806191-7 para “palheta de limpa-para-brisa para para-brisas de veículos automóveis” não teve seus requisitos impugnados pela parte autora, que limitou-se a requerer a sua nulidade parcial, para que a novidade seja restrita à construção e não ao conceito funcional do defletor.

Aduz a autora que não pode se considerar como novidade a existência de um defletor, o efeito causado pelo mesmo ou o fato de o defletor ser disposto ao longo da palheta, pois tais características já se enc ontravam antec ipadas no estado da téc nic a.

No entanto, tanto a perícia quanto o INPI concluíram no sentido de que ela atende a todos os requisitos de patenteabilidade, notadamente novidade e atividade inventiva.

Respondendo às questões suscitadas pela parte autora, assim se manifestou o laudo pericial (fls.688/xxxxx):

6. Pode-se afirmar que a patente PI9806191-7 não protege, até porque não pode proteger, o efeito chamado de spoiler ou seja aproveitar a ação do vento para resolver problemas aerodinâmicos de uma palheta de limpador de para-brisa?

Resposta: O efeito não é protegido, pois se trata de um fenômeno físico, o escoamento do ar em torno de um objeto. Mas um objeto, que tenha aplicação industrial, que produza um efeito técnico baseado em um fenômeno físico que resulta em uma solução prática, pode ser protegido por patente, desde que apresente ainda atividade inventiva e seja novo.

7. Pode-se afirmar que os pedidos de patente PI9602898-0 e PI 7906081 já mostravam o uso do efeito do vento sobre spoiler previsto em uma palheta de limpador de para-brisa e são anteriores à patente PI9806191-7?

Resposta: Sim, de acordo.

8. Pode-se afirmar que a patente PI9806191-7 protege uma forma de construir uma palheta com o objetivo de aproveitar o efeito da ação do vento?

Resposta: Sim, de acordo.

9. Pode-se afirmar que a 1ª reivindicação ao mencionar após a palavra caracterizado: (...) delimita a construção da palheta?

Resposta: Sim, de acordo. A reivindicação presta-se a proteger a disposição construtiva da palheta.

10. Sendo a primeira reivindicação independente e, portanto, a mais importante, pode-se afirmar que a mesma não protege o efeito causado pelo vento e sim a sua construção?

Resposta: Sim, de acordo.

11. Considerando que a Requerida propôs ação de contrafação de patente (...) que em relação à patente PI9806191-7 entende que por esta patente proteger o efeito do vento sobre a palheta haveria reprodução da mesma pela Autora, assim requer-se que o Sr. Perito informe se a patente PI9806191-7 protege o efeito do vento sobre a palheta ou apenas a construção descrita e reivindicada na patente PI9806191-7?

Resposta: Não se protege o efeito do vento, por se tratar de um fenômeno físico, da natureza. O que se quer proteger é uma disposição construtiva que resulte em um efeito técnico – melhor qualidade de limpeza – resultante do modo como o ar que passa pela palheta interage com a mesma. Ressalta -se que este Laudo tem como objetivo esclarecer o magistrado sobre uma ação de nulidade de patente.

12. Caso a resposta ao quesito anterior seja positiva, ou seja, que a patente PI9806191-7 protege o efeito do vento sobre uma palheta, independente de sua construção, pode-se afirmar que as patentes PI9802898-0-7, PI 7906081 já antecipavam este efeito?

Resposta: Cada objeto apresenta característica construtiva tal a aproveitar o escoamento do ar em torno, criando as condições necessárias para melhorar a qualidade da limpeza. Mais uma vez, ressalta -se que este Laudo tem como objetivo esclarecer o magistrado sobre uma ação de nulidade de patente.

13. Pode-se afirmar que se há entendimento de que o efeito do vento sobre uma palheta está protegido pela patente PI9806191-7 e considerando as anterioridades apresentadas no quesito anterior então deve-se considerar a nulidade parcial da patente PI9806191-7 em relação ao efeito do vento devido à falta de novidade na forma do Art. 11 da LPI?

Resposta: A patente PI 9806191-7 protege um objeto cuja disposição construtiva é tal que aproveita o escoamento do ar em torno da palheta para obter o efeito técnico de melhorar a qualidade da limpeza. Novamente, ressalta-se que este Laudo tem como objetivo esclarecer o magistrado sobre uma ação de nulidade de patente.

Ora, é fora de dúvida – e nem se precisaria de perícia técnica para tanto – que o efeito do vento não é uma característica que possa ser protegida por meio de patente. Apenas a construção técnica que produza um efeito técnico eventualmente baseado em um fenômeno da natureza poderá ser patenteável – desde, claro, que resulte em uma solução para um problema prática e atenda aos requisitos da novidade, atividade inventiva e aplicação industrial.

Nada há, pois, a prover nesse sentido, visto que evidentemente não há nulidade parcial a ser decretada. A parte autora, ao que tudo indica, busca um provimento jurisdicional nesse sentido perante esta Justiça Federal visando desfazer entendimento em seu desfavor que estaria sendo sustentado em sede da Justiça Estadual.

Aliás, consigne-se que tanto o INPI quanto a perícia judicial produzida nos presentes autos atestaram que a patente PI 9806191-7 atende aos requisitos legais, em especial novidade e atividade inventiva.

9. Verbas de Sucumbência

Ante a improcedência total do pedido, deverá a parte autora suportar integralmente as verbas sucumbenciais, em favor da empresa ré e do INPI, pro rata.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTES os pedidos de:

nulidade total da patente de invenção PI 0006917-5 para “palheta de limpador de para-brisa para para-brisas, em particular, de veículos automotores, bem como, processo para a fabricação da mesma” e

nulidade parcial da patente de invenção PI 9806191-7 para “palheta de limpa-para-brisa para para brisas de veículos automóveis”.

Condeno a empresa autora nas custas e em honorários advocatícios, em favor da empresa ré e do INPI, fixados em 15% sobre o valor atribuído à causa, monetariamente corrigido, consoante o art. 85, § 2, do Código de Processo Civil.

Deverá o INPI anotar em seus registros e fazer publicar na RPI e em seu site oficial a presente decisão, bem como a decisão transitada em julgado, no prazo de 15 (quinze) dias a partir da intimação.

Havendo recurso, abra-se vista ao recorrido para a apresentação de contrarrazões, no prazo de 15 dias, conforme o art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, observando, caso cabível, o disposto no art. 1.009, § 2º, do mesmo diploma processual. Após, remetam-se os autos ao E. TRF da 2ª Região.

Rio de Janeiro, 22 de março de 2019.

MARCIA MARIA NUNES DE BARROS

Juíza Federal

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