Andamento do Processo n. 0021364-29.2018.4.02.5101 - Procedimento Ordinário - 06/06/2019 do TRF-2

31ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 38ª Vara Federal

Boletim: 2019000148

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

Procedimento Ordinário - Procedimento de Conhecimento - Processo de Conhecimento - Processo Cível e do Trabalho

11 - 0021364-29.2018.4.02.5101 Número antigo: 2018.51.01.021364-0 (PROCESSO

ELETRÔNICO)

Distribuição-Sorteio Automático - 26/02/2018 09:17

31ª Vara Federal do Rio de Janeiro Magistrado (a) MARCELO LEONARDO TAVARES

AUTOR: UL LLC

ADVOGADO: RJ058463 - ALICIA KRISTINA DANIEL SHORES

ADVOGADO: RJ128129 - ROBERTA ARANTES LOPES

REU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

SEÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 31ª Vara Federal do Rio de Janeiro

ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCESSO Nº 0021364-29.2018.4.02.5101 (2018.51.01.021364-0)

AUTOR: UL LLC

RÉU: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

JUIZ FEDERAL: MARCELO LEONARDO TAVARES

SENTENÇA “TIPO A”

EMENTA: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE CERTIFICAÇÃO. NULIDADE DE ATOS ADMINISTRATIVOS QUE INDEFERIRAM PEDIDOS DE CONCESSÃO DE REGISTROS E DE TRANSFORMAÇÃO DA NATUREZA DOS REGISTROS DA AUTORA. MANUTENÇÃO DAS EMENDAS PROPOSTAS PELO INPI. PROCEDÊNCIA PARCIAL.

RELATÓRIO

UL LLC propôs a presente ação, em trâmite no rito comum, em face do INS TITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI, pleiteando:

a. o reconhecimento da nulidade dos atos administrativos da autarquia ré que indeferiram os pedidos de registros para marcas de certificação nºs 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863, da autora, determinando o deferimento destes;

b. a determinação para que o INPI defira imediatamente a conversão em marcas de certificação dos registros nº 002052652 para a marca nominativa “UNDERWRITERS LABORATORIES”, apontado como óbice para o deferimento dos pedidos de registro acima, e dos registros nºs 813703506, 814305849, 810654040 e 814305865, de forma a sanar qualquer questionamento quanto ao devido cumprimento do art. 128 da LPI;

c) a determinação de exclusão das emendas formuladas de ofício pelo INPI nas especificações de serviços (fixadas nas decisões de indeferimento) dos pedidos de registros nºs. 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863.

A autora afirma que os pedidos de registros das marcas acima foram indeferidos pe lo INPI sob o argumento de que a autora não teria legitimidade nos termos do art. 128,§ 3º, da LPI. Segundo os pareceres de indeferimento, haveria conflito de interesse no requerimento de marcas de certificação uma vez que autora atuaria no segmento de merc ado em que solicita os serviços, levando em consideração exclusivamente a pré-existência do registro nº 002052652, para a marca de produto "UNDERWRITERS LABORATORIES", depositado em 20.07.1957, na antiga classe 09/20.25.50, que assinala aparelhos e instrumentos de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança; elementos elétricos básicos e para iluminação; aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos”. Argumenta que nunca teria comercializado tais produtos e que sempre atuou na área de fixação de normas de seguranças e teste de produtos e serviços para segurança pública. Explica que, à época do depósito do referido registro não existia previsão legal para marcas de certificação ou serviço e a legislação permitia apenas o re gistro de marcas com natureza de produto. Ressalta que, apenas em 1996, com o advento da Lei 9279/96, passou-se a admitir as marcas de certificação no Brasil. Afirma que em 1998, a autora requereu a conversão da classificação de sua marca de produto para marca de certificação, conforme previsão legal. Contudo, o INPI nunca analisou o referido pedido. Destaca que o INPI teria concedido à autora o registro nº 830541551, para a marca de certificação em 2017, acatando integralmente a documentação, que foi a mes ma apresentada nos pedidos indeferidos, o que demonstraria a contradição na conduta da autarquia. Argumenta que não haveria previsão legal vedando a concessão de marca de certificação a titulares de marcas de outras naturezas. Relata que o INPI além de indeferir, também emendou o escopo de proteção inicialmente pleiteado pela autora, alterando a descrição de serviços de alguns registros, excluindo expressões como "serviços de teste" e "controle de qualidade".. Sustenta que tais expressões são características e inerentes aos serviços de certificação, sendo compatíveis com a classe 42 e com as atividades exercidas pela autora.

Documentos juntados às fls. 36-1351. Custas integralmente pagas à fl. 1352.

Contestação do INPI, às fls. 1461-1465. No mérito, a autarquia pugna pela improcedência do pedido autoral. Alega que os pedidos de registro de certificação foram indeferidos em função da titularidade, por parte da autora, do registro de marca nº 002.052.652, circunstância que apontaria a existência de interesse comercial ou industrial conflituoso, pois a certificação pretendida através dos registros indeferidos seria a mesma para os mesmos serviços/produtos assinalados pelo seu registro de marca. Entende que a renúncia, por parte da autora, ao registro de marca nº 002.052.652 afastaria a mencionada violação ao disposto no artigo 128 da LPI. Quanto ao deferimento do registro de marca de certificação nº 830.541.551, alega que não haveria contradição da autarquia. Esclarece que este visa assinalar serviços de certific ação que não conflitam com os serviços assinalados pelo registro de marca de produto da autora. Quanto ao pedido formulado no item b), entende que a transformação do registro de marca nº 002.052.652 em registro de certificação importaria na violação ao disposto no artigo 124, XX da LPI (impossibilidade de dualidade de marcas), visto que o pedido de registro de certificação nº 825.756.880 – e constante do pedido a) – reproduz o signo, bem como designa os mesmos produtos a serem certificados. No que se refere ao item c), sustenta que as emendas formuladas de ofício pelo INPI foram feitas em conformidade com o Comunicado CCPS – Comissão de Classificação de Produtos e Serviços, publicado na RPI 2380, de 16/08/2016, que restringe serviços contendo o termo certificação à classe 42, sob a natureza de marca de certificação. Parecer técnico (fls. 1466-1471).

Réplica, às fls. 1476-1494. Não houve requerimento de provas pelas partes.

Eis o que importa relatar. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Mérito

Dos pedidos de conversão das marcas de produtos e serviços da autora para marcas de certificação

A parte autora formula múltiplos pedidos envolvendo diversos registros e pedidos de registros de marcas.

Inicio a análise de mérito com relação ao pedido formulado na alínea b da petição inicial, para conversão em marca de certificação do registro nº 002052652, relativo à marca nominativa “UNDERWRITERS LABORATORIES”, apontado como óbice para o deferimento dos demais pedidos de registro objeto da demanda, e dos registros nºs 813703506, 814305849, 810654040 e 814305865.

Em consulta aos documentos dos autos e ao sítio eletrônico do INPI (https://gru.inpi.gov.br), obtemos as seguintes informações:

1) O registro nº 002052652 foi depositado e concedido em 20/07/1957, para a marca nominativa de produto UNDERWRITERS LABORATORIES, na antiga classe nacional (09), com especificação para: aparelhos e instrumentos de sinalização, alarme, controle, inspeção, proteção e segurança. Elementos elétricos básicos e para iluminação. Aparelhos elétricos de uso pessoal e aparelhos eletrodomésticos.

Em 1997, a parte autora requereu a prorrogação do registro com a conversão da natureza deste de marca de produto para marca de certificação (fls. 232 e 260-263).

Em 15/09/1998, o INPI publicou exigência para que a autora apresentasse documentação c omprobatória de marc a de c ertific aç ão de ac ordo c om dispositivos legais.

Em 1999, foi publicada a extinção do registro.

Em 2000, foi publicada a anulação do ato de extinção, tendo em vista que decorrera de erro material.

Em 2014, foi publicado o despacho de deferimento da prorrogação do registro como marca de produto, sem qualquer menção ao pedido de transformação da natureza da marca para certificação.

2) O registro nº 813703506 foi depositado em 17/08/1987 e concedido em 05/11/1991, para a marca mista de serviço UL UNDERWRITERS LABORATORIES, na antiga classe nacional (40), com especificação para: serviços de avaliação, perícia e de leilão.

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3) O registro nº 814305849 foi depositado em 21/06/1988 e concedido em 02/05/1990, para a marca figurativa de serviço, na antiga classe nacional (40), com especificação para: serviços de inspeção, checagem, teste, estabelecimento de padrões de segurança, pesquisa e análise de produtos, materiais, equipamentos, máquinas, dispositivos, sistemas, peças e acessórios. serviços de inspeção, checagem, teste, estabelecimento de padrões de segurança, pesquisa e análise de produtos, materiais, equipamentos, máquinas, dispositivos, sistemas, peças e acessórios.

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4) O registro nº 810654040 foi depositado em 20/010/1981 e concedido em 14/06/1983, para a marca mista de serviço, na antiga classe nacional (40), com especificação para: serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação; serviços de avaliação, perícia e de leilão._

5) O registro nº 814305865 foi depositado em 21/06/1988 e concedido em 04/06/1991, para a marca mista de serviço, na antiga classe NCL (8) 42, com especificação para: serviços de pesquisa e análise de produtos, materiais, equipamentos, máquinas, dispositivos,sistemas, peças e acessórios.

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A autora argumenta que nunca fabricou ou comercializou os produtos previstos nas classes dos registros acima e que sempre trabalhou com serviço de certificação de tais produtos. Alega que os registros foram requeridos com natureza de marcas de produto e de serviços tendo em vista que não havia previsão legal para marca de certificação na legislação vigente à época de seus depósitos. Sustenta que teria direito à conversão da natureza de seus registros com o advento da Lei 9.279/1996 (LPI), que passou a prever a possibilidade de registro de marcas de certificação.

Assiste razão à demandante nesse ponto. Todos os registros acima elencados foram depositados e concedidos antes da vigência da LPI. A legislação em vigor à época do primeiro registro depositado pela autora em 1957 era o Decreto-Lei 7.903/1945, que previa apenas a concessão de registros para marcas de indústria e de comércio, conforme redação transcrita abaixo:

"Art. 3º A proteção da propriedade industrial se efetua mediante:

(...)

b) a concessão de registros de marcas de indústria e de comércio, nomes comerciais títulos de estabelecimento, insígnias, comerciais ou profissionais, expressões ou sinais de propaganda, recompensas industriais;

(...)

Art. 89. As marcas registradas, de acordo com este Código, terão garantido o seu uso exclusivo para distinguir produtos ou mercadorias, de outros idênticos ou semelhantes, de procedência diversa.

Parágrafo único. Considera-se marca de indústria aquela que fôr usada pelo fabricante, industrial, agricultor ou artífice, para assinalar os seus produtos e marca de comércio, aquela que usa o comerciante para assinalar as mercadorias do seu negócio, fabricadas ou produzidas por outrem."

Com o advento da Lei 5.772/1971, a legislação passou a prever a concessão de registros de marcas de serviços, além de marcas de indústria e de comércio (art. 2º, b, do referido diploma).

Somente a partir de 1996, com o advento da LPI, a legislação brasileira passou a ter previsão legal para a concessão de marcas de certificação. Transcrevo:

"Art. 123. Para os efeitos desta Lei, considera-se:

I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

(...)

Art. 148. O pedido de registro da marca de certificação conterá:

I - as características do produto ou serviço objeto de certificação; e

II - as medidas de controle que serão adotadas pelo titular."

As transformações de registros para adequação às novas classificações trazidas pela LPI foram possibilitadas através do Ato Normativo 131/1997 do INPI.

No caso, a autora comprova ter esclarecido o contexto fático relacionado ao seu primeiro registro (nº 002052652) e requerido a sua transformação para marca de certific ação perante o INPI em 1997 (fls. 260-263). Todavia, o requerimento nunca chegou a ser analisado pela autarquia, que apenas prorrogou a vigênc ia do registro sem se pronunc iar sobre o pedido de c onversão da natureza da marc a.

Em contestação, o INPI não esc larece os motivos pelos quais não teria analisado o pedido de transformação do referido registro à época de seu requerimento. Atém-se a alegar que o deferimento da conversão no presente momento implicaria dualidade de marcas, considerando que o pedido de registro 825.756.880 para marca de certificação reproduziria o mesmo signo e designaria os mesmos produtos a serem certificados. Sugere que a parte autora renuncie a seu registro mais antigo, de modo a afastar o impedimento aos novos registros para marcas de certificação.

Não assiste qualquer razão à autarquia quanto à questão. O pedido de conversão deve ser analisado levando-se em consideração o contexto no momento de seu requerimento, ocorrido em 1997. O pedido de registro nº 825.756.880 sequer existia à época, pois foi depositado em 08/08/2003. Além disso, tal pedido sequer foi deferido pelo INPI. Logo, nunca poderia ser obstáculo para o deferimento do pedido de conversão do registro nº 002052652. Conclui-se que houve falha do INPI na condução do procedimento do pedido de conversão. Falha esta que ocasionou outros equívocos, relativos aos novos pedidos de registros, como se verá adiante. Assim sendo, o pedido da autora deve ser julgado procedente para que o INPI dê prosseguimento ao processo de conversão do registro nº 002052652 e efetue a sua transformação para marca de certificação. A autarquia poderá analisar o cumprimento de eventuais exigências para a correta readaptação do registro. Contudo, não poderá motivar o indeferimento com base no motivo acima (dualidade de marca em razão do pedido de registro 825.756.880).

A sugestão do INPI para que a autora renuncie ao registro 002052652 não é razoável. Considerando se o contexto histórico da legislação marcária, é forçoso reconhecer que a autora tem direito à conversão da natureza de seu registro mais antigo. Às fls. 1468, o INPI sustenta que "a renúncia ao registro eliminaria por completo a infringência do art. 128, parágrafo 3º, da LPI (...)". Ao fazer tal afirmação, a autarquia admite que não há efetivo conflito de interesse comercial no caso concreto e que o indeferimento está atrelado à um óbice meramente burocrático cujo mérito o INPI se nega a enfrentar. Ao contrário do sustentado pela autarquia, a renúncia ao registro causaria sim prejuízo à autora, uma vez que os registros de marca são bens, com valor de mercado, que compõem o patrimônio das empresas titulares.

Com relação aos demais registros para os quais a autora almeja a transformação (nºs 813703506, 814305849, 810654040 e 814305865), em que pese não ter sido comprovado o requerimento na via administrativa, nota-se que o INPI contestou o mérito dos pedidos nesta ação. Desse modo, resta configurado o interesse de agir da parte autora quanto a tais pedidos. A autarquia alega que a conversão dessas marcas seria indevida pois os serviços nelas especificados são prestados pela própria autora (avaliação, perícia, inspeção, checagem, testes, estabelecimento de padrões ...) e não indicam os serviços de terceiros a serem certificados pela autora.

Ora, como restou esclarecido acima, ao tempo dos depósitos de tais pedidos não havia previsão legal para concessão de marcas de certificação. Por isso, os registros foram formulados de modo a retratar a atuação da empresa autora na época. Com o advento da LPI, passou a ser possível a transformação de tais registros de modo a readequá-los a sua realidade de marca de certificação. É evidente que deverá haver alteração na especificação dos serviços assinalados, a fim de substituí-los pelos serviços a serem certificados. Assim, cabe à autarquia indicar as exigências para possibilitar tal conversão, bem como definir em que termos deverão ser redigidos a nova especificação dos serviços. Cumpridas as exigências pela requerente, devem ser promovidas as conversões pelo INPI.

Dos pedidos de nulidade dos atos de indeferimento dos pedidos de registros para marcas de certificação nºs 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863

Os pedidos de registros nºs 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863 (fl. 2) foram requeridos já na vigência da Lei 9279/96, com natureza de marca de certificação. Contudo, restaram indeferidos pelo INPI com base na existência do primeiro registro de marca de produto depositado pela autora em 1957 (nº 002052652).

Em contestação, o INPI reitera a justificativa apresentada administrativamente para o indeferimento. Sustenta que a pré-existência do registro nº 002052652, como marca de produto, apontaria a existência de interesse comercial conflituoso, pois as certificações pretendidas pela autora seriam a mesma para os serviços e produtos assinalados pelo registro antigo de sua marca de produto. Suscita a aplicação do art. 128, § 3º da LPI, que dispõe:

“Art. 128. Podem requerer registro de marca as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado.

(...)

§ 3º O registro da marca de certificação só poderá ser requerido por pessoa sem interesse comercial ou industrial direto no produto ou serviço atestado. (Grifei.)

Observa-se que o INPI utilizou-se de argumento fraco, para concluir, equivocadamente, pela impossibilidade de concessão dos registros. Ateve-se a justificar o indeferimento com base na existência do registro antigo, sem analisar os argumentos apresentados pela autora em sede administrativa e nesta ação, quanto às suas efetivas atividades c omo empresa c ertific adora. Nota -se que o entendimento utilizado pela

autarquia não vem embasado de qualquer elemento probatório do caso concreto. O INPI não parece ter apreciado a realidade fática da empresa ou seu objeto social. Do mesmo modo, ignorou as alegações da autora com relação ao pedido não apreciado de conversão do registro 002052652 ou com relação ao contexto histórico da legislação que envolve os registros.

Houvesse a autarquia analisado regularmente o pedido de transformação do registro 002052652 e promovido a devida alteração à época do requerimento, decerto não teria incorrido no equivocado indeferimento dos pedidos de registros em tela.

Em síntese, reconheço a nulidade dos atos de indeferimento dos pedidos de registros acima, tendo em vista que embasados em motivo equivocado quanto à existência de interesse comercial conflituoso da autora, devido à existência do registro nº 002052652. Como visto anteriormente, em que pese tal registro constar como marca de produto, a situação decorre de erro prévio do INPI que não efetuou o procedimento de transformação deste para marca de certificação. A autora demonstra que nunca atuou no comércio ou fabricação dos produtos que visa certificar. O próprio INPI, às fls. 1468-1469, admite que inexistem outros impedimentos legais ao deferimento dos referidos registros como marcas de certificação. Logo, cabe ao INPI proceder à concessão dos registros acima.

Dos pedidos de exclusão das emendas nas especificações de serviç os (fixadas nas decisões de indeferimento) dos pedidos de registros nºs. 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863

Por fim, a autora se insurge contra as emendas promovidas pelo INPI nas especificações de serviços dos registros, fixadas nas decisões de indeferimento destes, conforme tabela abaixo:

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Não assiste razão à parte autora quanto a tal pedido.

De acordo com o art. 123, II, da LPI, a marca de certificação tem por finalidade atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas.

As emendas propostas pelo INPI nas especificações dos registros em tela são pertinentes , já que, seguem o disposto no Comunicado CCPS - Comissão de Classificação de Produtos e Serviços, publicado na RPI 2380 de 16/08/2016, conforme esclarecimentos prestados pelo setor técnico da autarquia às fls. 14701471. Transcrevo:

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Em suma, as especificações das marcas de certificação devem conter a expressão "certificação de" seguida dos produtos ou serviços a que visam certificar. Não há que se falar, portanto, em incluir outras expressões como "serviços de teste, controle de qualidade, avaliação, perícia", etc. Tais expressões descrevem os serviços prestados pela própria empresa de certificação e não os serviços certificados. Portanto, se a empresa almeja proteger a sua marca para assinalar tais serviços, deverá depositar registros com natureza de marca de serviço. Os registros de marcas de certificação devem conter em suas especificações apenas a descrição dos produtos e serviços a serem certificados.

Assim, correto o ato do INPI que excluiu tais expressões das especificações dos pedidos de registros acima. Em que pese a autora ter direito à concessão de seus pedidos de registros de marcas de certificação, estes deverão se enquadrar nas regras pertinentes aos registros dessa natureza. O mesmo ocorre com as marcas de produto e serviços já registradas para as quais a autora almeja a transformação em marcas de certificação. O INPI deverá indicar as exigências a serem cumpridas pela autora a fim de adaptá -las aos requisitos da natureza de marca de certificação. Cumpridas as exigências com as devidas alte rações nas especificações dos serviços certificados, deverá o INPI promover a regular conversão destes.

Frisa-se, portanto, que a autora tem direito à conversão da natureza de seus registros antigos e à concessão dos registros recentes como marca de certificação, contudo, é necessário que o INPI proceda às emendas e devidas alterações na especificação dos serviços a fim de adequá-los aos requisitos legais das marcas dessa natureza.

DISPOSITIVO

Diante do exposto:

a) JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, para declarar a nulidade dos atos administrativos do INPI que indeferiram os pedidos de registros para marcas de certificação nºs 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277, 831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863, da autora, e, consequentemente, promover a sua concessão mantidas as emendas propostas pela autarquia;

b. JULGO PROCEDENTE O PEDIDO para determinar que o INPI defira a conversão em marcas de certificação dos registros nº 002052652, 813703506, 814305849, 810654040 e 814305865, efetuadas as devidas emendas e adaptações nas especificações dos serviços certificados;

c) JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO de determinação de exclusão das emendas formuladas pelo INPI nas especificações de serviços (fixadas nas decisões de indeferimento) dos pedidos de registros nºs 827788975, 827801777 840746156, 831290234, 830530550, 825724317, 831290269, 831290277,

831290250, 831290242, 831290315, 831290293, 831290307, 831290285, 825756880, 825724325 e 825756863.

Custas pelo INPI. Condeno o INPI em honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa, atualizado monetariamente, nos termos do art. 85, § 4º, III, e art. 87, § 1º, do CPC, tendo em vista que a demandante decaiu de parcela mínima do pedido.

Com o trânsito em julgado, deverá o INPI providenciar a publicação, nos termos do § 2o, do art. 175, da Lei 9.279/96.

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, CPC).

Registre-se. Intime-se. Publique-se.

Rio de Janeiro, 30 de maio de 2019.

Assinado Eletronicamente

MARCELO LEONARDO TAVARES

Juiz Federal

“TIPO A” - JRJNXU