Andamento do Processo n. 1.280.736 - Recurso Especial - 06/08/2019 do STJ

Superior Tribunal de Justiça
mês passado

Oliveira da Cunha e Noreni Godoi da Cunha Opuseram Embargos à Execução Promovida

AUTOS COM VISTA AOS INTERESSADOS

Os processos abaixo relacionados encontram-se com Vista ao Agravado para Impugnação do AgInt:

RECURSO ESPECIAL Nº 1.280.736 - SP (2011/0185583-5)

RELATORA : MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

RECORRENTE : SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO LTDA

ADVOGADOS : GABRIELLA FREGNI E OUTRO (S) - SP146721 MARIANA NADDEO LOPES DA CRUZ CASARTELLI E OUTRO (S) - SP233644

RECORRIDO : EXTERNATO MATER DEI LTDA E OUTROS

ADVOGADO : MARCUS VINICIUS PERELLO E OUTRO (S) - SP091121

DECISÃO

Trata-se de recurso especial interposto por SECID - Sociedade

Educacional Cidade de São Paulo Ltda, com fundamento no art. 105, III, alíneas a e

c, da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São

Paulo, assim ementado (e-STJ fl. 408):

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - Pretensão de abstenção de uso de marca "Colégio Cidade de São Paulo" - Alegação de colisão com a marca mista; registrada e denominada UNICID - Universidade

Cidade de São Paulo"- Descabimento.

A despeito de negado o registro pelo INPI da marca impugnada, tem-se que distinções, notadamente, pelo uso dos termos" UNICID "e 'Universidade" que se contra põem à expressão "Colégio"; impedindo a confusão no mercado consumidor, tendo em vista que, a prestação de serviços atinge faixas distintas da população. Ademais, a denominação "Cidade de São Paulo" é extremamente genérica, não representando elemento característico, e por isso insuscetível de

apropriação.

Mantida a sentença de improcedência. Recurso improvido.

O recorrente alega violação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96. Sustenta o

uso indevido da marca da recorrida, dada a similitude com aquela de sua titularidade, a

ensejar associação indevida e confusão pelos consumidores.

Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir.

Inicialmente, destaco que a decisão recorrida foi publicada antes da

entrada em vigor da Lei n. 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de

admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado

Administrativo 2/2016 desta Corte.

O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte a respeito da utilização de vocábulos muito comuns como elemento de marca, a ponto de não gerar o direito ao uso exclusivo do termo. Confiram-se, a propósito:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS - USO DE VOCÁBULO "CURITIBA", INTEGRANTE DE MARCA MISTA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), POR EMPRESA CONCORRENTE, QUE O AGREGOU AO SEU NOME COMERCIAL - TRIBUNAL A QUO QUE REPUTA VIOLADO O ART. 129 DA LEI DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (LEI Nº 9.279/1996) E DETERMINA SEJAM ADOTADAS PROVIDÊNCIAS PARA FAZER CESSAR TODA E QUALQUER REFERÊNCIA AO VOCÁBULO "CURITIBA" ANTE O FATO DE A REPRODUÇÃO PARCIAL DA MARCA PRÉ-REGISTRADA CAUSAR DÚVIDA AOS CONSUMIDORES - PLEITO INDENIZATÓRIO NÃO ACOLHIDO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO AO PREJUÍZO -INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ - RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Hipótese: A controvérsia relaciona-se à possibilidade de uso de vocábulo constante de marca mista registrada e a eventual configuração de concorrência desleal.

1. O elemento característico ou diferenciador de nome de empresa ou de título de estabelecimento será óbice ao registro da marca (art. 124, inciso V, da Lei nº 9.279/1996 - LPI), quando a proteção ao nome empresarial for conferida em âmbito nacional.

2. A vedação à registrabilidade de vocábulos ou sinais de caráter genérico ou de uso comum deve ser analisada à luz de sua aplicabilidade ao produto ou serviço que se pretende identificar, e não com vistas à própria palavra ou sinal examinados isoladamente. Na hipótese, o termo "Curitiba" não se relaciona diretamente com o serviço cuja individualização se busca com o registro da marca -venda de veículos - tampouco com as características inerentes ao serviço identificado, motivo pelo qual não incide a vedação prevista no art. 124, inciso VI, da Lei nº 9.279/1996.

3. O vocábulo "Curitiba" não ostenta as características próprias de indicação de procedência ou denominação de origem cujo registro é vedado pela lei, pois a disciplina legal da registrabilidade de

indicações geográficas pressupõe a notoriedade da região na elaboração de produtos ou prestação de serviços, nos termos do art. 182 da LPI, o que não se evidencia nestes autos.

4. A marca mista é aquela constituída pela combinação de elementos nominativos e figurativos ou de elementos nominativos, cuja grafia se apresente de forma estilizada. Embora, em principio, seja admissível o registro de uma mesma marca nominativa para produtos de classes diversas, o mesmo já não se dá com as marcas mistas, pois nessas a imagem de um produto passa necessariamente para o outro na percepção visual do consumidor, ou seja, no caso de marca mista, a parte figurativa e estilizada não pode coincidir com a do produto/serviço em confronto.

4.1 A proteção que o registro marcário visa a conferir ao titular da marca comercial é quanto ao seu conjunto. A despeito de o aproveitamento parasitário ser repelido pelo ordenamento jurídico pátrio, independentemente de registro, tal circunstância é de ser aferida a partir do cotejo, pelo conjunto, das marcas comerciais, sendo desimportante o elemento nominativo, individualmente considerado, sobretudo nas marcas de configuração mista, como é a que foi registrada pela autora.

4.2 No caso, apesar de as empresas (autora e ré) atuarem em ramos comerciais próximos, inocorreu a contrafação, senão a mera aplicação do vocábulo "Curitiba", que por si só não é capaz de ensejar o reconhecimento de utilização descabida de marca mista alheia.

5. Independentemente do registro da marca conter o radical comum, os atos dos concorrentes sempre poderão ser avaliados à luz das regras sobre concorrência desleal, pois o princípio da liberdade de concorrência - pedra angular do impulso e desenvolvimento do mercado - encontra baliza na lealdade negocial, dever decantado da boa-fé objetiva e que deve nortear o agir das empresas no âmbito comercial.

5.1 Com esteio no art. 195 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/96), configura-se a concorrência desleal diante de imitação de marca passível de despertar confusão no consumidor, na medida em que a similitude visual de produtos/serviços, por meio da justaposição de cores e estilização coincidente, conjugada com a identidade de público-alvo, promove inquestionável tumulto por promover no consumidor a falsa idéia de estar adquirindo produto/serviço outro.

5.2 O cenário fático-jurídico de concorrência desleal reclama o desenho de um comportamento - patrocinado por um operador econômico e diagnosticado no terreno negocial de certo produto ou serviço - que contrarie a conduta-dever que necessita ser observada

no duelo pela clientela, via expedientes que desafiem sua idoneidade no mercado e, efetivamente, ou em potência, causem danos ao concorrente, uma vez que a caracterização da concorrência desleal/aproveitamento parasitário, que tem por base a noção de enriquecimento sem causa prevista no artigo 884 do Código Civil, é fundada nos elementos probatórios, devendo ser avaliada diante de cada caso concreto.

5.3 Não se afigura adequada a utilização do óbice da súmula 7/STJ, pois, além de a autora deter tão somente o direito exclusivo de uso da marca mista "Curitiba Multimarcas", que nenhum silogismo guarda com o nome comercial "Auto Shopping Curitiba", semântica ou figurativamente, haja vista a diferenciação clara entre os seus logotipos - o que afasta de plano o alegado uso indevido de marca alheia -, o próprio Tribunal de origem afirmou, categoricamente, ter a parte autora se descurado do munus processual de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 333, I, do CPC) no que tange aos eventuais prejuízos decorrentes da utilização do mesmo vocábulo "Curitiba" pela ré (confusão do público e proveito econômico).

5.4 O Tribunal a quo afirmou não ter restado provado o fato constitutivo do direito do autor relativamente à real existência de elementos fático-jurídicos caracterizadores de proveito parasitário que evidenciassem ter a empresa ré, por meio fraudulento, criado confusão entre serviços no mercado com o objetivo de desviar a clientela de outrem em proveito próprio ou alheio.

5.5 Face a aplicação da legislação correlata (incisos XIX e XXIII do art. 124, e inciso III e IV do art. 195 da Lei 9.279/96), em não tendo sido verificado, na presente hipótese, a existência de provas quanto à reprodução/imitação, no todo ou em parte, de marca alheia registrada, "suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia", inviável a manutenção do acórdão recorrido.

6. Recurso especial provido para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente a demanda.

(REsp 1237752/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 27/05/2015)

COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE.

1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé.

2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro -das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art.

124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada.

4. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp 1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 13/06/2013)

No caso concreto, o Tribunal de origem observou que "a expressão 'Cidade de São Paulo' também é extremamente genérica, não sendo passível de apropriação, ainda que no mesmo ramo de atividade econômica, desde que inexista motivo para gerar confusão no mercado consumidor, como no caso em apreço, em que os consumidores dos serviços prestados se encontram em faixas distintas da população" (fl. 410).

Aplica-se ao caso a Súmula 83/STJ.

Ressalte-se que, quanto ao tema da possibilidade de confusão no mercado consumidor, bem como quanto a demais características a distinguir a marca, o recurso especial é inviável, dada a necessidade do reexame de provas para rever a matéria. Tem incidência, também, a Súmula 7 desta Corte.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso especial. Intimem-se.

Brasília (DF), 1º de agosto de 2019.

MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI

Relatora