Andamento do Processo n. 0014410-75.2017.4.02.0000 - Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - 07/08/2019 do TRF-2

Subsecretaria das Seções - 1a Seção Especializada

BOLETIM: 2019000243

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Seção Espec. I - Penal, Prev. e Prop. Industrial

Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Exceções - Incidentes - Outros Procedimentos -Processo Cível e do Trabalho

1 - 0014410-75.2017.4.02.0000 Número antigo: 2017.00.00.014410-4 (PROCESSO ELETRÔNICO) Distribuição-Sorteio Automático - 07/12/2017 17:16

Gabinete 01

Magistrado (a) ANTONIO IVAN ATHIÉ

REQUERENTE: THE PROVOST FELLOWS AND SCHOLARS OF THE HOLY UNDIVIDED TRINITY OF QUEEN ELIZABETH NEAR DUBLIN

ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS

ADVOGADO: RJ026469 - LILIANE DO ESPIRITO SANTO RORIZ DE ALMEIDA

ADVOGADO: RJ110246 - CARLOS EDUARDO CORREA DA COSTA DE ABOIM

REQUERIDO: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

AMICUS CURIAE: ABIFINA - ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDÚSTRIAS DE QUÍMICA FINA,

BIOTECNOLOGIA E SUAS ESPECIALIDADES

ADVOGADO: RJ177473 - BERNARDO GUITTON BRAUER

ADVOGADO: RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

AMICUS CURIAE: INTERFARMA - ASSOCIAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA DE PESQUISA

ADVOGADO: SP195907 - TATIANA GARCIA SCHOFIELD

ADVOGADO: SP259722 - LUIZ AUGUSTO LOPES PAULINO

ADVOGADO: SP342639 - WILLIAN AUGUSTO LECCIOLLI SANTOS

ADVOGADO: SP369153 - LUIS HENRIQUE PORTILHO DE AZEVEDO

ADVOGADO: RJ176183 - CAIO RICHA DE RIBEIRO

ADVOGADO: RJ133459 - ROBERTA DE MAGALHAES FONTELES CABRAL

Originário: 0002752-82.2014.4.02.5101 - 13ª Vara Federal do Rio de Janeiro

E M E N T A

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - AGRAVO DE INSTRUMENTO -PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PATENTES DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS E AGROQUÍMICOS - PATENTES

MAILBOX - DISCIPLINA LEGAL ESPECÍFICA ¿ AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA - AUSÊNCIA DE

SANÇÃO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL ¿ INPI POR INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DO ARTIGO 229-B DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL-LPI ¿ DIREITO DE PROTEÇÃO E DE

COMERCIALIZAÇÃO DESDE O DEPÓSITO DA PATENTE - ARTIGO 44 DA LPI ¿ DEMORA NA ANÁLISE DO

PROCESSO ADMINISTRATIVO - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA AS EMPRESAS - APLICABILIDADE DO

ARTIGO 40, CAPUT, E DO ARTIGO 229, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.279/96 - TESE JURÍDICA FIXADA ¿ PROCESSO ADMINISTRATIVO QUESTIONANDO INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 978, PARÁGRAFO

ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ¿ IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PILOTO.

1. Os requisitos de admissibilidade do presente Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ¿

IRDR já foram analisados por esta 1ª Seção Especializada no julgamento de 22/03/2018, estando superada a questão.

2. A requerente pretende a fixação de tese jurídica para definir que a interpretação dos artigos 229,

parágrafo único, e 229-B, da Lei de Propriedade Industrial - LPI, e artigos , XXIX e LXXVIII da CF/88, não afasta a aplicação do artigo 40, parágrafo único, da LPI, às patentes ditas ¿mailbox¿, mantendo as hígidas

tal como concedidas.

3. Diante do disposto no artigo 229, parágrafo único, da LPI, é de se concluir que o prazo correto de

vigência das patentes ¿mailbox¿ ocorre nos termos do artigo 40, caput, da LPI, não se aplicando a elas o

parágrafo único do mesmo artigo. Daí se depreende que as patentes ¿mailbox¿, já que depositadas entre

01/01/1995 e 14/05/1997, deveriam ter um prazo de vigência máximo de 20 anos, contados de tais

depósitos, em função de que nenhuma delas poderia vigorar após 14/05/2017.

4. Se houvesse o propósito da aplicação do prazo de 10 anos a contar da concessão, previsto no

parágrafo único do artigo 40, da LPI, para as patentes ¿mailbox¿, não teria o legislador feito menção

expressa e restritiva ao caput do artigo 40, quando da redação do parágrafo único do artigo 229, mas sim

os termos gerais do próprio artigo 40, denotando-se, com isso, que a mens legis é no sentido de que as

patentes mailbox fossem tratadas de forma específica.

5. Tratando-se de patentes relativas a produtos farmacêuticos e agroquímicos, os quais produzem

evidente impacto na saúde pública e no desenvolvimento social e econômico do País, observa -se que é

nítido o desígnio da lei quanto a resguardar o interesse público em detrimento do particular, não permitindo que a proteção dadas às patentes ¿mailbox¿ seja prolongada além do prazo de vinte anos a contar da data

do depósito, regra que, diga-se de passagem, também é adotada por escritórios de patentes de outros

países.

6. Ainda que o artigo 229-B da Lei de Propriedade Industrial tenha estabelecido que os pedidos de tais patentes seriam decididos até 31 de dezembro de 2004, não há como se admitir a aplicação do parágrafo

único do aludido artigo 40 como sanção pelo descumprimento daquele prazo pelo INPI, seja por inexistir

comando legal neste sentido, como também por afrontar expressamente o parágrafo único do artigo 229 da LPI.

7. Não há que se falar em quebra da isonomia, ou que foi desconsiderada a interpretação sistemática da legislação patentária, no caso, porquanto o disposto no artigo 229 da LPI, que instituiu o mecanismo

¿mailbox¿, é regra específica de caráter transitório, que tem aplicação limitada no tempo, devendo por isso mesmo ser interpretada de forma diferenciada em relação às normas que regem as demais patentes de

invenção.

8. As patentes detêm proteção e direito de comercialização desde o depósito, conforme se observa da inteligência do artigo 44 da LPI. Por isso, ao contrário do alegado pela requerente, as empresas que tiveram seus pedidos de patente submetidos ao entendimento inicial do INPI, que aplicava o parágrafo único do

artigo 40 da LPI, se beneficiaram, indevidamente, da extensão do prazo, já que a vigênc ia das patentes

¿mailbox¿ foi aumentada de mais 10 anos após a c onc essão, ultrapassando, em muitos c asos, o limite de 20

anos. Logo, não houve violação ao artigo , inciso XXIX, da Constituição Federal, nem prejuízo para elas

diante de eventual demora na análise do processo administrativo, cuja celeridade é protegida pelo artigo , inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

9. O entendimento majoritário de ambas as Turmas Especializadas em Propriedade Industrial deste

Tribunal, é no sentido de que o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 não

se aplica às patentes ¿mailbox¿, mas, sim, o caput do mesmo artigo.

10. O Procurador-geral da República ajuizou ação direta de inconstitucionalidade (ADI 5.529), na qual requereu a suspensão liminar do artigo 40, parágrafo único, da Lei nº 9.279/96, com a declaração de sua

inconstitucionalidade, tendo em vista que o aludido dispositivo viola o requisito da temporariedade

estabelecido no artigo , XXIX, da Constituição Federal, uma vez que a indefinição quanto ao prazo de

vigência das patentes de invenção provoca forte lesão a direitos sociais e à ordem econômica, além de

afronta à livre concorrência, à segurança jurídica, à defesa do consumidor, ao princípio da eficiência e ao da duração razoável do processo. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso

Especial nº 1.721.711/RJ, posicionou-se no mesmo sentido.

11. Ao contrário do sustentado pela requerente, a interpretação do artigo 229, parágrafo único, da LPI afasta sim a aplicação do artigo 40, parágrafo único, da mesma lei.

12. Diante da uniformização jurisprudencial, aplico o entendimento majoritário neste Egrégio Tribunal Regional Federal sobre a matéria, para fixar a seguinte tese jurídica: "O parágrafo único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial ¿ LPI) não se aplica às patentes ¿mailbox¿, diante da limitação

estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser aplicado o prazo de vigência

máximo de 20 anos da data do depósito, nos termos do artigo 40, caput, da mesma lei.¿

13. Em função da declaração de inconstitucionalidade do parágrafo único do artigo 978 do Código de

Processo Civil, em 05/04/2018, no feito nº 0100472-84.2018.4.02.0000, pelo órgão Especial, após transitar este em julgado, os autos devem ser remetidos à Relatora do feito do qual originou-se este incidente, Dra. Simone Schreiber.

A C Ó R D Ã O

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas decide a 1ª Seção Especializada

do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, fixar a seguinte tese jurídica:" "O parágrafo

único do artigo 40 da Lei nº 9.279/96 (Lei de Propriedade Industrial ¿ LPI) não se aplica às patentes

¿mailbox¿, diante da limitação estabelecida pelo artigo 229, parágrafo único, da mesma lei, devendo ser

aplicado o prazo de vigência máximo de 20 anos da data do depósito, nos termos do artigo 40, caput, da

mesma lei¿, nos termos do voto do Relator, na forma do relatório e notas taquigráficas constantes nos

autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Rio de Janeiro, 27 de junho de 2019 (data do julgamento)

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal - Relator

aal