Andamento do Processo n. 5015478-44.2018.4.03.6100 - Procedimento Comum - 30/10/2019 do TRF-3

Subseção Judiciária de Sao Paulo

13ª Vara Cível

Ato o R D I N Ató R I o

PROCEDIMENTO COMUM (7) Nº 5015478-44.2018.4.03.6100 / 13ª Vara CívelFederalde São Paulo

AUTOR:BMC SOFTWARE DO BRASILLTDA

Advogados do (a) AUTOR:CAROLINAMARTINS SPOSITO - SP285909, PAULO ROGERIO SEHN - SP109361-B, JULIANADE SAMPAIO LEMOS - SP146959, RAFAELGREGORIN -SP277592

RÉU:UNIÃO FEDERAL- FAZENDANACIONAL

S E N TE N CA

A BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA. ajuizou pedido de tutela de urgência cautelar em caráter antecedente em face da UNIÃO FEDERAL, requerendo a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários exigidos no ProcessoAdministrativo nº 19515.003102/2005-28.

Afirmou ser pessoa jurídica de direito privado que se dedica à comercialização de programas de computador (“software”), desenvolvidos pela BMC Inc., assimcomo à prestação de serviços de assistência técnica, instalação, manutenção e integração relacionados a tais programas de computador, conforme contrato de licença de uso de software.

Relatouque, por meio do Processo Administrativo nº 19515.003.102/2005-08, lhe teria sido exigido o recolhimento de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2001, acrescido de multa de ofício, uma vezque o Fisco não teria entendido como despesa dedutívelo pagamento pela licença de software feita à BMC Inc., classificando-o como royaltie, não dedutívelpor incidência do art. 353, I, do RIR/99.

Teceuargumentação quanto ao voto de qualidade proferido no CARF, alegando que violaria os princípios da isonomia e moralidade, e quanto ao mérito, afirmouque a exploração de programa de computador seria equiparávelà exploração de direito autoral, despesa necessária, usuale normalpara as suas atividades.

Pela decisão Id 9543723 foideferida a tutela de urgência.

A autora aditou a petição inicial pelo Id 10558471, para propor ação anulatória, requerendo, como pedido final, a desconstituição dos créditos tributários de IRPJ e CSLL relativos ao Processo Administrativo nº 19515.003102/2005-28, bemcomo ao ProcessoAdministrativo nº 19515.000.466/2007-18.

Afirmou, emsíntese, que os valores pagos à BMC SOFTWARE INC. consistememremuneração pelo licenciamento de programas de computador, protegidos por direito autoral.

Ainda, alegouque o art. 22 da Leinº 4.506/64 não teria o condão de equiparar pagamento à título de remuneração de software a royalties, uma vezque a referida norma trata de tributação de pessoas físicas; versa sobre classificação de rendimentos na declaração de pessoa física, que, à época, era cedular; e contémexpressa exceção aos pagamentos realizados ao autor da obra.

Por fim, sustentouque a limitação de dedutibilidade de royalties pagos a sócios só deveria ser aplicada a sócios pessoa física, sendo que o art. 353, I, do RIR/99 teria extrapolado a Leinº 4.502/64 ao incluir sócios pessoas jurídicas emtallimitação.

Subsidiariamente, alegouque a exigência reflexa de CSLLcarece de fundamento legal, e que a multa imposta seria ilegale inconstitucional.

A União noticiou a interposição do agravo de instrumento nº 5022428-36.2018.4.03.0000 e apresentou contestação pelo Id 11218907. Nessa, alegou a legalidade do voto de qualidade e a submissão à exigência do art. 353, I, do RIR/99, quanto aos pagamentos feitos pelo contribuinte à sua controladora no exterior para ter o direito de sublicenciar, comercializar e distribuir, no mercado nacional, os programas de computador, cujo direito de propriedade intelectualé detido pela sócia majoritária.

Foiapresentada réplica (Id 11841357). As partes juntaramalegações finais (Ids 1812198 e 22989775). É o relatório. Fundamento e decido.

Verifico que, na manifestação apresentada pelo Id 18212198, a União afirma que:

“(...) a remuneração paga ao licenciado nacional ao licenciante estrangeiro, em razão do proveito pessoa ou empresarial, é uma contrapartida pela remoção de um limite jurídico ao uso ou à livre iniciativa de exploração de bens intelectuais e que decorre do monopólio e da exclusividade conferida por lei ao autor.”

Ainda:

“Dessa forma, todo o percurso argumentativo leva à conclusão de que tanto na licença de uso entre licenciante estrangeira e licenciado nacional (art. 9º), quanto nos contratos de licenciamento relativos à distribuição e comercialização de programas de computador oriundos do exterior (art. 10), a fixação de métodos de remuneração, pelo uso ou exploração econômica, transparece explícita exploração de direitos autorais nos termos da Lei nº 9.610/1998, e, bem assim, insere-se no conceito de royalties delineado pela Convenção Modelo da OCDE (art. 12, da Convenção Modelo) e pelo ordenamento jurídico interno (art. 22, d, da Lei nº 4.506/1964 e art. 17, § 1º, I, da IN/RFB nº 1455/2014).”

Assim, não há controvérsia, nos autos, de que os valores pagos à licenciante estrangeira BMC SOFTWARE INC. configuramremuneração pelo licenciamento de programas protegidos por direito autoral. No entanto, no campo tributário, o Fisco defende a equiparação e classificação da exploração dos direitos autorais aos royalties, baseando-se no art. 22 da Leinº 4.506/1964:

“Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio;

d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.

Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.”

Bemcomonoart. 17, § 1º, I, da IN/RFBnº 1455/2014:

“Art. 17. As importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas a pessoa jurídica domiciliada no exterior a título de royalties de qualquer natureza e de remuneração de serviços técnicos e de assistência técnica, administrativa e semelhantes sujeitam-se à incidência do imposto sobre a renda na fonte à alíquota de 15%(quinze por cento).

§ 1º Para fins do disposto no caput:

I - classificam-se como royalties os rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como:

a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;

b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;

c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio; e

d) exploração de direitos autorais, salvo quando recebidos pelo autor ou criador do bem ou obra.”

Nesse ponto, entendo que assiste razão à União, uma vezque, por definição legal, a exploração de direitos autorais é equiparada a royalties, conforme se observa nas normas acima transcritas.

Outro não é o entendimento do E. TribunalFederalda 3ª Região, conforme se observa abaixo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. ARTIGO 557, § 1º, DO CPC/73. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO À APELAÇÃO DAS IMPETRANTES E DEU PROVIMENTO AO APELO DA UNIÃO E À REMESSA OFICIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. INCIDÊNCIA SOBRE REMESSAS AO EXTERIOR A TÍTULO DE REMUNERAÇÃO DE CONTRATOS DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE. ART. DA LEI 10.168/00. TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA. RELEVÂNCIA APENAS PARA REMESSAS OCORRIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DA LEI Nº 11.452/07. RECURSO DESPROVIDO. 1. Constitucionalidade da CIDE prevista na Lei nº 10.168/00 confirmada pelo Supremo Tribunal Federal, ante a prescindibilidade de lei complementar para instituição da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico e a desnecessidade de vinculação direta entre os benefícios dela decorrentes e o contribuinte (RE 451915, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/10/2006, DJ 01/12/2006). 2. Nos termos do art. da Lei nº 10.168/00, a contribuição em questão é devida pela pessoa jurídica (a) detentora de licença de uso, (b) adquirente de conhecimentos tecnológicos ou (c) signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia. A exação incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos a residentes ou domiciliados no exterior, a título de remuneração decorrente das referidas obrigações (art. 2º, § 3º). 3. Apenas com a edição da Lei nº 11.452/07, que incluiu o § 1º-A no citado art. , a contribuição passou a não incidir sobre a remuneração pela licença de uso, de comercialização ou de distribuição de programa de computador, exceção feita às hipóteses em que houver transferência de tecnologia. Significa dizer que, antes da publicação da Lei nº 11.452/07, e consequentemente da inclusão do citado § 1º-A, não havia qualquer limitação à incidência da CIDE sobre os valores remetidos ao exterior como pagamento de licença de uso - de software, como no presente caso, ou qualquer outra -, porquanto expressamente autorizada pelo caput do art. da Lei nº 10.168/00. 4. Irrelevante a alegação das impetrantes quanto a eventual inconstitucionalidade do art. , § 2º da Lei nº 10.168/00, ao prever a incidência da exação sobre "royalties a qualquer custo". Muito embora o pagamento pela licença de uso de software se adeque ao conceito de royalties, a situação dos autos não busca fundamento do citado § 2º, mas no próprio caput do art. da Lei nº 10.168/00. Trata-se de CIDE incidente sobre remessas efetuadas ao exterior em razão de pagamento de licença de uso, no caso, de software. 5. Recurso desprovido.” (TRF 3ª Região, SEXTA TURMA, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 303757 - 0009569-48.2005.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL JOHONSOM DI SALVO, julgado em 14/12/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:21/12/2017 )

“DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO AO DOMÍNIO ECONÔMICO CIDE - ROYALTIES - LEI FEDERAL Nº 10.168/00 -EXPLORAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS - CONSTITUCIONALIDADE.

1. A contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) incidente sobre "royalties" pagos ao exterior é constitucional (STF, 2ª Turma, RE-AgR 451915/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ 01/12/2006). 2. Por definição legal, a exploração de direitos autorais é equiparada a "royalties" (artigo 22, d, da Lei Federal nº 4506/64). 3. Antes da modificação da Lei 11452/2007, o software era equiparado à obra intelectual, sob a égide, pois, da lei de proteção aos direitos autorais (Lei 9610/98, artigo , XII), que presumia, pois, a transferência de tecnologia no caso de concessão de licença de uso de software através de contrato celebrado com empresa estrangeira. 4. Apelações e remessa oficial parcialmente providas.” (TRF 3ª Região, JUDICIÁRIO EM DIA - TURMA D, ApReeNec - APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - 256071 - 0026993-26.2002.4.03.6100, Rel. JUIZ CONVOCADO LEONEL FERREIRA, julgado em 10/12/2010, eDJF3 Judicial 1 DATA:17/01/2011 PÁGINA: 1007)

Quanto à dedutibilidade no IRPJ, embora o art. 352 do RIR/99 considere o pagamento de royalties dedutível quando caracterizado como despesa necessária, o art. 353 do RIR/99 trouxe exceções, indicando os casos emque essa dedução é vedada:

“Art. 353. Não são dedutíveis (Lei nº 4.506, de 1964, art. 71, parágrafo único):

I - os royalties pagos a sócios, pessoas físicas ou jurídicas, ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;

II - as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;

III - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação, ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

a) pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício de sua matriz;

b) pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto, observado o disposto no parágrafo único;

IV - os royalties pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior;

V - os royalties pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

a) que não sejam objeto de contrato registrado no Banco Central do Brasil; ou

b) cujos montantes excedam aos limites periodicamente fixados pelo Ministro de Estado da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau da sua essencialidade e em conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.”

Entretanto, no art. 71, da Leinº 4.506/64, o qualprevê as hipóteses de vedação de dedução de royalties para efeitos de apuração de lucro realsujeito ao Imposto de Renda, não se prevê a vedação referente aos royalties pagos a sócios pessoas jurídicas:

“Art. 71. A dedução de despesas com aluguéis ou "royalties" para efeito de apuração de rendimento líquido ou do lucro real sujeito ao imposto de renda, será admitida:

a) quando necessárias para que o contribuinte mantenha a posse, uso ou fruição do bem ou direito que produz o rendimento; e

b) se o aluguel não constituir aplicação de capital na aquisição do bem ou direito, nem distribuição disfarçada de lucros de pessoa jurídica.

Parágrafo único. Não são dedutíveis:

a) os aluguéis pagos pelas pessoas naturais pelo uso de bens que não produzam rendimentos, como o prédio de residência;

b) os aluguéis pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes, em relação à parcela que exceder do preço ou valor do mercado;

c) as importâncias pagas a terceiros para adquirir os direitos de uso de um bem ou direito e os pagamentos para extensão ou modificação do contrato, que constituirão aplicação de capital amortizável durante o prazo do contrato;

d) os "royalties" pagos a sócios ou dirigentes de empresas, e a seus parentes ou dependentes;

e) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação ou pelo uso de marcas de indústria ou de comércio, quando:

1) Pagos pela filial no Brasil de empresa com sede no exterior, em benefício da sua matriz;

2) Pagos pela sociedade com sede no Brasil a pessoa com domicílio no exterior que mantenha, direta ou indiretamente, controle do seu capital com direito a voto;

f) os "royalties" pelo uso de patentes de invenção, processos e fórmulas de fabricação pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedam dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividades ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade e em conformidade com o que dispõe a legislação específica sobre remessa de valores para o exterior;

g) os "royalties" pelo uso de marcas de indústria e comércio pagos ou creditados a beneficiário domiciliado no exterior:

1) Que não sejam objeto de contrato registrado na Superintendência da Moeda e do Crédito e que não estejam de acordo com o Código da Propriedade Industrial; ou

2) Cujos montantes excedem dos limites periodicamente fixados pelo Ministro da Fazenda para cada grupo de atividade ou produtos, segundo o grau de sua essencialidade, de conformidade com a legislação específica sobre remessas de valores para o exterior.”

Desse modo, pode-se concluir que o art. 353, I, do RIR/99 inovouna regulamentação da matéria, semamparo legal, ao estender a vedação à hipótese.

Nesse sentido entendeuo TribunalRegionalFederalda 3ª Região no julgamento do agravo de instrumento nº 5022428-36.2018.4.03.0000, interposto pela União: “TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR. IMPOSTO DE RENDA. ROYALTIES PAGOS A SÓCIO PESSOA JURÍDICA. APURAÇÃO DE LUCRO REAL. DEDUÇÃO. ARTIGO 71 DA LEI 4.506/64. ARTIGO 353, I, DO RIR/99.

1. Consta dos autos que a autora, ora agravada, foi autuada pela dedução supostamente indevida de valores pagos a título de royalties à sua sócia majoritária BMC Software INC., domiciliada nos Estados Unidos da América, quando da apuração do lucro real para fins de imposto de renda do ano-calendário 2011, o que gerou uma diminuição do tributo a ser pago. Os pagamentos feitos pela agravada referem-se à remuneração por licença de software (programa de computador) em favor de sua sócia majoritária BMC Software INC., nos termos do contrato de distribuição celebrado entre ambas, no qual a última, domiciliada nos Estados Unidos da América, outorgou à primeira, ora agravada, o direito e a licença para comercializar e distribuir, aos clientes no Brasil, os produtos existentes e futuros desenvolvidos pela empresa estrangeira. 2. Entendo plausível o entendimento da Juíza a quo, no sentido de que a vedação de dedução de royalties pagos à pessoa jurídica, prevista no artigo 353, I, do RIR/99, de fato, não parece ter amparo legal. Isso porque o artigo 71, da Lei 4.506/64, que prevê as hipóteses de vedação de dedução de despesas com royalties para efeito de apuração de lucro real sujeito ao imposto de renda, não dispõe acerca de royalties pagos a sócios pessoas jurídicas. Desse modo, é possível concluir que o artigo 353 do RIR/99 trouxe inovação não prevista em lei. 3. Como se sabe, geralmente os provimentos cautelares visam assegurar o resultado útil de um processo principal, razão pela qual a ação cautelar serve ao ângulo prático e à eficácia do provimento de conhecimento, mas com esse não se confunde, apesar de com ele manter relação de dependência e instrumentalidade. Diferente da tutela antecipada (prevista nos artigos 273 e 461 do antigo Código de Processo Civil, hoje tutela de urgência prevista no artigo 300, do estatuto processual vigente), e da liminar em mandado de segurança, que exigem requisitos como verossimilhança, relevante fundamento jurídico, e ainda a urgência da medida, distintos do periculum in mora e do fumus boni iuris em sua intensidade. 4. A ação cautelar geralmente não comporta satisfatividade, prestando apenas para a proteção de eventuais direitos com a garantia do bem jurídico litigioso. O fumus boni iuris deve se ater à apreciação da plausibilidade dos fundamentos de mérito apontados. O periculum in mora diz respeito à probabilidade da ocorrência de fatos prejudiciais à efetividade da tutela jurisdicional, aspecto que deve ser estimado a partir de juízo de valor quanto a esses fatos se darem antes da entrega da prestação jurisdicional no processo de conhecimento ou executivo. 5. Destarte, presente a plausibilidade do direito e o periculum in mora, este ante a necessidade de a autuada efetuar o pagamento de tributo que entende indevido no valor de mais de 40 milhões de reais e, portanto, ver-se desprovida da disponibilidade imediata dos recursos, é devida a manutenção da antecipação da tutela concedida. 6. Agravo desprovido.” (TRF 3ª Região, 3ª Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001394-39.2017.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal ANTONIO CARLOS CEDENHO, julgado em 08/03/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 12/03/2018)

Portanto, ante a ilegalidade do art. 353, I, do RIR/99, o pagamento de royalties a título de direitos autorais torna-se despesa passívelde dedução.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, para anular os débitos tributários exigidos nos ProcessosAdministrativos nº 19515.003102/2005-28 e 19515.000.466/2007-18.

Custas exlege. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios, observando-se a tabela progressiva de percentuais prevista no art. 85, § 3º, incisos I a V, do CPC, emseus patamares mínimos. Sentença sujeita à remessa necessária.

Como trânsito emjulgado, remetam-se os autos ao arquivo comas devidas cautelas.

Publique-se. Intime-se.

São Paulo,

Tópicos relacionados