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18 de Junho de 2024

Apelação - Propriedade Intelectual - Marca

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EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUÍZ DE DIREITO DA XXX.

Ref. Processo n.º XXX

QUAIFICAÇÃO, por seu advogado, vem, respeitosamente, à presença de Voa Excelência, com fundamento nos arts. 1.009 e ssss. do CPC, inconformado com a r. sentença proferida em fls. 140 a 147, interpor o presente,

RECURSO DE APELAÇÃO

em face de QUALIFICAÇÃO, cujas razões anexas apresenta, requerendo:

A intimação da parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, no prazo legal de 15 dias, art. 1010, § 1º do CPC.

Após a remessa dos autos ao Tribunal competente, para julgamento do recurso.

Termos em que pede deferimento,

Belo Horizonte/MG, 11 de abril de 2024.

RAZÕES DA APELAÇÃO

Apelado: XXXX

Apelante: XXX

Origem: XXX

Processo nº: XXX

E.g. Tribunal de Justiça

Colenda Turma

1 - DO CABIMENTO

Conforme se infere da decisão ora recorrida, nesta foi julgado improcedente os pedidos da inicial, colocando fim, assim, à fase de conhecimento, conforme art. 203 § 1º. Dessa forma, sendo ela uma sentença, cabível o presente recurso de apelação, art. 1009 CPC.

2 - DA ADMISSIBILIDADE

As partes foram intimadas da decisão no dia 19/03/2024, iniciando o prazo para a apelação após a intimação.

Desta forma, o recurso apresentado no prazo de 15 dias após a publicação da decisão, encontra-se tempestivo, conforme art. 218 § 4º do CPC.

Anexo apresenta o comprovante de recolhimento do preparo, dispensado o pagamento do aporte de remessa e de retorno dos autos, por ser este eletrônico, art. 1007 § 3º.

3. DOS FATOS

Trata-se de ação obrigação de não fazer c/c danos morais e tutela de urgência, movida pelo Apelante em face à Apelada para que a mesma se abstenha de utilizar a expressão e logotipo “XXXX”.

Sustentou a parte Apelante que iniciou suas atividades com a marca “XXX” em 1985, em XX/MS, aos nove anos de idade, vendendo saltenha em uma cesta, pelo bairro XX para sua mãe, que tinha uma lanchonete. Informa ainda que seu apelido desde a infância é XX, dado por sua madrinha.

Com a popularização das saltenhas em meio aos consumidores, mãe e filhos resolveram nomear o estabelecimento de XX, em 1992.

No ano de 1995 mudaram o nome para XXX, que ficou conhecida em XX, e logo depois em todo o estado de XXX como a saltenharia mais antiga e tradicional do Estado.

Com 18 anos, em 2017, XX, proprietário da lanchonete, foi chamado para servir no exército Brasileiro e como sua mãe estava com problemas de saúde, tiveram que passar o ponto da lanchonete, sem, no entanto, passar o nome ou a receita das saltenhas, passando apenas o maquinário e o imóvel alugado.

Uma conhecida da família, sra. X, comprou a estrutura da lanchonete.

Como havia acabado de montar um negócio, a sra. Xpediu um prazo para poder mudar o nome do estabelecimento, pois estava sem verba para fazer no momento.

Passou-se o tempo e não houve mudança de nome, pedindo à mãe do apelante à compradora que o procurasse para pedir autorização para usar o nome.

Com o mesmo motivo, a compradora solicitou mais prazo ao recorrente, o qual, de boa-fé, autorizou que poderia usar até que ele saia do exército, pois iria retomar o negócio da família.

Para a surpresa do recorrente, a compradora afirmou que se recusaria a deixar de usar o nome, alegando que o estabelecimento dela se localizava em Corumbá e a dele seria em Campo Grande.

Somado a isso, o apelante teve ciência de que a apelada tem se valido de seu nome para vender as saltenhas, dizendo ser ele o fornecedor, fato inverídico.

Ante o impasse, em 14 de novembro de 2018 o apelante apresentou requerimento de registro de marca, de forma mista, expressão + logotipo, no INPI, tendo sido deferido em 26 de novembro de 2019.

Mesmo com todos os avisos e a marca registrada, a recorrida continuou a usá-la, causando confusão entre os clientes, que questionavam ao sr. Xse ambas eram dele. Além do fato de a recorrida espalhar inverdades de que as saltenhas dela são feitas pelo recorrente.

Por tais motivos, ingressou com a presente demanda.

Intimada, a parte apelada apresentou contestação alegando, em síntese que antes de realizar negócio jurídico, com X (mãe do autor) buscou saber sobre o interesse na retomada do negócio, sendo que está lhe informou que não havia o menor intuito de retomada, em como que estaria totalmente disposta a ensinar para a requerida a receita de saltenha, pelo tempo que fosse necessário; que o negócio foi concretizado em 2005 e, desde então, a requerida investiu em infraestrutura e publicidade e propaganda, conseguindo se solidificar no município de X/MS, sem jamais terem sido incomodada sobre a necessidade de alteração do nome utilizado; afirma que é proprietária da marca “XXX” desde o ano de 2006, tendo obtido o registro da marca “XX” perante o INPI em 2021.

Passado o trâmite processual, sobreveio a sentença julgando improcedentes os pedidos exordiais e condenando o apelante a custas e honorários.

Inconformado com a decisão, interpõe-se o presente recurso para que esta seja reformada, pelas razões que se seguem.

4. DAS PRELIMINARES

I - DECISÃO QUE NÃO ATACOU OS ARGUMENTOS DA INICIAL

Conforme se observa na inicial, a parte autora apresentou diversos argumentos, como por exemplo:

  1. Caracterização da marca "XX" como propriedade intelectual protegida, conforme previsto na Lei nº 9.610/98.

  2. Alegação de que a reprodução da marca pela requerida não se enquadra em nenhum dos permissivos legais previstos no art. 46 da Lei 9.610/98, gerando o dever de indenizar.

  3. Invocação do direito de propriedade industrial e direito de imagem garantidos pela Constituição Federal e pela Lei de Propriedade Industrial nº 9279/96.

  4. Afirmativa de que o registro da marca confere ao titular o direito à exclusividade de uso em todo o território nacional, bem como o poder de impedir terceiros de utilizá-la sem autorização.

  5. Alegação de que a utilização indevida da marca pela requerida dificulta o discernimento dos consumidores, causando confusão e desvio de clientela.

  6. Concorrência desleal.

  7. Alegação de que a reputação e credibilidade da requerente estão sendo afetadas pela utilização indevida da marca pela requerida.

  8. Solicitação de indenização por danos morais.

  9. Argumento sobre o uso indevido de nome próprio/apelido sem autorização expressa frente ao INPI, solicitando que a requerida comprove tal autorização ou incorra em revelia na contestação.

Ao se debruçar sobre a r. sentença, verifica-se que esta, quanto ao mérito da lide, não analisou corretamente os autos, tão pouco se debruçou sobre as alegações iniciais, se limitando a afirmar que inexistem provas nos autos.

A sentença que não ataca todos os argumentos da inicial viola o princípio da fundamentação, uma pedra angular do devido processo legal, constituindo uma afronta à transparência e à justiça nas decisões judiciais.

No caso em análise, referente ao registro de marcas, percebemos uma lacuna preocupante na decisão proferida, que não enfrentou todos os argumentos trazidos na inicial, comprometendo, assim, a integridade do julgamento.

O CPC, em seu artigo 489, § 1º, estabelece que "não se considera fundamentada qualquer decisão judicial que não confronte todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador".

Tal dispositivo não apenas preconiza a necessidade de que todas as questões relevantes sejam devidamente abordadas, mas também ressalta a importância de que o julgador se manifeste de forma clara e fundamentada sobre cada ponto controverso apresentado pelas partes.

No presente caso, verifica-se que a sentença em questão não atende a essa exigência legal. Ao não abordar todos os argumentos e questões trazidos pela parte autora na inicial, a decisão deixa lacunas que comprometem a compreensão dos motivos que levaram à conclusão adotada pelo juiz. Essa omissão não apenas viola o princípio da fundamentação das decisões judiciais, mas também prejudica o exercício do direito de defesa e o acesso à justiça.

Além disso, a jurisprudência pátria tem sido firme ao reconhecer a nulidade de decisões que não observam o dever de fundamentação, vejamos:

"REIVINDICATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. MÉRITO. EXCEÇÃO DE USUCAPIÃO ACOLHIDA. Sentença de improcedência. Irresignação dos autores 1. Preliminar. Nulidade da sentença por ausência de fundamentação. Preliminar acolhida. Magistrado de primeiro grau que não enfrentou os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão pela ocorrência da usucapião (art. 489, § 1º, IV, CPC). Decretada a nulidade sentença, prosseguindo-se à análise do mérito por estar o processo em condições de imediato julgamento (art. 1.013, § 3º, IV, CPC). (...) De início, é caso de acolher a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação. Isto porque, o magistrado de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos pelos autores capazes de, em tese, infirmar a conclusão pela ocorrência de usucapião. Com isso, em razão da ausência de fundamentação da sentença (art. 489, § 1º, IV, CPC), deve ser decretada sua nulidade. (...)" (TJSP, Apelação n. XXXXX-74.2016.8.26.0114, Rel. Carlos Alberto de Salles, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2018, grifou-se)

"DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA - VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 489, § 1º, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AGRAVO INTERNO PREJUDICADO - NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. A omissão, pelo magistrado, da fundamentação de sua decisão com base nos elementos técnicos constantes dos autos, além de afrontar o inciso IX, do artigo 93, da Carta Magna, impossibilita à parte o seu eficaz ataque pela via recursal própria, inviabilizando, ainda, a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato recorrido (...) Não se afigura lícito, portanto, estendê-la à agravante, que não integrou a relação processual do despejo, isso sem falar que a decisão agravada padece de fundamentação adequada, uma das características do processo contemporâneo, calcado no due process of law, representando uma garantia inerente ao Estado de direito, implicando maltrato a norma inscrita no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal que obriga sejam fundamentadas todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade. (...) Na verdade, só o conhecimento das razões de decidir podem permitir que os interessados recorram adequadamente e que os órgãos superiores controlem com segurança a justiça e a legalidade das decisões submetidas à sua revisão (José Carlos Barbosa Moreira, Temas de Direito Processual, segunda série, p. 86, Saraiva). Os litigantes têm o direito de conhecer precisamente as razões de fato e de direito que determinaram o sucesso ou insucesso de suas posições de tal modo que as questões submetidas devem ficar claramente resolvidas, sem obscuridades ou omissões, inclusive para proporcionar o reexame da matéria pela Superior Instância, verbis:" Elevada a cânone constitucional, a fundamentação apresenta-se como uma das características do processo contemporâneo, calcado no 'due process of law', representando uma 'garantia inerente ao Estado de direito' "(REsp. 131.899 - MG - STJ - 4ª T. - Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira). A omissão, pela magistrada, na fundamentação de sua decisão implica ofensa ao disposto no art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador impossibilitando a aferição, no grau superior, da pertinência e correção do ato judicial recorrido." (TJSP, Agravo Interno n. XXXXX-83.2018.8.26.0000, Rel. Renato Sartorelli, 26ª Câmara de Direito Privado, j. 13/09/2018, grifou-se)

"(...) Preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação - Nulidade reconhecida - Ofensa ao artigo 93, inciso IX, da CF e art. 489, § 1º, II, III e IV, do CPC - É nula a sentença genérica que não externar as razões do convencimento adotado, caracterizando ofensa ao princípio da fundamentação dos atos processuais - Preliminar acolhida, para anular a sentença - Recurso provido neste ponto. (...) Inicialmente, cabe acolher a alegação preliminar de nulidade da sentença proferida, por violação da regra do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, também do artigo 489, parágrafo 1º, incisos III e IV, do Código de Processo Civil. (...) A apelante se insurge alegando que o D. Juízo"a quo"não enfrentou as questões postas em debate, sendo que nada foi apresentado a respeito das peculiaridades do caso concreto e, consequentemente, os argumentos desenvolvidos pela ora apelante deixaram de ser apreciados. (...) Realmente, conforme se insurge a apelante, a r. sentença analisou de forma superficial e genérica os pontos conflitantes (...) O nosso sistema legal veda a absoluta ausência de motivação ( CF, art. 93, IX; CPC, art. 489), como se deu no caso em apreço, em que, embora não fosse necessário extenso relato ou extensa explanação de motivação, alguma motivação era de rigor. Com efeito, um dos princípios constitucionais norteadores do processo é a fundamentação das decisões judiciais. Tal determinação constitucional visa a evitar decisões arbitrárias por parte dos magistrados e a garantir ao jurisdicionado o direito de compreender os fundamentos do julgamento de seu caso. O princípio constitucional da fundamentação e publicidade das decisões judiciais é cláusula essencial ao estado democrático de direito. O princípio em comento encontra-se expressamente previsto no art. 93, IX, da Carta Magna (...) Consagrando a importância do princípio da fundamentação no ato da prestação jurisdicional o atual ordenamento processual civil não apenas o elencou como um dos requisito essenciais das decisões judiciais, mas expressamente tratou das hipóteses de não fundamentação, que estão consubstanciadas no rol exemplificativo do art. 486, § 1º (...) A garantia constitucional da fundamentação das decisões judiciais integra o devido processo legal artigo , inciso LIV, da Constituição Federal. Destarte, no presente caso, dada a falta de fundamentação da decisão, verificou-se, por conseguinte, ofensa ao devido processo legal, bem como o princípio da fundamentação dos atos processuais, sendo de rigor, portanto, a anulação da sentença nos moldes pleiteados ponto. (...)" (TJSP, Apelação n. XXXXX-35.2016.8.26.0053, Rel. Ponte Neto, 8ª Câmara de Direito Público, j. 12/09/2018, grifou-se)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE PRECEDENTE QUE CORROBORA COM A TESE RECURSAL E QUE FORA UTILIZADO COMO RATIO DECIDENDI DA DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC CONFIGURADA. (...) 2. Com relação à omissão do julgado, previu, ainda, em seu parágrafo único, que incidirá neste vício o julgado que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1º, do NCPC(...) (...) (STJ, EDcl no AgInt no AgInt no AREsp XXXXX/BA, Rel. Min. Lázaro Guimarães (desembargador convocado do TRF 5ª Região), Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 07/08/2018, DJe 25/09/2018)

Nesse sentido, o respeito ao princípio da fundamentação não apenas assegura a integridade e a legitimidade do processo judicial, mas também contribui para a construção de uma jurisprudência coesa e transparente, capaz de promover a efetiva realização da justiça.

Portanto, é fundamental que os órgãos judiciais atentem para essa exigência legal, garantindo que todas as decisões sejam devidamente fundamentadas, sob pena de nulidade e violação aos direitos das partes envolvidas.

5. DOS MOTIVOS PARA REFORMA DA SENTENÇA

Caso não se entenda pela nulidade da sentença, o que só se admite pelo princípio da eventualidade, no mérito, a sentença também merece reforma, conforme restará demonstrado

I - DAS PROVAS

No que concerne à questão probatória, a sentença apresenta uma abordagem insuficiente e incompleta. Ao analisar as provas produzidas nos autos, a decisão se limitou a considerar a ausência de produção de outras provas pela parte autora, sem realizar uma análise aprofundada e imparcial das evidências apresentadas pelas partes.

O artigo 373, inciso I, do CPC, estabelece que o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito recai sobre o autor da demanda. Contudo, é importante ressaltar que a mera ausência de provas produzidas pela parte não pode ser interpretada como uma comprovação automática da inexistência do direito alegado.

No caso em questão, a parte apelante apresentou elementos probatórios consistentes que confirmam a existência de registro prévio da marca, bem como o uso contínuo e anterior da mesma, inclusive com evidências de sua aplicação em estabelecimento físico da parte apelada (fl. 41).

Esses elementos, se devidamente analisados e confrontados com as alegações da parte apelada, fornecem subsídios para uma conclusão mais precisa e justa por parte do juízo.

Portanto, é fundamental que a decisão judicial não abordou de maneira mais detalhada e imparcial as provas apresentadas pelas partes, considerando os elementos probatórios trazidos pela parte apelante.

II - DA CONVIVÊNCIA PACÍFICA

O dispositivo recorrido incorre em equívoco ao afirmar que a simples coexistência das empresas por muitos anos descarta a possibilidade de concorrência desleal. Na verdade, a aquisição dos equipamentos da empresa apelante pela apelada, aliada ao aproveitamento do renome da primeira para utilizar a mesma marca e, consequentemente, vender mais, configura claramente uma prática de concorrência desleal.

A utilização da mesma grafia e fonética pelas duas marcas agrava ainda mais a situação, pois isso induz os consumidores a erro e confusão, especialmente considerando que ambas atuam no mesmo segmento de mercado e no mesmo estado. Essa semelhança entre as marcas pode levar os consumidores a acreditarem erroneamente que estão adquirindo produtos de uma única empresa, o que caracteriza uma conduta desleal e prejudicial ao mercado e aos consumidores.

Um exemplo elucidativo dessa situação seria o caso hipotético de uma marca de refrigerante se denominar" Coca Cola "e começar a vender uma bebida à base de coca. Nesse cenário, é natural que milhares de consumidores comprem o produto acreditando tratar-se da famosa marca de refrigerantes, o que evidencia a confusão e o erro induzidos pela semelhança entre as marcas.

Nesse sentido, vejamos entendimento de nossos Tribunais:

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCAS - IMPOSSIBILIDADE - MARCAS MISTAS FORMADAS POR TERMO EVOCATIVO - ÔNUS DA CONVIVÊNCIA - INAPLICABILIDADE - SEMELHANÇA GRÁFICA E IGUALDADE FONÉTICA ENTRE OS ELEMENTOS NOMINATIVOS - SEGMENTOS MERCADOLÓGICOS AFINS - POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO - OCORRÊNCIA - ART. 124, XIX DA LPI - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11 DO CPC. 1 - As marcas mistas"HARDY"e"HARDI"em cotejo são formadas pelo termo evocativo"HARD", palavra que vem do inglês e significa"duro", reproduzindo a ideia de um produto forte/resistente. 2 - Muito embora em situações análogas se tenha entendido pelo ônus da convivência entre marcas mistas evocativas, essa corrente não pode ser aplicada no presente caso, na medida em que é cristalina a semelhança gráfica e igualdade fonética entre os sinais marcários. 3 - As marcas em questão possuem o termo nominativo"HARD"como o principal elemento atrativo dos sinais"HARDI"E"HARDY", inclusive nas suas formas mistas. Tais marcas, embora não sejam graficamente idênticas, do ponto de vista fonético são iguais, já que ambas são pronunciadas como" HARDI ". 4 - Visto que há quase igualdade gráfica e que existe identidade fonética entre os sinais marcários, há grande risco de confusão ou associação indevida por parte dos consumidores. Ainda que não se verifique total similaridade gráfica, a igualdade fonética é suficiente para induzir o consumidor a erro, não tendo o elemento figurativo o condão de conferir distintividade suficiente aos registros da apelante. 5 - A probabilidade de confusão entre as marcas em debate é reforçada em virtude de as partes litigantes possuírem similaridade em relação a alguns produtos, atuando em segmentos mercadológicos afins. 6 - Majoração dos honorários advocatícios no valor de 1% (um por cento), na 1 forma do art. 85, § 11 do CPC/15. 7 - Recurso conhecido e desprovido.(TRF-2 - AC: XXXXX20174025101 RJ XXXXX-09.2017.4.02.5101, Relator: GUSTAVO ARRUDA MACEDO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA ESPECIALIZADA) (grifos nossos)

É bom lembrar ainda que o produto saltenha é extremamente específico e consumido apenas por alguns países Hispano Americanos e algumas cidades brasileiras fronteiriças a estes países.

Diante disso, é imperativo que se reconheça a existência de concorrência desleal no caso em análise, tendo em vista a identidade entre as marcas, a atuação no mesmo mercado e os potenciais danos causados aos consumidores e à concorrência justa.

Esse entendimento está em consonância com jurisprudências de nossos tribunais, que reconhecem a importância de coibir práticas que possam prejudicar a livre concorrência e a confiança dos consumidores no mercado.

III - DA DISTINTIVIDADE

O dispositivo recorrido comete um equívoco ao alegar que os dois logotipos levados a registro são claramente distintos, ignorando a evidente falta de diferenciação no elemento nominativo das marcas.

A marca do Apelante," XX, é idêntica à marca da apelada, "XX", não apresentando qualquer distinção no elemento nominativo.

É patente a ilicitude praticada pela apelada, que busca de forma desleal se apropriar do nome e da marca do Apelante para atrair os clientes do mesmo ramo comercial.

Ressalta-se que todas as garantias visam proteger tanto as empresas e seus investimentos quanto o público em geral, incluindo consumidores, fornecedores e instituições financeiras, para assegurar que a concorrência ocorra de forma leal e justa, respeitando os direitos e deveres de todos os envolvidos.

Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem reprimido a utilização ilícita de marcas alheias em situações análogas, conforme demonstrado pelos julgados abaixo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À EXCLUSIVIDADE DE USO DE MARCA REGISTRADA NO INPI E DE MODELO DE UTILIDADE COM PEDIDO DE PATENTE DEPOSITADO NO INPI. VIOLAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. 1. Aquele que obtém o registro de marca no INPI tem o direito de explorá-la economicamente, com exclusividade, podendo impedir que outras empresas concorrentes de mesmo mercado utilizem a mesma marca, logomarca e nome de fantasia ou algo semelhante a eles. 2. O depósito do pedido de patente em relação a modelo de utilidade confere ao postulante apenas expectativa de direito à exclusividade. Entretanto, ainda que não tenha obtido o registro do modelo de utilidade, o autor pode impedir que a ré utilize sua ideia e pleitear indenização pelos danos que esse uso indevido lhe provocou, se a segunda, tendo ciência de que o primeiro é o criador da ideia, apropriou-se da expertise da produção do modelo de utilidade por causa da relação comercial pretérita havida entre ambos. 3. O dano moral da pessoa natural inventora da marca e do modelo de utilidade indevidamente utilizados pela empresa ré é in re ipsa, porquanto são evidentes os abalos à personalidade do criador ao tomar ciência do uso indevido de suas invenções por terceira pessoa. Não é difícil imaginar o sentimento de revolta e frustração da pessoa que gasta horas, dias, meses ou anos de sua vida estudando e pesquisando para desenvolver marca e produto exclusivo e que, depois de todo o esforço, vê um terceiro enriquecer com o uso indevido de sua ideia. 4. Apelo não provido. (TJ-DF - APC: XXXXX, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Data de Julgamento: 09/12/2015, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: 245). (grifos nossos)

ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. Tutela antecipada. Cabimento. Presença dos requisitos autorizadores. Depósito do pedido de registro junto ao INPI autoriza a defesa da usurpação e a defesa da marca perante terceiros. Oferta ao mercado de serviços assemelhados, com marcas que denotam ao menos certa semelhança fonética e gráfica pode, em tese, provocar o desvio indevido da clientela e a confusão do consumidor, ou ao menos a indevida exploração de prestígio de marca alheia. Recurso provido. (TJ-SP - AI: XXXXX20138260000 SP XXXXX- 26.2013.8.26.0000, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 06/02/2014, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 10/02/2014). (grifos nossos)

Propriedade industrial – Abstenção de uso de marca – Semelhança de sinais gráficos na embalagem designando produtos análogos. Colidência não só da expressão, mas também visual, para identificar os mesmos produtos, criando possibilidade de confusão aos olhos do consumidor. Abstenção de uso – Cabimento. Apelo provido em parte. (TJ/SP, Apelação com Revisão XXXXX, 10 ª Câmara de Direito Privado, Rel. Testa Marchi, j. em 02.05.2006)

A apelada tem desrespeitado o direito de uso exclusivo da marca "SALTENHARIA DO NANDINHO", mesmo ciente de que há registro anterior da marca junto ao INPI e o direito de criação do elemento nominativo.

A empresa reclamada, ao se utilizar do nome da marca "XX", dificulta significativamente o discernimento dos consumidores de boa-fé, que podem erroneamente acreditar que se trata da mesma empresa, considerando o mesmo produto.

A similaridade entre os produtos, aliada à utilização parasitária da marca do Apelante, gera confusões ou associações indevidas na mente do consumidor e desvia a clientela do Apelante, o que já está ocorrendo.

Quanto à legislação, a Lei 9.279/96 proíbe o registro de uma marca que reproduza ou imite outra marca já registrada, para não confundir o consumidor.

O art. 124 da referida Lei estabelece que não são registráveis como marca a reprodução ou imitação de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ou associação com marca alheia.

O dispositivo em questão decorre do direito à proteção de marca, que encontra assento no art. 5.º, inc. XXIX, da Constituição Federal, nestes termos:

XXIX - A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como a proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

Para existir o registro de mesmo nome para duas marcas diferentes, é observado o Princípio da Especialidade (também chamado de Princípio da Especificidade) o qual diz que o registro da marca é limitado ao ramo de atividade a ela vinculado e da territorialidade, no qual as empresas não podem ser influenciadas uma pela outra devido à proximidade territorial.

Um caso de bastante repercussão diz respeito à Sicredi, que ganhou uma causa na 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJ-RS). Pelo uso indevido do nome Socicred, a empresa Sociedade de Crédito ao Microempreendedor perdeu o processo movido pela Sicredi, uma vez que não é permitido utilizar um nome similar atuando no mesmo segmento, já que, desta forma, poderia induzir o consumidor ao erro. Os nomes parecidos e oferecendo o mesmo serviço seria uma possibilidade clara de equívocos, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO INPI AFASTADA. NULIDADE DO REGISTRO DE MARCA. confusão nos consumidores. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. pedido de redução. Não acolhimento.(...) 2. Hipótese em que possui razão a parte autora, porque demonstra já estar no mercado há muitos anos, com registro anterior da marca, existindo possibilidade fundada de confusão nos consumidores acerca da relação ou não entre as marcas, já que ambas se dedicam ao mesmo ramo empresarial. (...) (TRF4, APELREEX XXXXX-49.2012.4.04.7100, TERCEIRA TURMA, Relator FERNANDO QUADROS DA SILVA, juntado aos autos em 27/11/2014)

Empresas com nomes e marcas parecidos são comuns no meio industrial, parte porque, em certos segmentos, há muita competitividade e monopolização. Porém, só existe conflito quando as marcas que identificam a empresa coabitam no mesmo espaço territorial e de segmento. Como é a situação dos autos.

No caso, pelo que se extrai dos documentos juntados, a apelante depositou junto ao INPI em 2019, o qual foi concedido e a apelada, por sua vez, depositou seu pedido em 2021, evidenciada, portanto, a posteriormente do registro da marca da apelante.

Ainda pelos documentos que vieram acostados aos autos, verifica-se que as marcas em questão são utilizadas para o mesmo produto (venda de saltenha) e as empresas detentoras dos registros possuem sede no mesmo estado e em cidades próximas.

No caso em análise, mesmo que opere em áreas geográficas diferentes, o mundo hoje é online e sem fronteiras, portanto, a territorialidade não impede essa confusão, o que se agrava por ambas venderem o mesmo produto

Outrossim, a semelhança entre as marcas é evidente, havendo suscetibilidade de causar confusão ou associação entre elas, inclusive, mais do que comprovado restou a confusão, já que diversos clientes da apelante buscam enganosamente a apelada.

Aqui não estamos discutindo nem o uso de componentes comuns, já que os nomes são idênticos na escrita e fonética.

Logo, possui razão a parte apelante, porque demonstrou já estar no mercado há muitos anos, com registro anterior da marca, existindo possibilidade fundada e concreta de confusão nos consumidores e fornecedores acerca da relação ou não entre as marcas, já que ambas se dedicam ao mesmo ramo empresarial e um mesmo espaço geográfico.

Aliás, há inúmeros precedentes que acolhem a tese da Agravada, como dão mostras os v. arestos:

AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA NO INPI. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEMELHANÇA DE NOMES. EQUIVALÊNCIA SONORA. ANULAÇÃO. As denominações ENGEPEÇAS e INGEPEÇAS diferenciam-se entre si por apenas uma letra. Há definitivamente reprodução quase total de marca, com similaridade confundível, possibilitando associação com marca alheia. Apresentam ainda idêntica sonoridade, enquadrando-se na vedação do art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, devendo ser anulado o registro da segunda, constante no Processo Administrativo nº 825104017 do INPI. (TRF4, AC XXXXX-84.2010.404.7000, Terceira Turma, Relatora p/ Acórdão Maria Lúcia Luz Leiria, D.E. 09/11/2012)
ADMINISTRATIVO. MARCA. REGISTRO EM DESACORDO COM AS DETERMINAÇÕES LEGAIS. INDEFERIMENTO. 1. É vedado o registro como marca, de reprodução ou imitação, total ou parcial, de marca alheia já registrada, para certificar serviço idêntico (ou semelhante, ou afim), suscetível de causar confusão ou associação entre as marcas 2. A mera alegação de que se tratam de serviços assinalados em classes diferentes não merece prevalecer sobre a análise realizada pelo INPI, que resultou no indeferimento do registro da marca, e presume-se legítima, salvo demonstração em contrário. (TRF4, AC XXXXX-20.2009.404.7201, Quarta Turma, Relator Luís Alberto D'azevedo Aurvalle, D.E. 23/08/2012)
ADMINISTRATIVO. INPI. ATO ADMINISTRATIVO DE CONCESSÃO DE REGISTRO DE MARCA. PRODUTOS DE VESTUÁRIO. NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA. É impedido o registro de marcas semelhantes no mesmo segmento, até mesmo em alguns casos afastando o princípio da especialidade, segundo o qual seriam indevidos registros similares apenas na mesma classe. Existe efetivo risco de prejuízo ao consumidor, e este, em nosso ordenamento jurídico, é tido como vulnerável na relação de consumo (art. , I, do CDC), além da possibilidade de prejuízo a empresa que detém o registro da marca mais antiga. (TRF4, REOAC XXXXX-1, Quarta Turma, Relator Sérgio Renato Tejada Garcia, D.E. 23/11/2009)

Neste contexto, é patente a tentativa da Apelada de ludibriar a legislação e o judiciário, praticando ato ilícito ao adotar um nome igual ou similar ao do Apelante, atuando no mesmo ramo e território de atuação.

IV - DA INSCRIÇÃO NO INPI

O caso em análise envolve a disputa entre o apelante, detentor do primeiro registro da marca "XX", e a apelada, que busca legitimar seu registro posterior.

Ressalta que o apelante possui outros diversos registros com este nome, algumas já registradas, inclusive conflitando com a marca da apelada:

O registro da marca junto ao INPI confere ao titular o direito de exploração exclusiva da mesma, nos termos da Lei nº 9.279/96, que dispõe sobre os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial.

Conforme estabelecido no artigo 124 desta Lei, não são registráveis como marca aquelas que reproduzam ou imitem outra marca já registrada, para distinguir ou certificar produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, suscetíveis de causar confusão ou associação com marca alheia.

Neste contexto, a jurisprudência tem consolidado o entendimento de que o primeiro registro da marca no INPI deve prevalecer sobre registros posteriores, em consonância com o princípio da anterioridade. Esse princípio, que fundamenta o sistema de registro de marcas, estabelece que o direito de uso exclusivo da marca é conferido ao primeiro titular que a registrou, conferindo-lhe proteção contra a utilização indevida por terceiros.

A doutrina especializada destaca que a proteção conferida ao titular do primeiro registro da marca visa garantir a segurança jurídica e a estabilidade nas relações comerciais, evitando a concorrência desleal e protegendo os investimentos realizados na construção e consolidação da marca.

Ademais, o caso apresentado reforça a necessidade de se coibir práticas de concorrência desleal, previstas no artigo 195 da Lei nº 9.279/96, que configura como crime a conduta daquele que, dentre outras situações, se utiliza indevidamente de marca alheia para obter vantagem competitiva.

A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu a concorrência parasitária no caso do uso indevido da cor azul e da imagem de triângulos azuis que sugerem a figura de um diamante, é emblemática (TJ-SP-AC: XXXXX20108260564 SP XXXXX-48.2010.8.26.0564).

Essa decisão reforça a importância de se proteger a propriedade intelectual e de se coibir práticas que possam causar confusão ou associação indevida entre marcas no mercado.

Há de se falar ainda na omissão da apelada quanto aos demais registros de marca do apelado. Ela nunca protocolou oposição, a única coisa que fez foi tentar registrar na categoria que ainda não tinha registro, ou seja, ela apenas que se valer da marca do autor, sem nenhum interesse maior do que usar seu nome e reputação.

Portanto, diante da narrativa apresentada pela apelada e das disposições legais, doutrinárias e jurisprudenciais expostas, é possível concluir que o registro concedido ao apelante prevalece sobre o registro posterior, conferindo-lhe o direito exclusivo de uso da marca "XX" e respaldando sua impugnação contra a narrativa trazida pela Ré.

V - DO APELIDO “XX”

Assim como nomes próprios e sobrenomes podem ser registrados como marca, apelidos pelos quais uma pessoa é conhecida também podem ser protegidos legalmente.

No caso em questão, "XX" é um apelido que remonta à infância de XX, dado por sua madrinha, e que se tornou parte integrante de sua identidade e história pessoal.

Considerando que a apelada não possui ninguém com o mesmo nome na empresa, não há justificativa para que ela utilize o nome "XX" sem a autorização do XX.

Inclusive admite usar o mesmo nome, já que comprou o estabelecimento.

A propriedade de uma marca está intimamente ligada à identificação do produto ou serviço com uma determinada pessoa ou empresa, e a apropriação indevida de um nome que tem forte associação com o sócio da apelante pode gerar confusão e prejuízos tanto para ele quanto para seus clientes.

Um dos principais objetivos de uma marca é identificar um produto ou serviço para os consumidores, de modo que exista um vínculo entre eles. Com isso, não é permitido que duas marcas muito parecidas sejam registradas, pois acabaria causando confusão aos clientes, o que é péssimo para eles e para as empresas.

No caso de "XX", trata-se de um apelido com uma forte carga emocional e histórica para Leonardo, o que reforça ainda mais sua legitimidade como marca registrada.

Portanto, respeitar o nome "XX" como pertencente ao XXnão apenas está em conformidade com a legislação de marcas, mas também é uma questão de ética empresarial e reconhecimento dos direitos individuais.

Assim, a apelada deve buscar alternativas de marca que não infrinjam os direitos de propriedade intelectual do sócio da apelante e que respeitem sua identidade e história pessoal.

VI - DOS DANOS

Considerando as circunstâncias apresentadas, a ocorrência de danos morais no caso em questão é clara e justificada. O Apelante sofreu inúmeros constrangimentos e prejuízos em decorrência do uso indevido de sua marca registrada pela Apelada.

O dano moral, nesse contexto, é uma violação dos direitos da personalidade do Apelante, que merece proteção jurídica. A legislação brasileira, em especial o Código Civil, estabelece a responsabilidade civil por danos morais, conforme o artigo 186, que determina que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Além disso, o artigo 927 do mesmo Código estabelece que há obrigação de reparar o dano moral, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.

A doutrina brasileira tem ressaltado a importância da reparação dos danos morais como forma de compensar a dor, o sofrimento e os prejuízos psicológicos causados pela violação dos direitos da personalidade. Nesse sentido, autores como Carlos Roberto Gonçalves e Pablo Stolze Gagliano destacam a necessidade de uma reparação adequada, capaz de restabelecer a dignidade da parte prejudicada.

A jurisprudência nacional tem sido consistente no reconhecimento da obrigação de indenizar por danos morais decorrentes da violação de direitos, inclusive nos casos de uso indevido de marcas registradas. A decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no caso citado, reforça a necessidade de proteção da propriedade intelectual e da integridade das marcas, concedendo indenização por danos morais diante da concorrência parasitária.

Portanto, diante das provas apresentadas e da legislação aplicável, é incontestável a existência do dano moral sofrido pelo Apelante em decorrência da conduta ilícita da Apelada. A reparação dos danos morais é essencial não apenas para compensar o prejuízo experimentado, mas também para desestimular condutas semelhantes no futuro, contribuindo para a preservação dos direitos de propriedade intelectual e para a garantia da concorrência leal no mercado.

5. DOS PEDIDOS E REQUERIMENTOS

Ante o exposto, a parte recorrida vem pedir e requerer:

Requer seja admitido o presente recurso, por ser o mesmo próprio e estar presentes os pressupostos legais de admissibilidade.

Requer a suspensão dos efeitos da sentença até uma decisão final.

Ao final, pede seja dado provimento ao presente recurso em seu mérito, para ANULAR A DECISÃO SEM FUNDAMENTAÇÃO CORRETA.

Não entendendo neste sentido, pede seja julgada procedente a demanda para condenando a Requerida a abster-se definitivamente de utilizar a expressão “XX” em sua loja, em seus eventos, sua área de atuação, em seus produtos, letreiros, fachadas, publicidade, propaganda, websites, redes sociais, bem como todos os meios de divulgação pública, e ainda em qualquer outro meio em que essa expressão se revele ao público, incluindo seu nome empresarial e fantasia, por se tratar de flagrante reprodução da marca registrada da Requerente, sob pena de incidência de multa diária a ser calculada

Pede a condenação da parte contrária ao pagamento das custas e despesas e honorários, art. 85 § 1º, II do CPC.

Termos em que,

Pede deferimento.

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