Processo n. 1100359-6 do TRF-2

Andamento processual

08/09/2016há 3 anos

9ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 39ª Vara Federal

Boletim: 2016000071

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

3 - 0805149-23.2010.4.02.5101 (2010.51.01.805149-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) UNIÃO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A (ADVOGADO: RJ048117 - FLAVIO STARLING LEONARDOS, SP182679 -SIDNEY PEREIRA DE SOUZA JUNIOR.) x MERCK CO, INC (ADVOGADO: RJ057882 - FILIPE DA CUNHA LEONARDOS, RJ127614 - MARCELA TRIGO DE SOUZA, RJ079412 - OTTO BANHO LICKS.) x INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 000689/2016 .

PROCESSO Nº 0805149-23.2010.4.02.5101

SENTENÇA (Tipo A)

UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S/A (UNIÃO QUÍMICA) propõe Ação Ordinária em face de MERCK & CO, INC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo seja decretada a nulidade da patente pipeline PI 1100359-6, de titularidade da empresa Ré, “pela falta de atividade inventiva, não preenchimento de requisitos formais no processo de concessão da patente brasileira e pelo exaurimento de seus efeitos no Brasil decorrente da extinção da patente materna norte-americana”.

Requer, ainda, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da pa tente PI 1100359-6 em relação à Autora, na forma do artigo 56, § 2º da Lei 9.279/96, até o trânsito em julgado da presente lide.

Finalmente, requer a citação da parte ré e a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatíc ios, protestando por todos os meios de provas admitidos em direito e atribuindo valor à causa.

Assevera, em resumo, que, em 28/04/97, a empresa Ré depositou, junto ao INPI, o pedido de patente n. PI 1100359-6, intitulado “Composições Oftálmicas Compreendendo Combinações de um Inibidor de Anidrase Carboxílica e um Antagonista Beta Adrenérgico”, com respectiva concessão em 03/05/05 e com prazo de vigênc ia de 20 anos a c ontar da data do primeiro depósito no exterior, em 14/04/91; que a

patente norte-americana, da qual depende o aludido pedido pipeline brasileiro, foi extinta antecipadamente, em 19/06/09, e caiu em domínio público, exaurindo-se, dessa forma, a vigência da patente brasileira PI 1100359-6; que atua no mercado brasileiro de medicamentos desde a sua fundação, no ano de 1936, e desenvolveu o produto DRUSOLOL, caracterizado pela combinação de dois fármacos em um único colírio, destinado ao tratamento de hipertensão ocular, dentre os quais se encontra o glaucoma; que a Autora buscou o registro do medicamento DRUSOLOL junto aos órgãos competentes (registro de marca no INPI e autorização da ANVISA); que constatou a existência de uma barreira patentária, consubstanciada na patente pipeline PI 1100359-6, de titularidade da empresa Ré, utilizada para fabric ação e comercialização do medicamento COSOPT; que a patente em questão PI 1100359-6 não deve garantir exclusividade à empresa Ré, seja porque caiu em domínio público a patente norte-americana originária do pipeline, seja porque carece de atividade inventiva e padece de graves vícios formais no seu processo administrativo de concessão; que a patente PI 1100359-6 foi concedida sem o exame de mérito do INPI, na forma do art. 230 da LPI; que a manutenção da vigência da PI 1100359-6 é prejudicial aos interesse e saúde públicos, na medida em que outorga um monopólio à empresa Ré, onerando os consumidores e as empresas concorrentes; que a patente de invenção norte-americana que deu origem à concessão da PI 1100359-6 foi extinta em 19/06/09 e, por consequência, caiu em domínio público, restando inaceitável que a patente anulanda permaneça em vigor; que a patente de invenção PI 1100359-6 nada mais é do que a mera justaposição de conhecimentos comuns, sem que dela decorra um resultado não evidente, carecendo a mesma de atividade inventiva; que, considerando que a patente pipeline nada mais é do que uma revalidação no Brasil do privilégio anteriormente concedido, conclui-se que o destino da patente pipeline PI 1100359-6 segue, obrigatoriamente, o destino da patente materna; que deve ser observada a relação de dependência que norteia o sistema excepcional das patentes pipeline; que a patente de invenção PI 1100359-6 é nula de pleno direito, na forma do art. 46 da LPI, pois carece de atividade inventiva, conforme fls. 17; que a patente anulanda não atende os requisitos dos artigos e 13 da Lei 9.279/96; que as características constantes das reivindicações da patente PI 1100359-6, “ao não agregarem efeito técnico novo algum aos elementos que compõem o estado da técnica, não apresentam o mínimo de atividade inventiva exigida pela Lei”; que a patente de invenção PI 1100359-6 não preenche o requisito de atividade inventiva e foi concedida em desacordo com a legislação pertinente; que a empresa Ré indicou data incorreta do primeiro depósito da patente correspondente no exterior e apresentou a cópia da patente americana mais de 12 meses após a sua concessão nos Estados Unidos, violando o item 11 do Ato Normativo 126/96 do INPI e os artigos 221 a 224 da LPI; que estão presentes os pressupostos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada; e que a documentação, a legislação e precedentes judiciais e doutrinários amparam a pretensão autoral.

A parte autora junta procuração e documentos e paga as custas.

Indeferido o pedido de liminar, nos termos das decisões de fls. 420 e 432, restando negado provimento ao respectivo agravo de instrumento, conforme fls. 1486/1494 e 1894/1927.

Às fls. 467/468, foi determinada a distribuição dos presentes autos por dependência ao processo nº 2010.5101.803322-5, tendo a parte autora apresentado embargos de declaração, que restaram rejeitados às fls. 714.

Termo de Retificação às fls. 593.

A empresa Ré apresenta reconvenção, procuração e documentos às fls. 717/891, aduzindo, em resumo, que a ementa Nardin (“activity of the topical cai MK-507 bid when added to timolol bid”) foi escrita e divulgada por cientistas da própria empresa Ré (Merck), com base em informações obtidas diretamente do inventor, estando a mesma inserida no “período de graça” de um ano (17/04/1990 a 17/04/1991), conforme art. 12 da LPI; que a referida ementa Nardin fundamenta a tese de nulidade da PI 1100359-6 da UNIÃO QUÍMICA nos presentes autos e da GERMED na ação conexa (processo 2010.5101.803322-5), conforme demonstrado às fls. 719/720; que almeja com a presente reconvenção a declaração incidental e definitiva, com força de coisa julgada, de que a aludida ementa Nardin está abarcada pelo período de graça do art. 12 da LPI; que a referida questão deve ser analisada de forma autônoma para evitar discussões desnecessárias e decisões conflitantes; que o julgamento da referida questão deve anteceder a análise e o julgamento da ação principal, pois, caso procedente, poderá ser descartado de plano o aludido documento, evitando até mesmo eventual nulidade da perícia técnica; que a correta delimitação dos fatos e documentos sobre os quais incidirá a perícia técnica é medida que se impõe diante dos princípios da economia e celeridade processuais; que trata-se de questão que independe de produção de qualquer prova, podendo ser dirimida antecipadamente; que de acordo com os entendimentos da doutrina e da jurisprudência, o réu pode pleitear a declaração incidente prevista no artigo 325 do CPC/1973, devendo fazê-lo na forma de ação reconvencional; que a pretensão da Ré/Reconvinte é obter uma decisão definitiva, com força de coisa julgada, acerca da discussão em torno do fato da “ementa Nardin” estar ou não compreendida no período de graça do art. 12 da LPI, de modo a evitar discussões desnecessárias e decisões conflitantes; que tal questão reveste-se de prejudicialidade, devendo ser resolvida previamente à análise e julgamento da ação principal; que a “ementa Nardin” não torna óbvia, nem muito menos antecipa o invento reivindicado na patente PI 1100359-6, sendo certo que ela apresenta apenas e tão somente uma ementa dos resultados de testes realizados pela Merc k durante o proc esso de desenvolvimento da invenç ão; que a Autora não se

desincumbiu de provar que a “ementa Nardin” foi, de fato, divulgada pouco tempo antes do depósito do pedido de patente em questão, limitando-se a juntar uma cópia simples de uma publicação da ARVO – The Association for Research in Vision and Ophthalmology, em que consta um carimbo questionável aposto com a data de 15/03/1991 quase ilegível; que a “ementa Nardin” não é integrante do estado da técnica para a PI 1100359-6; que devem ser observados os nomes dos autores do aludido estudo (fls.114); que a exceção prevista no art. 12 da LPI não considera estado da técnica a divulgação de invenção se promovida “pelo inventor” ou “com base em informações obtidas direta ou indiretamente do inventor ou em decorrência de atos por este realizados”; que a “ementa Nardin” foi divulgada dentro do prazo de um ano, exatamente como determina o art. 12 da LPI, restando evidente que tal publicação, ainda que supostamente tenha ocorrido alguns dias antes da data do primeiro depósito, não pode ser considerada estado da técnica para fins de novidade e atividade inventiva da PI 1100359-6; que a exceção do período de graça prevista no art. 12 da LPI opera-se tanto para fins de novidade quanto para fins de atividade inventiva; que a legislação e precedentes doutrinários e judiciais embasam a tese da Reconvinte; e que requer a procedência da presente ação de reconvenção para declarar que a ementa Nardin está resguardada pelo período de graça previsto no art. 12 da LPI e não faz parte do estado da técnica para fins de aferir os requisitos legais de patenteabilidade da patente PI 1100359-6, bem como a condenação da parte reconvinda ao pagamento de custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios.

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos às fls. 892/1482, aduzindo que a patente PI 1100359-6 …

9ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 39ª Vara Federal

Boletim: 2016000071

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2 - 0803322-74.2010.4.02.5101 (2010.51.01.803322-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) GERMED FARMACEUTICA LTDA (ADVOGADO: RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, RJ068752 - GRAZIELA FERREIRA SOARES.) x MERCK & CO., INC. (ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS.) x INPIINSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 000691/2016 .

PROCESSO Nº 0803322-74.2010.4.02.5101

SENTENÇA (Tipo A)

GERMED FARMACÊUTICA LTDA. propõe Ação Ordinária em face de MERCK & CO., INC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo a procedência da mesma para:

"(ii) Declarar extinta a patente PI 1100359-6 desde 20 de julho de 2009, com fundamento nos §§ 3º e do artigo 230 da Lei 9.279/96, em razão de o privilégio do qual se origina ter tido este mesmo desfecho, como informa o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos; ou

(iii) Declarar nula, com fundamento do art. 46 da Lei 9.279/96, a patente de invenção PI 1100359-6, por todas as ilegalidades aqui apontadas, condenando o INPI a proceder à anotação da declaração de nulidade da referida patente e à respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial. A nulidade, na forma do art. 48 da Lei 9.279/96, deverá produzir efeitos a partir da data de depósito do pedido".

Requer, ainda, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 1100359-6, na forma do artigo 56, § 2º da Lei 9.279/96, até o trânsito em julgado da presente, bem como que o INPI publique a respectiva decisão na Revista da Propriedade Industrial.

Finalmente, requer a citação da parte ré e a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, protestando por todos os meios de provas admitidos em direito e atribuindo valor à causa.

Assevera, em resumo, que é titular do registro sanitário nº 1.058.30641, referente ao medicamento genérico cloridrato de dorzolamida + maleato de timolol, concedido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 13/04/09; que em 04/12/09, foi notificada pela MERCK SHARP & DHOME FARMACÊUTICA LTDA. para cessar a alegada violação do objeto da patente de invenção PI 1100359-6; que o aludido medicamento genérico não infringe os direitos da patente PI 1100359-6, eis que a formulação nele empregada encontra-se em domínio público, razão pela qual ajuizou contra a referida empresa ações judiciais (processos 002.09.260034-6 e 002.09.263365-1, com pedido de liminar indeferido pelo MM. Juízo da 8º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo); que a patente de invenção PI 1100359-6 foi depositada junto ao INPI em 28/04/97, com fundamento no artigo 230 da Lei 9.279/96; que a constitucionalidade dos privilégios concedidos sob a égide do aludido art. 230 da Lei 9.279/96 é objeto de discussão perante o Egrégio STF por meio da ADIN nº 4.234; que a patente e m questão PI 1100359-6 se originou da patente americana US 6,248,735, que por sua vez foi extinta em 20/07/09 por falta de pagamento de anuidade, conforme informações extraídas do banco de dados do Escritório Americano de Marcas e Patentes; que o prazo de validade das patentes pipeline é aquele remanescente do privilégio original; que de acordo com o processo administrativo de concessão, tanto a patente US 6,248,735 quanto a patente em questão PI 1100359-6 reivindicam a mesma prioridade - o pedido de patente nº US 08/587698, de 17/01/96-; que a concessão da patente PI 1100359-6 dependeu da concessão, da vigência e da validade da patente americana US 6,248,735 e, uma vez extinto o privilégio norte-americano em 20/07/09, resulta óbvia a extinção da patente em questão desde a referida data (20/07/09); que com fundamento nos §§ 3º e do art. 230 da Lei n. 9.279/96 e diante da extinção da patente US 6,248,735 "há que se declarar extinta a patente de invenção nº PI 1100359-6 desde 20 de julho de 2009"; que a patente PI 1100359-6 não atende os requisitos dos artigos , 11, 13 e 15 da Lei 9.279/96, devendo ser declarada nula, na forma do art. 46 da referida Lei 9.279/96; que, de acordo com o parecer em anexo, a associação das substâncias dorzolamida e timolol para tratamento de hipertensão ocular ou glaucoma reivindicadas na PI 1100359-6 não é nova, eis que antecipadamente divulgada nas patentes US 4.797.413, de 26/01/87 e US 4.863.922, de 15/06/88; que a formulação específica associação de dorzolamida a 2% e timolol a 0,5% da PI 1100359-6 é a mesma do medicamento COSOPT comercializado pela Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.; que antes do depósito da PI 1100359-6, o estudo de Nardin e outros disponibilizado em 11/04/91 para a British Library e public ado no Annual Abstract Issue of the Association of Research in Vision and Ophtalmology – ARVO antecipava o uso da dozolamida e do timolol nas exatas proporções de 2% e 0,5% constantes da PI 1100356-9; que é real a falta de novidade no objeto da patente PI 1100359-6, visto que uma de suas correspondentes na Europa, a EP 0509 752, foi anulada em razão da divulgação do seu objeto por meio do aludido estudo "Nardin"; que o objeto da PI 1100359-6, à época do seu depósito, já integrava o estado da técnica, pois permitia a qualquer técnico no assunto a consecução da associação da dorzolamida a 2% com o timolol a 0,5% para os efeitos desejados; que o objeto da PI 1100359-6 não atente os requisitos de novidade e atividade inventiva da Lei 9.279/96; que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada; e que a documentação apresentada, a legislação e a jurisprudência amparam a pretensão autoral.

A parte autora emenda a inicial, junta procuração e documentos e paga as custas.

Indeferido o pedido de liminar, nos termos das decisões de fls. 727/728 e 739, restando negado provimento ao respectivo agravo de instrumento interposto pela parte autora (fls.763/767 e 2161/2174).

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos às fls. 778/1669, ressaltando a conexão da presente ação com o processo nº 2010.5101.805149-5, devendo os mesmos ser reunidos conforme art. 105 do CPC/73; que a Autora, em 23/12/09, ajuizou contra a empresa Ré os processos nºs 002.09.260034-6 e 002.09.263365-1, tendo o MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca Regional de Santo Amaro-SP proferido sentença de improcedência, reconhecendo a validade da patente PI 1100359-6 "até 17/04/2011, razão pela qual, até o termo final, pode a requerida se valer dos meios legais para resguardar seu direito de propriedade"; que a extinç ão da patente americ ana US 6,248,735 por falta de pagamento

das anuidades não tem o condão de extinguir/anular a patente brasileira PI 1100359-6; que o objeto da patente PI 1100359-6 atende os requisitos de novidade e atividade inventiva da Lei 9.279/96; que a patente PI 1100359-6 foi depositada perante o INPI em 27/04/97 e restou concedida em 03/05/05 após a anuência da ANVISA e com prazo de validade até 17/04/11; que o não pagamento das anuidades da patente US 6,258,735, já extinta em 20/07/09, é fato irrelevante no caso em tela; que devem ser observados os princípios da territorialidade e da independência das patentes concedidas na forma do art. 230 da Lei 9.279/96; que de acordo com o artigo 4º, bis (1) da Convenção da União de Paris "o fato de uma substância ter caído em domínio público em um país não implica que a mesma esteja em domínio público no Brasil'; que a patente americana US 6,248,735 correspondente à PI 1100359-6 não foi invalidada ou declarada nula no país de origem, mas extinta por falta de pagamento das anuidades, o que em nada afeta a sua validade muito menos a da patente brasileira PI 1100359-6; que conforme pareceres anexados aos autos, a patente PI 1100359-6 é válida; que a patente PI 1100359-6 cumpre os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo da Lei 9.279/96, os quais devem ser analisados levando em conta a data do requerimento do primeiro depósito - 17/04/91; que os documentos apresentados pela Autora (estudo Nardin, US 4,797,413 e US 4,863,922) não antecipam o objeto da PI 1100359-6; que o"resumo Nardin"está amparado pelo"período de graça"do art. 12 da Lei 9.279/96 e, ainda que a sua publicação tenha ocorrido em 11/04/1991, não pode ser considerado estado da técnica para fins de novidade e atividade inventiva da PI 1100359-6; que a Autora não comprova que o referido estudo"Nardin"foi tornado acessível ao público antes de 17/04/91, nos termos do artigo 11 da LPI, pois na capa da revista onde o estudo foi divulgado não consta a data de publicação, apenas o local e a data da distribuição da revista"April 28 - May 3, 1991/Sarasota, Flórida", posterior à data da prioridade depositada em 17/04/91; que a data 11/04/91 aposta em etiqueta grudada à capa da revist a ARVO não comprova ser a mesma em que o documento “resumo Nardin” tornou-se acessível ao público; que o documento" Nardin "não antecipa ou retira a atividade inventiva de qualquer reivindicação da patente PI 1100359-6; que" Nardin "é apenas um estudo realizado em pacientes com a injeção de timolol e do composto referido como MK 507 (sem identidade); que uma co-formulação de timolol e dorzolamida é nova e inventiva à luz do documento" Nardin ", o que explica o sucesso comercial do produto COSOPT contendo tais drogas em determinada formulação; que as patentes US 4,797,413 e US 4,863,922" não retiram a novidade e atividade inventiva da PI 1100359-6 "; que a patente PI 1100359-6 reivindica a composição de dois princípios ativos em proporções definidas - 2% de dorzolamida e 0,5% de timolol (COSOPT) para o tratamento de glaucoma; que o objeto da referida patente não protege nem o timolol e nem a dorzolamida, mas apenas a combinação das duas drogas em uma mesma formulação (co-formulação) e em quantidades específicas; que a patente …

Detalhes do processo
Diário Oficial
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Última publicação no TRF-2
há 3 anos