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17 de Junho de 2021

Petição - Ação Marca de Bibi Sucos Bar

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Doc. 09

Oposição apresentada pela Autora contra o pedido de

registro do Réu Nome

00.000.2.3.16.0642824.3

Petição de Marca

Oposição

Número da Petição: 850160185573

Número do Processo: (00)00000-0000

Ato publicado na RPI no: 2372 Dados do Requerente

Nome: Bibi Sucos Bar LTDA.

CPF/CNPJ/Número INPI: 28978344000199

Endereço: Endereço, loja A, Leblon

Cidade: Rio de Janeiro

Estado: RJ

CEP: 00000-000

Pais: Brasil

Natureza Jurídica: Empresa de Pequeno Porte assim definidas em lei e-mail: Dados do Procurador/Escritório Procurador:

Nome: Nome

CPF: 000.000.000-00

e-mail: email@email.com

No API: 189

No OAB: UF: RJ Escritório:

Nome: DI BLASI, PARENTE & ADVOGADOS ASSOCIADOS

CNPJ: 05321933000102

Anexos

22_08 no Rio de Janeiro.pdf

Declaro, sob as penas da lei, que todas as informações prestadas neste formulário são verdadeiras.

Obrigado por acessar o e-Marcas.

A partir de agora, o número 00000-00entificará a sua petição junto ao INPI. Portanto guarde-o, a fim de que você possa acompanhar na Revista Eletrônica da Propriedade Industrial - RPI (disponível em formato .pdf no portal Rede Social) o andamento da sua petição. Contudo, tratando-se de serviço pago, a aceitação da petição está condicionada à confirmação do pagamento da respectiva GRU (Guia de Recolhimento da União), que deverá ter sido efetuado previamente ao envio deste formulário eletrônico, sob pena da presente petição vir a ser não conhecida.

OPOSIÇÃO

PEDIDO DE REGISTRO Nº.: (00)00000-0000

MARCA: NomeBIBI

CLASSE: 30

OPOENTE: BIBI SUCOS BAR LTDA.

OPOSTA: Nome

RAZÕES

BIBI SUCOS BAR LTDA ., tendo tomado conhecimento, pela Revista da Propriedade Industrial n.o 2372, de 21/06/2016, da publicação do pedido de registro no. (00)00000-0000, para a marca mista “ NomeBIBI ”, na classe 30, assinalando “Bolos; Condimentos; Creme [culinária]; Doces*; Especiarias; Gelo, natural ou artificial; Sorvete; Sorvetes; Frozens [iogurte congelado]; Gelados comestíveis”, vem, por seu procurador infra-assinado, com fulcro no art. 158, caput , da Lei n.o 9.279/96, oferecer

OPOSIÇÃO

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com base nos seguintes fatos e fundamentos que ora passa a expor:

I. DA OPOENTE E SUAS MARCAS

Fundada em 1984, no Rio de Janeiro, a BIBI SUCOS BAR LTDA., ora Opoente, é uma famosa casa de sucos. Líder no seguimento de lanchonete, é sempre citada no guia de restaurantes do Rio de Janeiro.

A Opoente engajada em uma alimentação saudável, serve mais de 50 combinações de sucos, além de sanduíches, omeletes e outros pratos. Ademais, a Opoente está sempre patrocinando eventos esportivos.

Nesse sentido, é importante ressaltar que um de seus carros chefes é justamente o Nome, procurado por consumidores que praticam atividades físicas e esportivas e que buscam repor a energia consumindo um alimento saboroso e de altíssima qualidade, em um ambiente agradável, como é a casa de sucos BIBI.

Em uma breve busca por NomeBibi no banco de imagens do Google, verificamos que há inúmeras fotos do famoso Nomeda Opoente. Vejamos alguns:

A marca BIBI está espalhada em doze pontos nobres da cidade do Rio de Janeiro. Mais informações sobre a Opoente, seus produtos e serviços, podem ser obtidas em http://bibisucos.com.br .

Ciente da importância e do valor de suas marcas, a Opoente, obviamente, não poderia deixar de buscar proteger não apenas sua força distintiva, mas também todo o investimento feito em publicidade e propaganda. Nesse sentido, procedeu com o depósito de suas marcas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI. Sendo uma já registrada. A ver:

Portanto, tendo em vista que a Opoente detém o direito de anterioridade e de uso exclusivo das marcas BIBI e BIBI SUCOS vem, com base no disposto nos artigos 2o, III, 124, inciso XIX e 129, da Lei da Propriedade Industrial, em interpretação harmônica com o artigo 5o XXIX da Constituição Federal, impedir que terceiros desautorizados utilizem ou registrem marcas idênticas ou semelhantes àquelas anteriormente registradas, para assinalar produto ou serviço idêntico ou afim. Vejamos:

Art. 2o

considerado o seu interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País, efetua-se mediante:

III - concessão de registro de marca;”

Art. 124.

“Não são registráveis como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;”

Art. 129 .

“A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148.”

Art. 5o

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações

outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País”

Portanto, com base na legislação vigente sobre propriedade industrial, o INPI não pode conceder registro para sinais que evidentemente reproduzam ou imitem a marca da Opoente, em nome de outro titular que não seja a ora Opoente, empresa de seu grupo econômico ou, ainda, terceiros por ela autorizados, principalmente para identificar produtos pertencentes a ramos de mercado idênticos ou afins.

Diante disso, como será demonstrado no próximo item, o pedido de registro depositado pela Oposta deve ser indeferido por esse r. Instituto.

II – DA APLICABILIDADE DO ARTIGO 124, INCISO XIX

A. D A R EPRODUÇÃO C OM A CRÉSCIMO D A P ARTE N OMINATIVA D A M ARCA D A O POENTE

A Oposta depositou pedido de registro para a marca mista “ NomeBIBI ”, evidente reprodução com acréscimo da parte nominativa dadas marcas “ BIBI ” e “ BIBI SUCOS ”, da Opoente, como demonstrado a seguir:

BIBI

MARCAS DA OPOENTE BIBI SUCOS

Nome BIBI MARCA DA OPOSTA

Nesse sentido, é importante salientar que o acréscimo da expressão “Nome” não fornece qualquer cunho distintivo à marca da Oposta, uma vez que se trata de elemento descritivo, já que é exatamente o serviço que a marca visa a identificar e, portanto, irregistrável como marca.

Como é possível depreender de simples análise do logotipo da Oposta, é certo que a inclusão da palavra “Nome”, ainda que fosse distintiva, o que não é o caso, não é capaz de afastar a clara identidade com a marca “ BIBI ”, da Opoente, sendo certo que o elemento que salta aos olhos e que ficará ne mente do consumidor, é BIBI .

Trata-se de acréscimo sem poder distintivo, caso expressamente vedado no artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial, retrotranscrito.

Nesse sentido, cumpre ressaltar que, de acordo com a melhor doutrina, um dos requisitos fundamentais para a registrabilidade de uma marca é a originalidade, sendo, portanto, sua inobservância, razão suficiente para impedir o registro:

“O caráter essencial da marca, para que se torne direito positivo, doutrinou Georges Bry, é a originalidade, que a distingue e impede que ela se confunda com outra já existente . E esclareceu. É inútil, para que ela seja especial e nova, que o sinal adotado seja o resultado de verdadeira criação: é seu emprego mercantil ou industrial, sua aplicação de forma distintiva de outros produtos similares, que lhe empresta o característico exigido.”, in Waldemar Ferreira, em Instituições de Direito Comercial, 2 ed., Freitas Bastos, pp. 128-129 (grifamos)

A Oposta, ardilosamente, introduziu à marca registrada poucas diferenças, para, como bem enfatiza o insigne João da Gama Cerqueira , utilizá-las em seu favor. Senão vejamos:

“O contrafator recorre a toda a sorte de artifícios para alcançar fins visados e, ao mesmo tempo, embaraçar a ação do prejudicado. Procura dar à nova marca aspecto semelhante, capaz de criar confusão com a marca legítima, mas precavidamente introduz elementos diferentes, às vezes bastante sensíveis, os quais, sem

para a sua defesa, no caso de processo ou impugnação do registro . O contrafator não visa a iludir apenas o consumidor, mas também a justiça ou a repartição incumbida do registro. (in Tratado da Propriedade Industrial, 2a Edição, p. 915-917) (grifamos)

Dessa forma, o eventual deferimento do pedido de registro em análise acarretará em confusão, ou no mínimo associação para o consumidor, pois o mesmo imediatamente associará, de forma consciente ou não, duas marcas muito semelhantes e que não possuem relação alguma.

E não venha a Oposta alegar que sua marca possui suficiente distintividade por ter sido depositada na forma mista, pois a Oposta imitou a parte figurativa da marca da Opoente, conforme será demonstrado a seguir.

B. D A I MITAÇÃO D A P ARTE F IGURATIVA D A M ARCA D A O POENTE

A Oposta depositou pedido de registro para a marca “ NomeBIBI ”, na forma mista. Além da reprodução da parte nominativa da marca da Opoente, conforme demonstrado acima, a marca da Oposta consiste em flagrante imitação do logotipo da Opoente, como podemos ver em uma simples comparação:

MARCA DA OPOENTE MARCA DA OPOSTA

Conforme podemos ver na comparação dos logotipos, a Oposta utilizou não somente o mesmíssimo termo BIBI , como também disposição idêntica, qual seja, a parte nominativa da marca na parte central.

Ademais, cumpre destacar que a marca da Opoente foi depositada e concedida sem reivindicação de cores, permitindo que fosse utilizada com a combinação de cores que desejasse, desde que não infringisse marca de terceiro. Assim, uma das formas que a Opoente vem utilizando sua marca é exatamente na cor laranja, conforme abaixo:

OPOENTE OPOSTA

(marca registrada)

(marca como vem sendo utilizada)

(letreiro luminoso)

E não venha a Oposta alegar que seu logotipo possui outros elementos, pois, assim como o termo “Nome”, as imagens ao fundo, que são de tigelas de Nomee uma menina tomando sorvete de Nome, não fornecem qualquer distintividade à marca.

Nesse passo, em vista das semelhanças existentes entre as marcas e a possibilidade de confusão e/ou associação entre as empresas e a origem dos produtos e serviços oferecidos por estas, como será demonstrado a seguir, há de ser indeferido o pedido de registro em epígrafe, vez que sua hipotética concessão constituiria inequívoca violação aos supramencionados artigos da Lei da Propriedade Industrial.

C. D OS P RODUTOS E S ERVIÇOS I DENTIFICADOS P ELOS S INAIS D AS P ARTES

Além da nítida reprodução com acréscimo da parte nominativa da marca, bem como da imitação do logotipo, cumpre destacar que os signos em cotejo visam a identificar produtos e serviços afins.

A Oposta, depositou seu pedido de registro para a marca “Nome BIBI” reivindicando proteção para “bolos; Condimentos; Creme [culinária]; Doces*; Especiarias; Gelo, natural ou artificial; Sorvete; Sorvetes; Frozens [iogurte congelado]; Gelados comestíveis .

Como mencionado no introito da presente peça, a Opoente já é titular de diversos registros e pedidos para marcas formadas pelo elemento “BIBI”, em diversas classes relacionadas a produtos e serviços alimentícios, conforme abaixo:

R EGISTRO No .: M ARCA : C LASSE : C ONCESSÃO /D EPÓSITO :

43 Bufê (serviço de -)[

(00)00000-0000BIBI (mista) consultoria ]; cafés [bares][ 09/01/2009

informação, assessoria,

consultoria ]; cantinas[

de -)[ informação, assessoria, consultoria ];

cyber-café [restaurante];

cafeterias[ informação, assessoria, consultoria ];

lanchonetes[ informação,

assessoria, consultoria ]; restaurantes[ consultoria ]

35 Comércio (através de

qualquer meio) de artigos

para fumantes; comércio (através de qualquer meio)

de artigos para fumantes[

informação, assessoria, (00)00000-0000 BIBI (mista) 15/03/2016

consultoria ]; comércio (através de qualquer meio)

de produtos alimentícios;

comércio (através de qualquer meio) de produtos

alimentícios[ informação,

assessoria, consultoria ];

32 Milk Shake; Bebidas

(Preparações para fabricar -

); Bebidas não-alcoólicas;

Fruta (Extratos de -), não

alcoólicos; Néctares de (00)00000-0000 BIBI (mista) 10/05/2016 fruta [não-alcoólicos]; Suco

de tomate [bebida]; Polpa de fruta e de legume para

bebida; Xarope de fruta; Fruta (Néctares de -) [não-

[bebidas]; Fruta (Bebidas

não alcoólicas à base de

suco de -); Suco de fruta (Bebidas não alcoólicas à

base de -); Xaropes para

bebidas; Refrigerante [bebida]; Bebida em xarope;

Frutas (Sucos de -); Frutas,

verduras e legumes (Sucos

de -) [bebidas]; Água mineral [bebida]; Extratos

de fruta não alcoólicos; Suco de fruta; Água potável

para beber;

30 chá; frutas (geléias de -)

[confeitos]; crepe; biscoitos;

brioches; empadão; guaraná [pó para preparar

bebida]; quiches; waffles;

açúcar *; bolachas; caramelos [doces]; doces

[confeitos]; maionese; (00)00000-0000 BIBI (mista) empada; esfiha; orégano; 12/01/2009

quibe; sanduíches; mel; tortas [doces e salgadas];

cajuzinho, brigadeiro e

quindim; brigadeiro, cajuzinho e quindim;

alimentos farináceos; café; chocolate; canapé; pudins;

tortas; bolos; bombons; cacau (bebidas de -) com

[confeitos]; açúcar de fruta;

café solúvel; mostarda;

aveia (farinha de -);

salgadinho, exceto croquete; bala comestível

38.60 (00)00000-0000BIBI SUCOS (mista) 12/11/1996

Serviços de alimentação.

Nesse aspecto, havendo identidade entre os produtos e serviços assinalados pelas marcas em conflito, resta evidente a possibilidade de confusão entre os sinais ou, no mínimo, associação entre as respectivas empresas titulares, que, certamente, será usada como um artifício para atrair a atenção do público-alvo da Opoente para a marca da Oposta.

O consumidor, acostumado com a qualidade e sucesso da casa de sucos e lanches naturais “BIBI”, conhecedor de seu famoso Nomena tigela e sucos de Nome, ao se deparar com a marca “Nome BIBI” da Oposta, com logotipo utilizando a mesma letra e cores do Bibi, certamente pensará que a Opoente começou a vender seu famoso Nomefora de suas lojas, o que não é verdade.

Desta forma, o consumidor irá procurar o produto da Oposta, acreditando ser da Opoente, com a mesma qualidade, quando na verdade não existe sequer vínculo entre as empresas.

Esse fato pode trazer sérios danos à imagem da Opoente, que busca um reconhecimento em relação ao alto nível de serviço por ela prestado.

Acerca das características dos consumidores e da sua importância na avaliação da colidência marcária, mister trazer à colação os apontamentos do doutrinador Clóvis Costa Rodrigues:

“O consumidor – de ordinário desprevenido e incauto – não cuida, ao adquirir a mercadoria, de lhe analisar a marca ou o rótulo, descendo as minúcias e particularidades . Nessa operação, milhões de vezes diariamente reproduzida, tudo se processa rapidamente, à simples inspeção visual, e é na verdade para o aspecto geral da marca que primeiro se dirige à atenção do comprador” (...) “É sempre a impressão do conjunto que predomina no exame das marcas. Pouco importa as pequenas diferenças e variantes mínimas, quase sempre arquitetadas com propósitos dissimuladores . O que interessa é, precisamente, aquele aspecto fugaz que experimentamos após rápida inspeção visual” (in Concorrência Desleal, pp. 198 e 200)]

(grifos nossos)

Nesse sentido, complementa com primazia o Professor Carlos Olavo :

“É que o consumidor médio quase nunca se defronta com os dois sinais, um perante o outro, no mesmo momento; a comparação que entre eles se pode fazer não é assim simultânea, mas sucessiva. ” “ Significa isto que devem ser considerados confundíveis todos aqueles sinais que dêem azo que um consumidor médio só com especial vigilância possa distinguir a proveniência dos produtos ou serviços que lhe são propostos.” Para haver imitação, não é necessária a semelhança entre todos os elementos da marca. O que conta, sobretudo, é a impressão de conjunto, pois é ela que sensibiliza o público consumidor; relevam pouco os pormenores, isoladamente considerados, que diferenciam os sinais .” (Propriedade Industrial, 1.o ed., 1997, pág. 51, 56 e 57)

(grifos nossos)

Portanto, caberá a i. Autarquia, que tem a função de proteger os consumidores contra risco de confusão ou associação entre as marcas, indeferir o presente pedido de registro com base nas normas legais supracitadas e, ainda, com base no artigo 4o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor (lei no 8078, de 11/09/90), que prevê a coibição e a repressão eficientes quanto a utilização indevida de marcas, que possam causar prejuízos aos consumidores.

Ainda, Carlos Olavo 1 explica que “ haverá risco de erro ou confusão sempre que a semelhança possa dar origem a que um sinal seja tomado por outro ou que o público considere que há identidade de proveniência entre os produtos ou serviços a que os sinais se destinam ou que exista uma relação entre a proveniência destes produtos .”

Portanto, conclui-se que um possível deferimento do sinal “ NomeBIBI ” poderá levar o consumidor a erro, dúvida ou confusão ou, ainda, indevida associação.

D. D A P OSSÍVEL D ILUIÇÃO D AS M ARCAS D A O POENTE

Considerando o conflito existente entre “ NomeBIBI ” e “ BIBI ”/“ BIBI SUCOS ” é forçoso que esse r. Instituto reconheça que o presente pedido de registro deve ser indeferido, uma vez que poderá causar sérias perdas para a Opoente, que, paulatinamente, verá a diluição do poder distintivo de seu elemento “ BIBI ”.

Aliás, sobre diluição de marca e seus efeitos, vale fazer remissão ao artigo de NomeFonteles Cabral, intitulado “Diluição de Marca: Uma Teoria Defensiva ou Ofensiva?”, publicado na Revista da ABPI, no 58, pág. 25:

Diluição de marca é uma ofensa à integridade de um signo distintivo, seja moral ou material, por um agente que não necessariamente compete com o titular do sinal. O efeito da diluição de marca é a diminuição do poder de venda do sinal distintivo, seja pela lesão à sua unicidade, seja pela ofensa à sua reputação. ” (grifo da transcrição)

Diante disso, observamos que a finalidade da teoria da diluição é a proteção do titular contra a diminuição do poder de venda do seu produto, e assim, mantendo a força do seu signo marcário. Uma marca forte é aquela que, quando pronunciada, traz logo à memória do consumidor a natureza e origem do produto.

1 OLAVO, Carlos. Propriedade industrial . Coimbra: Almedina, 1997. p. 53

Assim, tendo em vista (i) o caráter distintivo de “ BIBI ” presente na marca da Opoente; (ii) o reconhecimento de suas características, como um indicador da origem e qualidade de seus produtos e serviço; e (iii) construção de uma imagem sólida e reconhecida no mercado, invoca, a Opoente, todos os seus direitos marcários para impedir a diluição de seu signo distintivo.

III - DO PEDIDO

Ante o exposto, a Opoente requer, confiante, o INDEFERIMENTO do pedido de registro n.o (00)00000-0000e seu posterior arquivamento definitivo.

Nestes Termos, Pede Deferimento.

GRS/EFS/(00)00000-0000

INPI informa que não haverá expediente dia 22/08 no Rio de Janeiro

por última modificação 19/08/2016 19h08 : Conforme divulgado anteriormente, o INPI recorda que não haverá expediente no Rio de Janeiro no dia 22 de agosto de 2016, em face do disposto no Decreto Rio no 41.867/2016, devido à movimentação gerada pelos Jogos Olímpicos. Nos escritórios do INPI em outros estados, o expediente será normal nesta data. O prazo legal vencido na referida data (22 de agosto de 2016) prorroga­se automaticamente para o dia 23 de agosto de 2016. O prazo a que se refere o presente comunicado aplica­se somente para a cidade do Rio de Janeiro.

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