Processo n. 2010.51.01.803322-5 do TRF-2

O Processo Nº 2010.51.01.803322-5 possui 4 publicações no Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Tem como partes envolvidas Antonio Ivan Athié, Bernardo Guitton Brauer, Felipe Valente Mesquita, Germed Farmaceutica Ltda, Merck e Co Inc, Otto Banho Licks, Pedro Marcos Nunes Barbosa.

Andamento processual

09/10/2018ano passado

Subsecretaria da 1a.turma Especializada

BOLETIM: 2018001906

Apelação Cível - Turma Especialidade I - Penal, Previdenciário e Propriedade Industrial

Apelação - Recursos - Processo Cível e do Trabalho

3 - 0803322-74.2010.4.02.5101 Número antigo: 2010.51.01.803322-5 (PROCESSO ELETRÔNICO) Distribuição por Prevenção - 04/04/2017 15:14

Gabinete 01

Magistrado (a) ANTONIO IVAN ATHIÉ

APELANTE: MERCK & CO., INC.

ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS

ADVOGADO: RJ155484 - FELIPE VALENTE MESQUITA

APELANTE: GERMED FARMACEUTICA LTDA

ADVOGADO: RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA

ADVOGADO: RJ177473 - BERNARDO GUITTON BRAUER

APELANTE: INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL

PROCURADOR: PROCURADOR FEDERAL

APELADO: OS MESMOS

Originário: 0803322-74.2010.4.02.5101 - 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro

Despacho

Fls. 3826-3830. Indefiro o adiamento do julgamento. Embora seja uma grande satisfação ouvir as primorosas sustentações orais da Dra. Advogada requerent e, a quem solicito compreensão pelo despacho ora proferido, há, nos autos, outros advogados que também representam a apelante MERCK & CO., INC., como se vê claramente do termo de autuação às fls. 3783-3784 e dos substabelecimentos de fls. 845 e 3675, que poderão, certamente, também bem se desincumbirem da tarefa. Ainda, há de ser observado que as outras partes, cujos advogados insistem, já de algum tempo, pelo julgamento do caso sem delongas.

P.I.

Rio de Janeiro, 05 de outubro de 2018.

(assinado eletronicamente – art. 1º, § 2º, inc. III, alínea a, da Lei nº 11.419/2006)

ANTONIO IVAN ATHIÉ

Desembargador Federal

(T211734)

08/09/2016há 3 anos

9ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 39ª Vara Federal

Boletim: 2016000071

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

2 - 0803322-74.2010.4.02.5101 (2010.51.01.803322-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) GERMED FARMACEUTICA LTDA (ADVOGADO: RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, RJ068752 - GRAZIELA FERREIRA SOARES.) x MERCK & CO., INC. (ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS.) x INPIINSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SENTENÇA TIPO: A - FUNDAMENTAÇÃO INDIVIDUALIZADA REGISTRO NR. 000691/2016 .

PROCESSO Nº 0803322-74.2010.4.02.5101

SENTENÇA (Tipo A)

GERMED FARMACÊUTICA LTDA. propõe Ação Ordinária em face de MERCK & CO., INC. e INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL, requerendo a procedência da mesma para:

"(ii) Declarar extinta a patente PI 1100359-6 desde 20 de julho de 2009, com fundamento nos §§ 3º e do artigo 230 da Lei 9.279/96, em razão de o privilégio do qual se origina ter tido este mesmo desfecho, como informa o Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos; ou

(iii) Declarar nula, com fundamento do art. 46 da Lei 9.279/96, a patente de invenção PI 1100359-6, por todas as ilegalidades aqui apontadas, condenando o INPI a proceder à anotação da declaração de nulidade da referida patente e à respectiva publicação na Revista da Propriedade Industrial. A nulidade, na forma do art. 48 da Lei 9.279/96, deverá produzir efeitos a partir da data de depósito do pedido".

Requer, ainda, a concessão de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da patente de invenção PI 1100359-6, na forma do artigo 56, § 2º da Lei 9.279/96, até o trânsito em julgado da presente, bem como que o INPI publique a respectiva decisão na Revista da Propriedade Industrial.

Finalmente, requer a citação da parte ré e a condenação da mesma ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, protestando por todos os meios de provas admitidos em direito e atribuindo valor à causa.

Assevera, em resumo, que é titular do registro sanitário nº 1.058.30641, referente ao medicamento genérico cloridrato de dorzolamida + maleato de timolol, concedido pela ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária em 13/04/09; que em 04/12/09, foi notificada pela MERCK SHARP & DHOME FARMACÊUTICA LTDA. para cessar a alegada violação do objeto da patente de invenção PI 1100359-6; que o aludido medicamento genérico não infringe os direitos da patente PI 1100359-6, eis que a formulação nele empregada encontra-se em domínio público, razão pela qual ajuizou contra a referida empresa ações judiciais (processos 002.09.260034-6 e 002.09.263365-1, com pedido de liminar indeferido pelo MM. Juízo da 8º Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro da Comarca de São Paulo); que a patente de invenção PI 1100359-6 foi depositada junto ao INPI em 28/04/97, com fundamento no artigo 230 da Lei 9.279/96; que a constitucionalidade dos privilégios concedidos sob a égide do aludido art. 230 da Lei 9.279/96 é objeto de discussão perante o Egrégio STF por meio da ADIN nº 4.234; que a patente e m questão PI 1100359-6 se originou da patente americana US 6,248,735, que por sua vez foi extinta em 20/07/09 por falta de pagamento de anuidade, conforme informações extraídas do banco de dados do Escritório Americano de Marcas e Patentes; que o prazo de validade das patentes pipeline é aquele remanescente do privilégio original; que de acordo com o processo administrativo de concessão, tanto a patente US 6,248,735 quanto a patente em questão PI 1100359-6 reivindicam a mesma prioridade - o pedido de patente nº US 08/587698, de 17/01/96-; que a concessão da patente PI 1100359-6 dependeu da concessão, da vigência e da validade da patente americana US 6,248,735 e, uma vez extinto o privilégio norte-americano em 20/07/09, resulta óbvia a extinção da patente em questão desde a referida data (20/07/09); que com fundamento nos §§ 3º e do art. 230 da Lei n. 9.279/96 e diante da extinção da patente US 6,248,735 "há que se declarar extinta a patente de invenção nº PI 1100359-6 desde 20 de julho de 2009"; que a patente PI 1100359-6 não atende os requisitos dos artigos , 11, 13 e 15 da Lei 9.279/96, devendo ser declarada nula, na forma do art. 46 da referida Lei 9.279/96; que, de acordo com o parecer em anexo, a associação das substâncias dorzolamida e timolol para tratamento de hipertensão ocular ou glaucoma reivindicadas na PI 1100359-6 não é nova, eis que antecipadamente divulgada nas patentes US 4.797.413, de 26/01/87 e US 4.863.922, de 15/06/88; que a formulação específica associação de dorzolamida a 2% e timolol a 0,5% da PI 1100359-6 é a mesma do medicamento COSOPT comercializado pela Merck Sharp & Dohme Farmacêutica Ltda.; que antes do depósito da PI 1100359-6, o estudo de Nardin e outros disponibilizado em 11/04/91 para a British Library e public ado no Annual Abstract Issue of the Association of Research in Vision and Ophtalmology – ARVO antecipava o uso da dozolamida e do timolol nas exatas proporções de 2% e 0,5% constantes da PI 1100356-9; que é real a falta de novidade no objeto da patente PI 1100359-6, visto que uma de suas correspondentes na Europa, a EP 0509 752, foi anulada em razão da divulgação do seu objeto por meio do aludido estudo "Nardin"; que o objeto da PI 1100359-6, à época do seu depósito, já integrava o estado da técnica, pois permitia a qualquer técnico no assunto a consecução da associação da dorzolamida a 2% com o timolol a 0,5% para os efeitos desejados; que o objeto da PI 1100359-6 não atente os requisitos de novidade e atividade inventiva da Lei 9.279/96; que estão presentes os pressupostos para a concessão da liminar pleiteada; e que a documentação apresentada, a legislação e a jurisprudência amparam a pretensão autoral.

A parte autora emenda a inicial, junta procuração e documentos e paga as custas.

Indeferido o pedido de liminar, nos termos das decisões de fls. 727/728 e 739, restando negado provimento ao respectivo agravo de instrumento interposto pela parte autora (fls.763/767 e 2161/2174).

A empresa Ré apresenta contestação, procuração e documentos às fls. 778/1669, ressaltando a conexão da presente ação com o processo nº 2010.5101.805149-5, devendo os mesmos ser reunidos conforme art. 105 do CPC/73; que a Autora, em 23/12/09, ajuizou contra a empresa Ré os processos nºs 002.09.260034-6 e 002.09.263365-1, tendo o MM. Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca Regional de Santo Amaro-SP proferido sentença de improcedência, reconhecendo a validade da patente PI 1100359-6 "até 17/04/2011, razão pela qual, até o termo final, pode a requerida se valer dos meios legais para resguardar seu direito de propriedade"; que a extinç ão da patente americ ana US 6,248,735 por falta de pagamento

das anuidades não tem o condão de extinguir/anular a patente brasileira PI 1100359-6; que o objeto da patente PI 1100359-6 atende os requisitos de novidade e atividade inventiva da Lei 9.279/96; que a patente PI 1100359-6 foi depositada perante o INPI em 27/04/97 e restou concedida em 03/05/05 após a anuência da ANVISA e com prazo de validade até 17/04/11; que o não pagamento das anuidades da patente US 6,258,735, já extinta em 20/07/09, é fato irrelevante no caso em tela; que devem ser observados os princípios da territorialidade e da independência das patentes concedidas na forma do art. 230 da Lei 9.279/96; que de acordo com o artigo 4º, bis (1) da Convenção da União de Paris "o fato de uma substância ter caído em domínio público em um país não implica que a mesma esteja em domínio público no Brasil'; que a patente americana US 6,248,735 correspondente à PI 1100359-6 não foi invalidada ou declarada nula no país de origem, mas extinta por falta de pagamento das anuidades, o que em nada afeta a sua validade muito menos a da patente brasileira PI 1100359-6; que conforme pareceres anexados aos autos, a patente PI 1100359-6 é válida; que a patente PI 1100359-6 cumpre os requisitos de patenteabilidade previstos no artigo da Lei 9.279/96, os quais devem ser analisados levando em conta a data do requerimento do primeiro depósito - 17/04/91; que os documentos apresentados pela Autora (estudo Nardin, US 4,797,413 e US 4,863,922) não antecipam o objeto da PI 1100359-6; que o"resumo Nardin"está amparado pelo"período de graça"do art. 12 da Lei 9.279/96 e, ainda que a sua publicação tenha ocorrido em 11/04/1991, não pode ser considerado estado da técnica para fins de novidade e atividade inventiva da PI 1100359-6; que a Autora não comprova que o referido estudo"Nardin"foi tornado acessível ao público antes de 17/04/91, nos termos do artigo 11 da LPI, pois na capa da revista onde o estudo foi divulgado não consta a data de publicação, apenas o local e a data da distribuição da revista"April 28 - May 3, 1991/Sarasota, Flórida", posterior à data da prioridade depositada em 17/04/91; que a data 11/04/91 aposta em etiqueta grudada à capa da revist a ARVO não comprova ser a mesma em que o documento “resumo Nardin” tornou-se acessível ao público; que o documento" Nardin "não antecipa ou retira a atividade inventiva de qualquer reivindicação da patente PI 1100359-6; que" Nardin "é apenas um estudo realizado em pacientes com a injeção de timolol e do composto referido como MK 507 (sem identidade); que uma co-formulação de timolol e dorzolamida é nova e inventiva à luz do documento" Nardin ", o que explica o sucesso comercial do produto COSOPT contendo tais drogas em determinada formulação; que as patentes US 4,797,413 e US 4,863,922" não retiram a novidade e atividade inventiva da PI 1100359-6 "; que a patente PI 1100359-6 reivindica a composição de dois princípios ativos em proporções definidas - 2% de dorzolamida e 0,5% de timolol (COSOPT) para o tratamento de glaucoma; que o objeto da referida patente não protege nem o timolol e nem a dorzolamida, mas apenas a combinação das duas drogas em uma mesma formulação (co-formulação) e em quantidades específicas; que a patente …

01/04/2016há 4 anos

9ª Vara Federal do Rio de janeiro

1002 - ORDINÁRIA/PREVIDENCIÁRIA

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DAS SENTENÇAS/DECISÕES/DESPACHOS NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS PROFERIDOS PELO MM. JUIZ FEDERAL ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

18 - 0803322-74.2010.4.02.5101 (2010.51.01.803322-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) GERMED FARMACEUTICA LTDA (ADVOGADO: SP115735 - LUIZ EDUARDO M LUCAS DE LIMA, RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, RJ068752 - GRAZIELA FERREIRA SOARES, RJ049010 - JOSE ALBERTO MARCHESE.) x MERCK & CO., INC. (ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS.) x INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. .

CONCLUSÃO

Nesta data, faço estes autos conclusos a (o)

MM. Sr (a). Dr (a). Juiz (a) da 09ª Vara Federal do Rio de Janeiro.

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2015.

ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA

Diretor (a) de secretaria

Processo N. 0803322-74.2010.4.02.5101

Cumpra-se o despacho hoje proferido nos autos do processo n. 080514923.2010.4.02.5101 em apenso.

Rio de Janeiro, 21 de março de 2016.

(assinado eletronicamente – art. 164, parágrafo único, do CPC)

ANA AMELIA SILVEIRA MOREIRA ANTOUN NETTO

Juíza Federal Titular

31/08/2015há 4 anos

9ª Vara Federal - Previdenciária - Antiga 39ª Vara Federal

Boletim: 2015000078

FICAM INTIMADAS AS PARTES E SEUS ADVOGADOS DOS ATOS ORDINATÓRIOS/INFORMAÇÕES DA SECRETARIA NOS AUTOS ABAIXO RELACIONADOS

1006 - ORDINÁRIA/PROPRIEDADE INDUSTRIAL

57 - 0803322-74.2010.4.02.5101 (2010.51.01.803322-5) (PROCESSO ELETRÔNICO) GERMED FARMACEUTICA LTDA (ADVOGADO: SP115735 - LUIZ EDUARDO M LUCAS DE LIMA, RJ144889 - PEDRO MARCOS NUNES BARBOSA, RJ068752 - GRAZIELA FERREIRA SOARES, RJ049010 - JOSE ALBERTO MARCHESE.) x MERCK & CO., INC. (ADVOGADO: RJ079412 - OTTO BANHO LICKS.) x INPI-INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. . Fls. 3240 – republicação - Com a manifestação do Sr. Perito Judicial, dê-se vista às Partes, no prazo de 5 (cinco) dias. (fls. 3322/3433)

Detalhes do processo
Diário Oficial
Tribunal Regional Federal da 2ª Região
Última publicação no TRF-2
ano passado