Proibição do Inciso Vi, Art. 124, da Lpi em Jurisprudência

E M E N T A APELAÇÃO. MARCA. "EXTRA". REGISTRO DEVIDO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 124 , INCISO VI , DA LEI N. 9.279 /1996. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A marca "EXTRA" possui renome dentro do ramo de supermercados, especialmente perante os consumidores, o que justifica a concessão do seu registro, a fim de assegurar não somente o direito da parte autora ao uso, mas, também, a inocorrência de potencial confusão entre os consumidores. 2. Não há elementos que justifiquem a negativa ao registro quando existentes diversos outros idênticos ou semelhantes já concedidos à parte autora. 3. A alegação de que é expressão comum não se mostra suficiente para que o registro não seja devido, tanto por conta desses registros pretéritos que foram deferidos quanto por conta do renome construído pela parte autora com tal marca. 4. Merece ser mantido o entendimento de que o registro efetuado pela parte autora deve ser deferido, eis que não configurada a hipótese do artigo 124 , inciso VI , da Lei n. 9.279 /96. 5. Apelação não provida.

E M E N T A EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124 , INCISO VI , DA LEI 9.279 /96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Ao contrário do quanto afirmado pela apelante, e como bem explicitado pela doutrina na citada, o rol do artigo 124 é meramente exemplificativo, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso VI, uma vez que o termo ‘Lithothamnium’ é amplo e abrangente, servindo para designar, genericamente, ‘algas marinhas calcárias’ – produto com utilização comercial como fertilizante orgânico e, ainda, como suplemento alimentar. 3. Observo que a ora apelante realizou dois pedidos de registro da marca ‘Lithothamnium’ junto ao INPI, nos seguintes termos: Pedido XXXXX: referente à marca nominativa “Lithothamnium”, depositada na NCL (10) 1 para distinguir “algas [fertilizantes]”; Pedido XXXXX, referente à marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositada na NCL (10) 5, para distinguir “farinhas para uso farmacêutico; Suplemento alimentar para animais; Suplementos alimentares minerais; Complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal; Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal; Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal; Bebidas medicinais; Complementos nutricionais;(…) ”. 4. Os pedidos foram indeferidos pelo instituto réu – de modo devidamente fundamentado, ao contrário do que alega a apelantes em razões recursais. 5. O termo “Lithothamnium’, de fato, não é passível de registro como marca, uma vez que não possui qualquer grau de distintividade. Pelo contrário, confunde-se com os próprios produtos que a ora apelante pretende colocar no mercado de consumo, o que impossibilita o registro nos exatos termos preceituados pelo artigo 124 , inciso VI da LPI . 6. No mais, observo que o INPI admite a possibilidade de equívoco na concessão de um dos pedidos aventados pela apelante como prova de violação ao princípio da isonomia. 7. Percebe-se que o INPI possui justificativas plausíveis para o deferimento dos dois primeiros pedidos mencionados – o primeiro versaria sobre marca mista, que agregou ao termo ‘Lithothamnium’ outro elemento, apto a configurar a distinção exigida pela lei; o segundo teria sido concedido com expressa ressalva acerca da impossibilidade de uso isolado e exclusivo do termo ‘Lithothamnium’. Assim, não se pode considerar violação ao princípio da isonomia nessas hipóteses, de vez que o substrato fático desses pedidos é diferente daquele apresentado pela apelante, sendo, portanto, legítima a adoção de soluções jurídicas diversas por parte do INPI. 8. Quanto ao terceiro pedido elencado pela apelante, o instituto réu admite a possibilidade de concessão equivocada do registro de marca, ressaltando, porém, que caso constatada a falha, abre-se a possibilidade de anulação, administrativa ou judicial, do registro, nos termos dos artigos 169 e 173 da Lei de Propriedade Industrial . 9. Nesse caso, em que pese a plausibilidade da alegação de tratamento não isonômico por parte do INPI, observo ser vedado o uso de eventuais equívocos cometidos pelo instituto com o escopo de validar a pretensão da apelante, pois o pleito apresentado pela ora recorrente está, como demonstrado, em nítida desconformidade com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência sobre o tema. Se houve erro por parte do INPI, sua correção deve ser feita na seara apropriada – o que refoge ao âmbito da presente demanda. 10. Apelação da autora não provida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTRO DE MARCA - POSSIBILIDADE - TERMO DOTADO DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - CONCESSÃO DO REGISTRO DENTRO DOS PARÂMETROS DA EXCEÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 124 , VI DA LPI . 1- A marca da empresa-apelada, “MICROBRUSH”, é formada pela aglutinação de dois termos: MICRO + BRUSH. O termo MICRO é um termo comum empregado com o fim de gerar na mente do consumidor a idéia de que o produto ou serviço lançado no mercado é pequeno, de menor proporção. Já o termo BRUSH, cuja tradução significa “escova”, é descritivo do tipo de produto, razão pela qual ambos os termos são irregistráveis isoladamente, nos termos do artigo 124 , VI da LPI ; 2- A proibição prevista no artigo 124 , VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas ou vulgares, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos; 3- A marca da apelante foi formada pela aglutinação do termo MICRO + BRUSH (MICROBRUSH), razão pela qual revestiu-se de suficiente forma distintiva capaz de torná-la efetivamente registrável nos termos da legislação marcária, tendo em vista que forma signo diverso e sem significação própria no vernáculo, razão pela qual a concessão do signo marcário ocorreu dentro dos parâmetros legais da exceção contida no artigo 124 , inciso VI da LPI ; 4- Recurso conhecido e improvido

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA NOMINATIVA "ICE-FRESH". ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 124 , VI , DA LPI . NÃO VERIFICADA. EXPRESSÃO EVOCATIVA QUE SIGNIFICA LITERALMENTE "GELO FRESCO" E NÃO POSSUI RELAÇÃO DIRETA COM OS PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL. MARCA FRACA E EVOCATIVA, MAS REGISTRÁVEL. MANUTENÇÃO DA APOSTILA SOBRE AS PALAVRAS "ICE" E "FRESH" ISOLADAS. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O ponto central da demanda é saber se a marca "ICE-FRESH" (901.601.888 e 902.055.356) pode ser titularizada exclusivamente para assinalar produtos de higiene pessoal, incluindo dentifrícios. II - O inciso VI do art. 124 da LPI não veda o registro de todo sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou descritivo, mas tão-somente daqueles signos que possuírem relação direta com o produto ou serviço que visam assinalar. III - Algumas marcas, apesar de não se enquadrarem nessa proibição, associam-se e fazem referência de forma indireta ao produto ou serviço que pretendem assinalar, possuindo reduzido grau de distintividade ou originalidade. É o que a doutrina e jurisprudência chamam de marcas fracas, evocativas ou sugestivas, que, por possuírem diminuta densidade criativa, gozam de proteção limitada e restrita, suportando o ônus de convivência com marcas semelhantes. IV - A expressão "ICE-FRESH" possui como tradução literal "gelo fresco" e não guarda relação direta com os produtos de higiene pessoal comercializados pela apelada, apenas evocando na mente do consumidor uma sensação de frescor associada ao uso do produto. Em razão disso, a marca "ICE-FRESH" pode ser registrada, ainda que na forma nominativa, mas, como advertiu a MM. Juíza de Primeiro Grau, por ser uma marca fraca, a sua titular "não poderá impedir, por meio da titularidade de tais registros, que outras empresas façam uso dos termos ICE ou FRESH para compor seus registros de marca, desde que associados a outros elementos que os tornem providos de suficiente distintividade" (fl. 368). V - Por outro lado, uma simples busca na base de dados do INPI revela que as palavras "ICE" e "FRESH" isoladamente já estão muito diluídas, podendo-se encontrar mais de 700 registros contendo "ICE" e mais de 600 contendo "FRESH", dentro das classes relevantes ao caso concreto. Nesse quadro, a sentença agiu corretamente ao declarar a nulidade parcial dos registros impugnados para a marca "ICE- FRESH", apenas para incluir a apostila "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos ICE e 1 FRESH isoladamente". VI - Apelação a que se nega provimento. A C O R D Ã O Vistos e relatados estes autos, em que são partes as acima indicadas, DECIDE a Segunda Turma Especializada deste Tribunal Regional Federal da 2ª Região, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do relatório e voto, constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado. Rio de Janeiro, 24 de abril de 2018. SIMONE SCHREIBER DESEMBARGADORA FEDERAL RELATORA 2

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO - MARCA INDEFERIDA NO INPI - ART. 124 , VI , DA LPI - SENTENÇA PROCEDENTE - RECURSO DESPROVIDO. I - Cinge-se a presente controvérsia em torno da expressão "FASHION MODEL", que, no entendimento do INPI, não pode ser utilizada para designar produtos de perfumaria, sob pena de violação do artigo 124 , VI , da LPI . II- Ve-se que a expressão "FASHION MODEL", embora comum e de uso corriqueiro, não define, evoca ou qualifica produtos de perfumaria, nem é de uso necessário para o mercado de cosméticos, de forma que seu registro é perfeitamente possível nos termos da lei, que não veda registro de expressões comuns quando não possuem relação direta com o produto. III - Apelação e remessa necessária desprovidas.

APELAÇÃO CÍVEL - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - REGISTRO DE MARCAS - POSSIBILIDADE - CONFUSÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR - NÃO OCORRÊNCIA - MARCAS CONTENDO EXPRESSÃO DE CARÁTER VULGAR ACOMPANHADA DE TERMO DIVERSO - MARCAS DOTADAS DE SUFICIENTE DISTINTIVIDADE - CONCESSÃO DOS REGISTROS DENTRO DOS PARÂMETROS DO ARTIGO 124 , VI DA LPI . 1 - A proibição prevista no artigo 124 , VI da LPI não é absoluta. Consoante os termos do referido dispositivo, nada impede que se registrem expressões comuns, genéricas ou vulgares, desde que as mesmas sejam revestidas de suficiente forma distintiva. Tal preceito visa a impedir que se perpetue um monopólio de um sinal que deve ser franqueado a todos; 2 - As marcas da empresa-ré, MALHARIA SAN MARTIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA., foram concedidas dentro dos parâmetros legais do artigo 124 , inciso VI da LPI , uma vez que se revestiram de suficiente distintividade na medida em que foram registradas acompanhadas de outro termo: “POP LON” (“POP” + “LON”), razão pela qual são perfeitamente registráveis nos termos da legislação marcária; 3- Concessão dos registros marcários da empresa-ré dentro dos parâmetros legais do artigo 124 , VI da LPI ; 4- Remessa oficial e recurso, providos.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – "SORVETE ASSADO" – EXPRESSÃO GENÉRICA QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SER CONSIDERADA COMO MARCA – ART. 124 , INC. VI , DA LEI Nº 9.279 /1996 – DIREITO À EXCLUSIVIDADE DE USO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO CONSUMIDOR – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso concreto, embora haja parcial correspondência entre as nomenclaturas utilizadas por ambos os estabelecimentos comerciais, tal correspondência cinge-se à expressão genérica "Sorvete Assado", que apenas descreve o modo de preparo de produto alimentício que é oferecido por ambos e, conforme o art. 124 , inc. VI , da Lei nº 9.279 /1996, não pode ser considerada, isoladamente, como marca. Ademais, considerando que o sinal registrado pelo Apelante é uma marca de apresentação mista, constituída pela combinação de um elemento nominativo e de imagem digital, a expressão isolada "Sorvete Assado" não é propriedade intelectual do Apelante e não está restrita ao uso exclusivo por parte deste. Cumpre ressaltar que, instado a se manifestar em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, reafirmou o entendimento de que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo – isto é, marcas sugestivas ou evocativas –, bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca. Em tais hipóteses, o direito à exclusividade conferida pelo registro está restrito ao uso literal da marca como registrada – o que, ressalte-se, não é o caso dos autos. No mais, tendo em vista a distinção evidente entre os sinais de compõem a marca registrada pelo Apelante e a propaganda utilizada pela Apelada na fachada de seu estabelecimento comercial, não se verifica risco de confusão ou de associação indevida entre os dois empreendimentos por parte dos consumidores. Recurso conhecido e não provido.

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - Conforme contemplado na Lei n. 9.279 /96 ( Lei de Propriedade Industrial ), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124 , VI da Lei n. 9.279 /96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE SINAL COMUM OU GENÉRICO. VEDAÇÃO. ART. 124 , INCISO VI , DA LEI Nº 9.279 /96. O art. 124 , inciso VI , da Lei n.º 9.279 /96, não veda o registro de sinal comum, genérico, mas o registro do sinal que tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. E a expressão 'Rola Moça' não guarda qualquer relação com o produto ou com o serviço a distinguir, isto é não descreve os serviços, os produtos ou os seus componentes. E, mesmo que se considerem as palavras 'Rola' e 'Moça' isoladamente, ainda assim, não há relação com o produto ou o serviço, nem descrevem o ramo de atividade da empresa demadada.

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - MARCA MISTA - "ITIALHO" - REGISTRO - NULIDADE PARCIAL- APOSTILAMENTO SEM EXCLUSIVIDADE NO USO DO ELEMENTO NOMINATIVO - NOME DE EMPRESA - SINAL DE CARATER DESCRITIVO. I - A ausência de interesse de agir configura-se em caso de ação em que sebusca a declaração da nulidade parcial de registro - nº 906.758.467 - não analisado pelo INPI ao tempo do ajuizamento, umavez que não pode o Judiciário substituir a autarquia em seu mister legal - Lei nº 5.648 /1970 -. II - O registro nº 902.937.766não vulnera o inc. VI do art. 124 da LPI , considerando que a marca mista ITIALHO possui suficiente distintividade, sendo formadapela justaposição de elemento de fantasia - ITI - com termo de uso comum - ALHO -, destacados em seu aspecto figurativo, oque dispensa o apostilamento, mormente considerando que o radical - ITI - integra outros conjuntos concedidos a outros titulares,os quais vêm convivendo de forma pacífica no mercado. III - A alteração do nome empresarial da autora, quando passou a constaro sinal ITI, após a data do depósito do pedido de registro nº 902.937.766 da marca ITIALHO pela empresa ré, e o fato destater adotado a expressão ITI em sua denominação social antes daquela, afastam o óbice do inc. V do art. 124 da LPI . IV - Apelaçãoconhecida e não provida.