Proibição do Inciso Vi, Art. 124, da Lpi em Jurisprudência

E M E N T A APELAÇÃO. MARCA. "EXTRA". REGISTRO DEVIDO. INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE PREVISTA NO ARTIGO 124 , INCISO VI , DA LEI N. 9.279 /1996. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A marca "EXTRA" possui renome dentro do ramo de supermercados, especialmente perante os consumidores, o que justifica a concessão do seu registro, a fim de assegurar não somente o direito da parte autora ao uso, mas, também, a inocorrência de potencial confusão entre os consumidores. 2. Não há elementos que justifiquem a negativa ao registro quando existentes diversos outros idênticos ou semelhantes já concedidos à parte autora. 3. A alegação de que é expressão comum não se mostra suficiente para que o registro não seja devido, tanto por conta desses registros pretéritos que foram deferidos quanto por conta do renome construído pela parte autora com tal marca. 4. Merece ser mantido o entendimento de que o registro efetuado pela parte autora deve ser deferido, eis que não configurada a hipótese do artigo 124 , inciso VI , da Lei n. 9.279 /96. 5. Apelação não provida.

E M E N T A EMPRESARIAL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA. AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124 , INCISO VI , DA LEI 9.279 /96. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Ao contrário do quanto afirmado pela apelante, e como bem explicitado pela doutrina na citada, o rol do artigo 124 é meramente exemplificativo, e a hipótese dos autos se enquadra no inciso VI, uma vez que o termo ‘Lithothamnium’ é amplo e abrangente, servindo para designar, genericamente, ‘algas marinhas calcárias’ – produto com utilização comercial como fertilizante orgânico e, ainda, como suplemento alimentar. 3. Observo que a ora apelante realizou dois pedidos de registro da marca ‘Lithothamnium’ junto ao INPI, nos seguintes termos: Pedido XXXXX: referente à marca nominativa “Lithothamnium”, depositada na NCL (10) 1 para distinguir “algas [fertilizantes]”; Pedido XXXXX, referente à marca nominativa “LITHOTHAMNIUM”, depositada na NCL (10) 5, para distinguir “farinhas para uso farmacêutico; Suplemento alimentar para animais; Suplementos alimentares minerais; Complemento/ suplemento alimentar para uso medicinal; Suplemento nutricional [vitaminas ou minerais] para uso medicinal; Suplemento ou complemento alimentar em pó para uso medicinal; Bebidas medicinais; Complementos nutricionais;(…) ”. 4. Os pedidos foram indeferidos pelo instituto réu – de modo devidamente fundamentado, ao contrário do que alega a apelantes em razões recursais. 5. O termo “Lithothamnium’, de fato, não é passível de registro como marca, uma vez que não possui qualquer grau de distintividade. Pelo contrário, confunde-se com os próprios produtos que a ora apelante pretende colocar no mercado de consumo, o que impossibilita o registro nos exatos termos preceituados pelo artigo 124 , inciso VI da LPI . 6. No mais, observo que o INPI admite a possibilidade de equívoco na concessão de um dos pedidos aventados pela apelante como prova de violação ao princípio da isonomia. 7. Percebe-se que o INPI possui justificativas plausíveis para o deferimento dos dois primeiros pedidos mencionados – o primeiro versaria sobre marca mista, que agregou ao termo ‘Lithothamnium’ outro elemento, apto a configurar a distinção exigida pela lei; o segundo teria sido concedido com expressa ressalva acerca da impossibilidade de uso isolado e exclusivo do termo ‘Lithothamnium’. Assim, não se pode considerar violação ao princípio da isonomia nessas hipóteses, de vez que o substrato fático desses pedidos é diferente daquele apresentado pela apelante, sendo, portanto, legítima a adoção de soluções jurídicas diversas por parte do INPI. 8. Quanto ao terceiro pedido elencado pela apelante, o instituto réu admite a possibilidade de concessão equivocada do registro de marca, ressaltando, porém, que caso constatada a falha, abre-se a possibilidade de anulação, administrativa ou judicial, do registro, nos termos dos artigos 169 e 173 da Lei de Propriedade Industrial . 9. Nesse caso, em que pese a plausibilidade da alegação de tratamento não isonômico por parte do INPI, observo ser vedado o uso de eventuais equívocos cometidos pelo instituto com o escopo de validar a pretensão da apelante, pois o pleito apresentado pela ora recorrente está, como demonstrado, em nítida desconformidade com o que dispõe a Lei de Propriedade Industrial e a jurisprudência sobre o tema. Se houve erro por parte do INPI, sua correção deve ser feita na seara apropriada – o que refoge ao âmbito da presente demanda. 10. Apelação da autora não provida.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – "SORVETE ASSADO" – EXPRESSÃO GENÉRICA QUE NÃO PODE, ISOLADAMENTE, SER CONSIDERADA COMO MARCA – ART. 124 , INC. VI , DA LEI Nº 9.279 /1996 – DIREITO À EXCLUSIVIDADE DE USO – IMPOSSIBILIDADE – RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA PELO CONSUMIDOR – NÃO VERIFICADO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No caso concreto, embora haja parcial correspondência entre as nomenclaturas utilizadas por ambos os estabelecimentos comerciais, tal correspondência cinge-se à expressão genérica "Sorvete Assado", que apenas descreve o modo de preparo de produto alimentício que é oferecido por ambos e, conforme o art. 124 , inc. VI , da Lei nº 9.279 /1996, não pode ser considerada, isoladamente, como marca. Ademais, considerando que o sinal registrado pelo Apelante é uma marca de apresentação mista, constituída pela combinação de um elemento nominativo e de imagem digital, a expressão isolada "Sorvete Assado" não é propriedade intelectual do Apelante e não está restrita ao uso exclusivo por parte deste. Cumpre ressaltar que, instado a se manifestar em casos semelhantes, o Superior Tribunal de Justiça, por diversas vezes, reafirmou o entendimento de que expressões de pouca originalidade ou fraco potencial criativo – isto é, marcas sugestivas ou evocativas –, bem como expressões que designem o componente principal do produto, não merecem proteção como marca. Em tais hipóteses, o direito à exclusividade conferida pelo registro está restrito ao uso literal da marca como registrada – o que, ressalte-se, não é o caso dos autos. No mais, tendo em vista a distinção evidente entre os sinais de compõem a marca registrada pelo Apelante e a propaganda utilizada pela Apelada na fachada de seu estabelecimento comercial, não se verifica risco de confusão ou de associação indevida entre os dois empreendimentos por parte dos consumidores. Recurso conhecido e não provido.

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - Conforme contemplado na Lei n. 9.279 /96 ( Lei de Propriedade Industrial ), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124 , VI da Lei n. 9.279 /96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.

ADMINISTRATIVO. REGISTRO DE SINAL COMUM OU GENÉRICO. VEDAÇÃO. ART. 124 , INCISO VI , DA LEI Nº 9.279 /96. O art. 124 , inciso VI , da Lei n.º 9.279 /96, não veda o registro de sinal comum, genérico, mas o registro do sinal que tiver relação com o produto ou serviço a distinguir. E a expressão 'Rola Moça' não guarda qualquer relação com o produto ou com o serviço a distinguir, isto é não descreve os serviços, os produtos ou os seus componentes. E, mesmo que se considerem as palavras 'Rola' e 'Moça' isoladamente, ainda assim, não há relação com o produto ou o serviço, nem descrevem o ramo de atividade da empresa demadada.

PROCESSO CIVIL E PROPRIEDADE INDUSTRIAL: AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR - MARCA MISTA - "ITIALHO" - REGISTRO - NULIDADE PARCIAL- APOSTILAMENTO SEM EXCLUSIVIDADE NO USO DO ELEMENTO NOMINATIVO - NOME DE EMPRESA - SINAL DE CARATER DESCRITIVO. I - A ausência de interesse de agir configura-se em caso de ação em que sebusca a declaração da nulidade parcial de registro - nº 906.758.467 - não analisado pelo INPI ao tempo do ajuizamento, umavez que não pode o Judiciário substituir a autarquia em seu mister legal - Lei nº 5.648 /1970 -. II - O registro nº 902.937.766não vulnera o inc. VI do art. 124 da LPI , considerando que a marca mista ITIALHO possui suficiente distintividade, sendo formadapela justaposição de elemento de fantasia - ITI - com termo de uso comum - ALHO -, destacados em seu aspecto figurativo, oque dispensa o apostilamento, mormente considerando que o radical - ITI - integra outros conjuntos concedidos a outros titulares,os quais vêm convivendo de forma pacífica no mercado. III - A alteração do nome empresarial da autora, quando passou a constaro sinal ITI, após a data do depósito do pedido de registro nº 902.937.766 da marca ITIALHO pela empresa ré, e o fato destater adotado a expressão ITI em sua denominação social antes daquela, afastam o óbice do inc. V do art. 124 da LPI . IV - Apelaçãoconhecida e não provida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - EXTINÇÃO - COLIDÊNCIA - ANTERIORIDADE - TERMOS EVOCATIVOS/DESCRITIVOS - ART. 124 , VI , DA LPI - Insurge-se a empresa autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária, visando a decretação de nulidade do ato administrativo que extinguiu o registro para a marca SG SPEEDY GRAPH IMPRESSÃO DIGITAL, com base no artigo 124 , XIX , da LPI , movida em face do INPI e da empresa titular das anterioridades impeditivas - A função principal das marcas é distinguir os produtos de outros idênticos, semelhantes ou afins, de origens diversas, nos termos do artigo 123 , I , da Lei nº 9279 /96, bem como de identificação da origem dos produtos - O artigo 124 , VI , da LPI não autoriza o registro como marca de sinais com caráter genérico ou comum, normalmente empregados para designar uma característica do produto ou serviço quanto à natureza, finalidade etc. Entretanto, determinadas marcas, são perfeitamente registráveis, embora não contenham grande criatividade, são as chamadas marcas fracas ou evocativas, quando revestidas de suficiente forma distintiva - Os termos que compõem a marca anulada não podem ser objeto de exclusividade no seu aspecto nominativo, em razão do artigo 124 , VI , da LPI - Em se tratando do registro da Apelante de marca mista, não há que se aplicar o artigo 124 , XIX , da LPI , tendo em vista o conjunto marcário da Apelante apresentar-se de forma distintiva, razão por que as marcas poderão conviver, não havendo que se anular o registro da Apelante/autora, considerando o princípio da especialidade e a previsão do artigo 124 , VI , da LPI - Apelação provida, para reformar a sentença, no sentido de julgar procedente o pedido de desconstituição da decisão administrativa que extinguiu o registro n.º 824.874.293, para a marca mista SG SPEEDY GRAPH IMPRESSÃO DIGITAL.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA - MERCADOLIVRE - NOME GENÉRICO - ARTIGO 124 , VI , DA LEI 9.279 /96 - FRACA DISTINTIVIDADE - APOSTILAMENTO DOS TERMOS "MERCADO" e "LIVRE". - Insurgem-se ambas as partes, autora e INPI, contra sentença que julgou procedente em parte o pedido, para condenar o instituto réu a conceder os pedidos de registro da marca MERCADOLIVRE, às empresas autoras EBAZAR COM.BR. LTDA e MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA, com a ressalva da ausência de exclusividade sobre os termos "Mercado" e "Livre", de forma isolada - O artigo 124 , VI , da Lei 9.279 /96 veda o registro de sinal de caráter genérico, comum ou vulgar, e que também guarde relação com o produto ou serviço que visa distinguir, objetivando impedir o monopólio sobre denominações genéricas, além da concorrência desleal - Este não é o caso dos autos, uma vez que, ainda que a expressão seja genérica, guarda a mesma fraca distintividade, cumprindo relativamente o seu papel de distinguir seus serviços oferecidos perante às outras empresas concorrentes - Nada obsta que as marcas formadas por expressões de uso comum sejam concedidas, quando formarem conjuntos distintos e inconfundíveis, quer no aspecto gráfico ou no fonético, na forma da ressalva constante no art. 124 , VI , da LPI . Todavia, a apostila "SEM DIREITO AO USO EXCLUSIVO DOS NOMINATIVOS", deve constar nesses casos, a fim de não inviabilizarem o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, em conjunto com outros elementos identificadores, apesar de possuírem o sentido comum da palavra - Precedente jurisprudencial - Apelação e remessa desprovidas.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS DE MARCAS DA APELADA - IMPOSSIBILIDADE - MARCAS NOMINATIVAS - EVOCATIVAS E DE USO COMUM - AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 124 , VI DA LPI . 1- As marcas da empresa-apelada, ADVANCED NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA. (821.569.791: marca nominativa "PROTEINBAR" - 825.560.756: marca nominativa "PROTEINBAR" e registro n.º 827.361.823: marca nominativa "PROTEINBAR DELUXE") são formadas por termos evocativos e de uso comum no segmento mercadológico das empresas litigantes; 2- Sinais desta natureza, em regra, não são passíveis de registro, consoante os termos do art. 124 , VI da Lei 9.279 /96. A proibição regulamentada no referido dispositivo legal tem como fim evitar o monopólio de expressões de uso comum, evocativas, genéricas, etc.; 3- Porém, a vedação constante no inciso VI do art. 124 da LPI permite o registro de expressões evocativas e de uso comum, desde que se revistam de suficiente forma distintiva. Ocorre que as marcas da empresa-apelada foram registradas na forma nominativa, razão pela qual encontram-se desprovidas de distintividade suficiente ao registro, tendo o INPI decidido corretamente pela nulidade/arquivamento dos registros marcários da empresa-apelada ; 4- Recurso conhecido e provido. 1

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - APELAÇÃO CÍVEL - REGISTROS DE MARCAS DA APELADA - IMPOSSIBILIDADE - MARCAS NOMINATIVAS - EVOCATIVASE DE USO COMUM - AUSÊNCIA DE DISTINTIVIDADE - APLICAÇÃO DO ART. 124 , VI DA LPI . 1- As marcas da empresa-apelada, ADVANCED NUTRITION INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS E COSMÉTICOS LTDA. (821.569.791:marca nominativa "PROTEINBAR" - 825.560.756: marca nominativa "PROTEINBAR" e registro n.º 827.361.823: marca nominativa "PROTEINBARDELUXE") são formadas por termos evocativos e de uso comum no segmento mercadológico das empresas litigantes; 2- Sinais destanatureza, em regra, não são passíveis de registro, consoante os termos do art. 124 , VI da Lei 9.279 /96. A proibição regulamentadano referido dispositivo legal tem como fim evitar o monopólio de expressões de uso comum, evocativas, genéricas, etc.; 3-Porém, a vedação constante no inciso VI do art. 124 da LPI permite o registro de expressões evocativas e de uso comum, desdeque se revistam de suficiente forma distintiva. Ocorre que as marcas da empresa-apelada foram registradas na forma nominativa,razão pela qual encontram-se desprovidas de distintividade suficiente ao registro, tendo o INPI decidido corretamente pelanulidade/arquivamento dos registros marcários da empresa-apelada ; 4- Recurso conhecido e provido. 1