Art. 78, Inc. I do Código de Propriedade Industrial - Lei 9279/96 em Todos os documentos

Apelação – Ação de abstenção de uso de desenho industrial c.c. indenizações por danos morais e materiais – Procedência – Inconformismo de ambas as partes – Acolhimento da irresignação da ré – Improcedência da ação que se impõe – Embora o perito judicial tenha concluído com a similitude, na proporção de 83,33%, entre o produto fabricado pelas autoras ("alça de panela"), ora objeto de registro de desenho industrial, e aquele comercializado pela ré (panela importada da China), não há se falar em violação a direito de propriedade intelectual, nem a prática, pela última, de concorrência desleal por suposta imitação de "trade dress" – Registro de desenho industrial da "alça de panela" pelo INPI que não atesta o preenchimento dos requisitos da originalidade e da novidade – Exame meramente formal do pedido – Perícia judicial que, para a satisfação dos arts. 95 e 96 , da LPI , deveria ter considerado os registros anteriores, de produtos similares, para verificar a originalidade e novidade do desenho industrial detido pelas autoras – Desconsideração do laudo pericial judicial, na forma dos arts. 371 e 479 , do CPC – Adoção, como razão de decidir, do laudo elaborado pelo assistente técnico da ré, que demonstra a ausência de originalidade e novidade na "alça" de panela, cujo desenho industrial é titularizado pelas autoras – Conjunto-imagem utilizado por ambas que também é utilizado por outros fabricantes, sendo comum no mercado em exame – Inexistência de prova de distintividade do conjunto-imagem do produto das autoras aos olhos do consumidor – Inexistência, ainda, de estudo de mercado, realizado com consumidores, para comprovar a alegada possibilidade de confusão ou associação indevida, com consequente desvio de clientela – Além disso, se as autoras fabricam apenas a "alça", que, pelo que se extrai dos autos, serve inúmeros fabricantes de panelas, e a ré revende, ao consumidor final, a panela montada, não são, propriamente, concorrentes – Concorrência desleal não configurada – Sentença reformada, com inversão da sucumbência – Recurso da ré provido, prejudicado o das autoras.

INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO COLETIVA. SOJA ROUNDUP READY. TRANSGENIA. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . LEI DE PROTEÇÃO DE CULTIVARES. ART. 10. INOPONIBILIDADE AO TITULAR DE PROTEÇÃO PATENTÁRIA. DUPLA PROTEÇÃO. INOCORRÊNCIA. SISTEMAS PROTETIVOS DISTINTOS. PRINCÍPIO DA EXAUSTÃO. CIRCUNSTÂNCIA ESPECÍFICA QUE FOGE À REGRA GERAL. PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. 1. O propósito recursal é definir se produtores de soja podem, sem que haja violação dos direitos de propriedade intelectual das recorridas, reservar livremente o produto da soja transgênica Roundup Ready (soja RR) para replantio em seus campos de cultivo, vender a produção desse cultivo como alimento ou matéria-prima e, com relação apenas a pequenos produtores, doar a outros pequenos produtores rurais ou com eles trocar as sementes reservadas. 2. A Lei de Propriedade Industrial - em consonância com as diretrizes traçadas no plano internacional e na esteira do dever imposto pela norma do art. 5º , XXIX , da Constituição de 1988 - autoriza o patenteamento de micro-organismos transgênicos, a fim de garantir, ao autor do invento, privilégio temporário para sua utilização. 3. Patentes e proteção de cultivares são diferentes espécies de direitos de propriedade intelectual, que objetivam proteger bens intangíveis distintos. Não há incompatibilidade entre os estatutos legais que os disciplinam, tampouco prevalência de um sobre o outro, pois se trata de regimes jurídicos diversos e complementares, em cujos sistemas normativos inexistem proposições contraditórias a qualificar uma mesma conduta. 4. A marcante distinção existente entre o regime da LPI e o da LPC compreende, dente outros, o objeto protegido, o alcance da proteção, as exceções e limitações oponíveis aos titulares dos respectivos direitos, os requisitos necessários à outorga da tutela jurídica, o órgão responsável pela análise e emissão do título protetivo e o prazo de duração do privilégio. 5. O âmbito de proteção a que está submetida a tecnologia desenvolvida pelas recorridas não se confunde com o objeto da proteção prevista na Lei de Cultivares: as patentes não protegem a variedade vegetal, mas o processo de inserção e o próprio gene por elas inoculado nas sementes de soja RR. A proteção da propriedade intelectual na forma de cultivares abrange o material de reprodução ou multiplicação vegetativa da planta inteira, enquanto o sistema de patentes protege, especificamente, o processo inventivo ou o material geneticamente modificado. 6. Ainda que a LPI veicule o princípio da exaustão como norma geral aplicável a produtos patenteados, há de se destacar que seu art. 43 , VI , parte final, prevê expressamente que não haverá exaustão na hipótese de tais produtos serem utilizados para "multiplicação ou propagação comercial da matéria viva em causa". 7. A toda evidência, a opção legislativa foi a de deixar claro que a exaustão, quando se cuida de patentes relacionadas à matéria viva, atinge apenas a circulação daqueles produtos que possam ser enquadrados na categoria de matéria viva não reprodutível, circunstância que não coincide com o objeto da pretensão dos recorrentes. 8. Diante disso, a tese firmada, para efeito do art. 947 do CPC/15 , é a seguinte: as limitações ao direito de propriedade intelectual constantes do art. 10 da Lei 9.456 /97 - aplicáveis tão somente aos titulares de Certificados de Proteção de Cultivares - não são oponíveis aos detentores de patentes de produto e/ou processo relacionados à transgenia cuja tecnologia esteja presente no material reprodutivo de variedades vegetais. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE REGISTRO DE MARCA CUMULADA COM ABSTENÇÃO DO USO. MARCA EVOCATIVA. CUNHO FRACO. CONVIVÊNCIA. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, marcas compostas por elementos descritivos, evocativos ou sugestivos podem ser obrigadas a coexistir com outras de denominação semelhante (precedentes). 2. "A questão acerca da confusão ou associação de marcas deve ser analisada, em regra, sob a perspectiva do homem médio (homus medius), ou seja, naquilo que o magistrado imagina da figura do ser humano dotado de inteligência e perspicácia inerente à maioria das pessoas integrantes da sociedade" (REsp XXXXX/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 19/12/2019). 3. Em que pese a existência do mesmo vocábulo ("extra"), a escrita e a fonética das marcas diferem-se pela adição do adjetivo "bom", resultando em inequívoca distinção entre as expressões "Extra" e "Extrabom", esta última caracterizada por elementos visuais próprios em seu logotipo, afastando a possibilidade de causar confusão ao homem médio. 4. Considerando não ser a recorrida proprietária exclusiva do prefixo "EXTRA", tampouco havendo circunstância apta a ensejar erro por parte do público consumidor, deve ser mantido o registro no INPI das marcas "SUPERMERCADO EXTRABOM" e "EXTRABOM". 5. Recurso especial provido para julgar improcedente a ação de nulidade de registro de marca cumulada com pedido de abstenção de uso.