Art. 44 do Código de Propriedade Industrial - Lei 9279/96 em Jurisprudência

E M E N T A APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO. ART. 44 DA LPI . POSSIBILIDADE. CONFISSÃO CONFIGURADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE. CONCLUSÃO LÓGICA. RECURSO PROVIDO. 1. O ponto central do processo é a análise do pedido de nulidade de registro da patente de invenção (PI XXXXX-8) à luz dos requisitos legais previstos na Lei 9.279 /96 ( LPI ). 2. O objeto da referida patente de invenção é o processo de fabricação de esferas ocas de metal, cujo depósito foi efetuado em 28/09/2001 pela apelante, Percebom Jóias Ltda. 3. Nos moldes do artigo 8º da Lei 9.279 /96 “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Quanto à novidade, consoante dispõe o art. 11 do mesmo diploma, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. 4. No presente caso, a conclusão exposta no parecer técnico do INPI foi a de que a patente PI XXXXX-8 atende aos requisitos de patenteabilidade, nos termos dos artigos 8º e 11 da Lei 9.279 /96. 5. Quanto ao dever de indenizar, o art. 44 da LPI dispõe o seguinte: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.” 6 O art. 389 do CPC dispõe que a confissão ocorre “quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.”. Ademais, nos termos do art. 390 do CPC , a confissão pode ser espontânea. 7. A conclusão lógica a que se chega no presente caso é a de que, de fato, resta configurada a confissão por parte da apelada, pois o pedido inicial objetiva a nulidade de patente de invenção concedida à apelante, da qual se subentende que a ré/apelante utilizava o mesmo processo da autora/apelada para a produção de esferas metálicas ocas. 8. Por conseguinte, observando-se que a autora/apelada não possuía autorização legal da ré/apelante para utilização do processo de fabricação de esferas ocas metálicas, objeto da patente PI XXXXX-8, é devida indenização, nos termos do disposto no art. 44 da LPI . 9. Quanto ao valor da indenização, deve ser apurado, observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da Lei 9.279 /1996, na maioria das vezes em liquidação por arbitramento, quando as partes serão intimadas para apresentar os documentos necessários à liquidação no prazo assinalado pelo juiz. 10. Como não houve produção de prova pericial no presente caso, deve ser aplicada a hipótese prevista no inciso III do art. 210 da LPI para fins de apuração do quantum indenizável devido à apelante em sede de cumprimento de sentença. 11. Recurso provido.

Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (violação de patente) ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sentença de improcedência, sob o fundamento de prescrição (art. 487 , II , do CPC )- Inconformismo da autora - Acolhimento - Entendimento da r. sentença que inviabiliza a propositura de ação indenizatória por violação de patente em face da Fazenda Pública quando a violação ocorrer muito tempo antes da data da expedição da Carta Patente, o que vai de encontro ao art. 8º , do CPC , e ao art. 5º , XXXV , da CF - Tese sobre prazo prescricional firmada no REsp n. 1.251.993/PR que é inaplicável ao caso - Tendo em vista que os direitos relativos à patente só surgem com sua expedição (art. 42 , da LPI ), a interpretação que melhor compatibiliza os arts. 40 a 44 , e 225 , da LPI , com o art. 1º , do Decreto n. 20.910 /1932, é a seguinte: "Na hipótese em que se discute violação de direito de propriedade industrial por parte da Fazenda Pública, quando a violação pela exploração indevida do objeto de carta-patente ocorrer entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é contado cinco antes da data da expedição da Carta Patente" - Sentença reformada - Recurso provido.

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE JUNTO AO INPI. EXPECTATIVA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. 1) NA ESPÉCIE, O PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE FEITO PELA AUTORA PENDE DE DECISÃO FINAL JUNTO AO INPI. 2) ASSIM, A AUTORA POSSUI APENAS UMA EXPECTATIVA DE DIREITO SOBRE A PATENTE DEPOSITADA PERANTE AO INPI, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE PLEITEAR A PROTEÇÃO DE QUE DISPÕE O ART. 44 DA LEI 9.279 /96.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO INTITULADO ?CARDAFLEX?. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). REQUISITO IMPRENSCINDÍVEL. ART. 44 , LEI 9.279 /1996. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NÃO RECONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de reprodução indevida reconhecida pelo próprio INPI. Efeitos provenientes da emissão de carta patente que retroagem à data de depósito do pedido. Inteligência dos artigos 40 e 44 da Lei nº. 9.279 /96. Exploração do modelo de utilidade que configura nítido exercício regular de direito. Alegação de nulidade da patente detida pelos autores. Inocorrência. Inovação no estado da técnica configurada. Desnecessidade de sobrestamento do feito até a prolação de decisão nos autos da Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça Fluminense, haja vista a ausência de influência daquela no resultado deste feito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

ATIVIDADE INVENTIVA - OBJETO DO CONTRATO DE TRABALHO - INCIDÊNCIA DA LEI 9.279 /1996. Os frutos da atividade inventiva desenvolvida pelo empregado, em decorrência da natureza dos serviços para os quais foi contratado, pertencem exclusivamente ao empregador, a teor do art. 88 da Lei 9.279 /1996, mormente quando não se tem evidenciada a existência de ajuste entre as partes estabelecendo outra forma de contraprestação, em vista da utilização dos dispositivos e/ou modelos de utilidade por parte da Reclamada. Indevida, assim, a reparação por perdas e danos vindicada pelo Empregado a tal título.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALEGADA CONTRAFAÇÃO DAS PATENTES DE TITULARIDADE DA AGRAVANTE. TECNOLOGIA DE TRATAMENTO DO FLUXO DE ÁGUA POR FLOCULAÇÃO E FLOTAÇÃO - FLOTFLUX. PROCESSO DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL EM REGIÕES URBANAS. TÉCNICAS E PROCESSOS DE DESPOLUIÇÃO QUE ESTARIAM SENDO EMPREGADOS NAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO DA BALNEABILIDADE DAS ÁGUAS DO SETOR COSTEIRO DA AVENIDA BEIRA MAR NORTE INSULAR NO MUNICÍPIO DE FLORIANÓPOLIS. LAUDOS TÉCNICOS UNILATERAIS APRESENTADOS PELA RECORRENTE INDICANDO EVENTUAL VIOLAÇÃO DAS PATENTES. PROVA UNILATERAL PRODUZIDA TAMBÉM EM SENTIDO CONTRÁRIO PELAS EMPRESAS AGRAVADAS. CONCLUSÕES DIAMETRALMENTE OPOSTAS. IMPRESCINDIBILIDADE DA PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL POR PERITO NOMEADO PELO JUÍZO PARA FORMAÇÃO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. ELEVADA ESPECIALIZAÇÃO TÉCNICA DA PROVA. DEVER DO MAGISTRADO DE ENTREGAR UMA TUTELA JURISDICIONAL ADEQUADA E JUSTA, AINDA QUE EM FASE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA E DE JUÍZO PROVISÓRIO. AUSENTE A PROBABILIDADE DO DIREITO. PERICULUM IN MORA INVERSO QUE SE SOBREPÕE A EVENTUAL RISCO DE DANO DE GRAVE LESÃO CAUSADO À AGRAVANTE. EVENTUAL VIOLAÇÃO AO DIREITO DO TITULAR DA PATENTE QUE PODE SER CONVERTIDO EM PERDAS E DANOS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 44 , 209 E 208 , TODOS DA LEI N. 9.279 /1996. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJSC, Agravo de Instrumento n. XXXXX-96.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rodolfo Tridapalli, Terceira Câmara de Direito Comercial, j. Thu Feb 24 00:00:00 GMT-03:00 2022).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COM PEDIDO DE PROTEÇÃO DE PATENTE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAL E MORAL. VIOLAÇÃO A PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. PRODUTO LANÇADO QUE REPRODUZ A SOLUÇÃO TÉCNICA PROTEGIDA PELA PATENTE CONCEDIDA. DOUTRINA DOS EQUIVALENTES. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A EXISTÊNCIA DE SEMELHANÇA INVENTIVA. CONTRAFAÇÃO E CONCORRÊNCIA DESLEAL. DIREITO DE OBSTAR O USO DO MODELO DE UTILIDADE PATENTEADO. ARTIGO 42 DA LEI FEDERAL Nº 9.279 /1996. PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE ASSEGURA AO SEU TITULAR DIREITO A INDENIZAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE SEU OBJETO DESDE A DATA DA PUBLICAÇÃO DA CONCESSÃO DA PATENTE. ARTIGO 44 DA LEI FEDERAL Nº 9.279 /1996. INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MATERIAL. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CONFORME OS ARTIGOS 208 E 210 DA LEI FEDERAL Nº 9.279 /1996. DANO MORAL. RECURSO PROVIDO. (TJPR - 1ª Câmara Cível - XXXXX-55.2019.8.16.0132 - Peabiru - Rel.: DESEMBARGADOR LAURI CAETANO DA SILVA - J. 22.02.2023)

Ação cominatória visando à abstenção de uso de patente, cumulada com pedido de índole indenizatória. Decisão de indeferimento de tutela de urgência. Agravo de instrumento. Decisão que se mantém, na medida em que o autor apenas depositou patente no INPI, detendo, assim, mera expectativa de direito. Circunstâncias em que não pode, portanto, almejar todas as proteções previstas em prol do titular de patente pela Lei 9.279 /96. Jurisprudência do STJ e das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Em caso de posterior deferimento do registro de patente, cujos efeitos retroagirão à data de publicação do pedido, caberá eventual pedido de indenização, nos termos do art. 44 da lei em comento. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ORDINÁRIA POR VIOLAÇÃO DE PATENTE, CONCORRÊNCIA DESLEAL E INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. AFASTADA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. ACOLHIDA. VIOLAÇÃO DE PATENTE DE INVENÇÃO REGISTRADA JUNTO AO INPI. DEMONSTRADA. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. ATRAVÉS DOS BENEFÍCIOS QUE FORAM AUFERIDOS PELO AUTOR DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. DANOS MORAIS "IN RE IPSA". CABIMENTO. 1) DESACOLHIDA A PREFACIAL DE NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO POR FALTA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DA PARTE AUTORA, EM RAZÃO DA MORTE DO AUTOR, POIS A PARTE DEMANDANTE ESTÁ DEVIDAMENTE REPRESENTADA POR ADVOGADO, ATENDIDO O INCISO VI DO ART. 75 DO CPC . 2) PARA PROPOR A AÇÃO DE VIOLAÇÃO DE PATENTE, O PRAZO PRESCRICIONAL É DE ATÉ 10 ANOS (ART. 205 DA LPI ) DA DATA DO CONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO, PORÉM, SOMENTE PODERÁ SER COBRADA A INDENIZAÇÃO DOS 5 ANOS ANTERIORES AO INGRESSO DA DEMANDA, NA FORMA DO ART. 225 DA LEI Nº 9.279 /1996. PORTANTO, CORRETA A SENTENÇA RECORRIDA QUE DETERMINOU QUE A PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS EM DATAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS DO AJUIZAMENTO DA DEMANDADA ENCONTRA-SE ACOBERTADA PELO MANTO DA PRESCRIÇÃO. 3) RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA A VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO DA PARTE AUTORA - PI XXXXX-8 PELA RÉ, NÃO HAVENDO ESPAÇO PARA DÚVIDAS, TENDO EM VISTA QUE O LAUDO PERICIAL E O LAUDO COMPLEMENTAR FORAM CONFECCIONADOS POR PROFISSIONAL ESPECIALIZADO NA MATÉRIA, POSSUINDO APTIDÃO NECESSÁRIA PARA O ENCARGO. 4) DIANTE DO RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DA PATENTE DE INVENÇÃO, CABÍVEL A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS, OS QUAIS DEVERÃO SER APURADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO, NA FORMA DO INCISO II DO ARTIGO 210 DA LEI Nº 9.279/1996, LEVANDO-SE EM CONTA OS BENEFÍCIOS QUE FORAM AUFERIDOS PELO AUTOR DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. 5) SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, O DANO MORAL POR VIOLAÇÃO DE PATENTE É AFERÍVEL "IN RE IPSA", DE FORMA QUE SUA CONFIGURAÇÃO DECORRE DA MERA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DE CONDUTA ILÍCITA, MOSTRANDO-SE DESPICIENDA A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS CONCRETOS OU A COMPROVAÇÃO PROBATÓRIA DO EFETIVO ABALO MORAL. 6) ANALISANDO-SE AS PECULIARIDADES DA SITUAÇÃO POSTA EM JULGAMENTO, SOMADA À JURISPRUDÊNCIA DO 3º GRUPO CÍVEL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA CASOS ANÁLOGOS, ARBITRA-SE O VALOR DOS DANOS MORAIS EM R$ 15.000,00, QUANTIA ESTA QUE SE MOSTRA ADEQUADA E JUSTA PARA REPARAR O DANO EM EVIDÊNCIA. 7) O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER CORRIGIDO MONETARIAMENTE PELO IGP-M DESDE A DATA DO ARBITRAMENTO, NA FORMA DISPOSTA NA SÚMULA Nº. 362 , DO STJ, BEM COMO DEVEM INCIDIR JUROS, NA RAZÃO DE 1% AO MÊS, DESDE A DATA DO EVENTO DANOSO, CONFORME DISPOSIÇÃO DA SÚMULA Nº. 54 DO STJ, OBSERVADO O PRAZO PRESCRICIONAL.DERAM PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA RÉ.