Art. 44 do Código de Propriedade Industrial - Lei 9279/96 em Jurisprudência

E M E N T A APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. PEDIDO RECONVENCIONAL. INDENIZAÇÃO PELO USO INDEVIDO. ART. 44 DA LPI . POSSIBILIDADE. CONFISSÃO CONFIGURADA PELO AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE NULIDADE DE PATENTE. CONCLUSÃO LÓGICA. RECURSO PROVIDO. 1. O ponto central do processo é a análise do pedido de nulidade de registro da patente de invenção (PI XXXXX-8) à luz dos requisitos legais previstos na Lei 9.279 /96 ( LPI ). 2. O objeto da referida patente de invenção é o processo de fabricação de esferas ocas de metal, cujo depósito foi efetuado em 28/09/2001 pela apelante, Percebom Jóias Ltda. 3. Nos moldes do artigo 8º da Lei 9.279 /96 “é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial”. Quanto à novidade, consoante dispõe o art. 11 do mesmo diploma, a invenção é considerada nova quando não compreendida no estado da técnica. 4. No presente caso, a conclusão exposta no parecer técnico do INPI foi a de que a patente PI XXXXX-8 atende aos requisitos de patenteabilidade, nos termos dos artigos 8º e 11 da Lei 9.279 /96. 5. Quanto ao dever de indenizar, o art. 44 da LPI dispõe o seguinte: “Ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente.” 6 O art. 389 do CPC dispõe que a confissão ocorre “quando a parte admite a verdade de fato contrário ao seu interesse e favorável ao do adversário.”. Ademais, nos termos do art. 390 do CPC , a confissão pode ser espontânea. 7. A conclusão lógica a que se chega no presente caso é a de que, de fato, resta configurada a confissão por parte da apelada, pois o pedido inicial objetiva a nulidade de patente de invenção concedida à apelante, da qual se subentende que a ré/apelante utilizava o mesmo processo da autora/apelada para a produção de esferas metálicas ocas. 8. Por conseguinte, observando-se que a autora/apelada não possuía autorização legal da ré/apelante para utilização do processo de fabricação de esferas ocas metálicas, objeto da patente PI XXXXX-8, é devida indenização, nos termos do disposto no art. 44 da LPI . 9. Quanto ao valor da indenização, deve ser apurado, observando-se o disposto nos artigos 208 e 210 da Lei 9.279 /1996, na maioria das vezes em liquidação por arbitramento, quando as partes serão intimadas para apresentar os documentos necessários à liquidação no prazo assinalado pelo juiz. 10. Como não houve produção de prova pericial no presente caso, deve ser aplicada a hipótese prevista no inciso III do art. 210 da LPI para fins de apuração do quantum indenizável devido à apelante em sede de cumprimento de sentença. 11. Recurso provido.

Apelação - Ação de obrigação de não fazer c.c. indenizatória (violação de patente) ajuizada em face da Fazenda Pública do Estado de São Paulo - Sentença de improcedência, sob o fundamento de prescrição (art. 487 , II , do CPC )- Inconformismo da autora - Acolhimento - Entendimento da r. sentença que inviabiliza a propositura de ação indenizatória por violação de patente em face da Fazenda Pública quando a violação ocorrer muito tempo antes da data da expedição da Carta Patente, o que vai de encontro ao art. 8º , do CPC , e ao art. 5º , XXXV , da CF - Tese sobre prazo prescricional firmada no REsp n. 1.251.993/PR que é inaplicável ao caso - Tendo em vista que os direitos relativos à patente só surgem com sua expedição (art. 42 , da LPI ), a interpretação que melhor compatibiliza os arts. 40 a 44 , e 225 , da LPI , com o art. 1º , do Decreto n. 20.910 /1932, é a seguinte: "Na hipótese em que se discute violação de direito de propriedade industrial por parte da Fazenda Pública, quando a violação pela exploração indevida do objeto de carta-patente ocorrer entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão indenizatória é contado cinco antes da data da expedição da Carta Patente" - Sentença reformada - Recurso provido.

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO DE DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, CONCORRÊNCIA DESLEAL E VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS (CONJUNTO-IMAGEM) C/C PEDIDO LIMINAR DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DEPÓSITO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE JUNTO AO INPI. EXPECTATIVA DE DIREITO DE EXCLUSIVIDADE. 1) NA ESPÉCIE, O PEDIDO DE PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE FEITO PELA AUTORA PENDE DE DECISÃO FINAL JUNTO AO INPI. 2) ASSIM, A AUTORA POSSUI APENAS UMA EXPECTATIVA DE DIREITO SOBRE A PATENTE DEPOSITADA PERANTE AO INPI, RAZÃO PELA QUAL NÃO PODE PLEITEAR A PROTEÇÃO DE QUE DISPÕE O ART. 44 DA LEI 9.279 /96.NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE EXPLORAÇÃO INDEVIDA DO PRODUTO INTITULADO ?CARDAFLEX?. AUSÊNCIA DE REGISTRO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). REQUISITO IMPRENSCINDÍVEL. ART. 44 , LEI 9.279 /1996. DIREITO DE EXCLUSIVIDADE NÃO RECONHECIDO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. SENTENÇA MANTIDA. À UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO APELO.

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER CUMULADA COM PLEITO INDENIZATÓRIO. Contrafação de patente. Prescrição. Pretensão reparatória fundada na prática de atos reiterados. Contínua utilização indevida de patente registrada. Termo inicial do prazo prescricional é a data da cessação da violação que, no caso presente, é o término do prazo de vigência do registro. Aplicação do prazo quinquenal contido no art. 225 da Lei n.º 9.279 /96, diante de sua especialidade quanto às normas gerais contida no Código Civil . Possibilidade de cobrança da reparação dos danos ocorridos durante os cinco anos anteriores ao fim da vigência da patente. Encerramento das atividades da titular da patente no ramo de vidros blindados automotivos. Irrelevância. Direito de exclusividade decorrente do art. 40 da Lei n.º 9.279 /96 não impõe exploração comercial do objeto da patente. Perícia conclusiva quanto à existência de contrafação. Dever de indenizar. Art. 44 da Lei n.º 9.279 /96. Liquidação por arbitramento. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

PROPRIEDADE INTELECTUAL. DESENVOLVIMENTO DE MODELO DE UTILIDADE. LEI Nº 9.279 /96. INDENIZAÇÃO. A teor do disposto nos art. 88 e 90 da Lei nº 9.279 /96, é exclusivamente do empregador a propriedade intelectual de modelo de utilidade desenvolvido para máquina de propriedade empresarial em decorrência das atribuições inerentes do contrato de trabalho, tal como no caso dos autos em que o reclamante foi contratado para compor equipe como ajustador ferramenteiro de máquinas de produção de peças para andaimes, utilizando-se do horário de trabalho, máquina e recursos do empregador para tanto, sem comprovar que o desenvolvimento do modelo de utilidade deu-se de forma desvinculada do trabalho para que foi contratado e sem a utilização de recursos e equipamentos providos pelo próprio empregador, não tendo direito à indenização prevista no art. 44 da referida Lei.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PERDAS E DANOS. DEMANDA INSTRUÍDA COM DEPÓSITO DO PEDIDO DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL JUNTO AO INPI. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA FUNDAMENTADA NA DESCONSIDERAÇÃO DA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO PERANTE O INPI. VIABILIDADE. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL QUE, EM SEU ART. 44 , CAPUT, GARANTE AO LESADO O DIREITO DE OBTER INDENIZAÇÃO DO INFRATOR PELA EXPLORAÇÃO INDEVIDA DO SEU OBJETO APÓS À PUBLICAÇÃO DO PEDIDO DE DEPÓSITO E APÓS A CONCESSÃO DA PATENTE. A proteção do direito da propriedade industrial abrange a repressão à concorrência desleal (art. 2º, inciso V) e, não por outro motivo, a Lei nº 9.279 /96, ao dispor sobre os direitos conferidos pela patente, é clara ao estabelecer em seu art. 44 , caput, que, "ao titular da patente é assegurado o direito de obter indenização pela exploração indevida de seu objeto, inclusive em relação à exploração ocorrida entre a data da publicação do pedido e a da concessão da patente".

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. Sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral. Inconformismo da demandada. Deferimento superveniente de carta patente que reconhece o modelo de utilidade explorado pela demandada. Patente conferida pela entidade autárquica em mesma categoria internacional em que registrada a invenção dos autores. Inexistência de reprodução indevida reconhecida pelo próprio INPI. Efeitos provenientes da emissão de carta patente que retroagem à data de depósito do pedido. Inteligência dos artigos 40 e 44 da Lei nº. 9.279 /96. Exploração do modelo de utilidade que configura nítido exercício regular de direito. Alegação de nulidade da patente detida pelos autores. Inocorrência. Inovação no estado da técnica configurada. Desnecessidade de sobrestamento do feito até a prolação de decisão nos autos da Ação de Nulidade que tramita perante a Justiça Fluminense, haja vista a ausência de influência daquela no resultado deste feito. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE PRODUTO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PATENTE DE MODELO DE UTILIDADE. DEPÓSITO DO PEDIDO PARA REGISTRO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. REQUERIMENTO QUE NÃO CONFERE PROTEÇÃO. NECESSÁRIA EXPEDIÇÃO DE CARTA-PATENTE, CONSOANTE PREVISÃO DO ART. 44 DA LEI N. 9.279 /96. "[. . .] A proteção autoral outorgada pela Lei n. 9.279 /96 somente tem aplicação com a concessão da carta patente. Sem ela, a parte que deposita o pedido tem uma mera expectativa de direito, isto é, uma simples esperança decorrente da probabilidade do seu pleito ser concedido, o que dependerá, obviamente, do preenchimento dos pressupostos legais"

Ação cominatória c.c. indenizatória (concorrência desleal) - Sentença de improcedência - Inconformismo dos autores - Não acolhimento - As condutas atribuídas (suposta imitação de marca, instalação de negócio idêntico no mesmo ramo de atividade e construção de produto similar, mas ainda não patenteado) não caracterizam concorrência desleal - Os elementos de convicção não revelam atos de deslealdade concorrencial, pelo apelado - À luz do pedido principal (reconhecimento de uso indevido do produto), sem a concessão da patente fica esmaecido o direito de restringir a fabricação de produto (ainda que similar), visto que o normativo de regência (art. 44 , caput, da Lei 9.279 /96) assegura proteção após obtenção da patente - Sentença confirmada - Recurso desprovido.