Direito da Moda em Jurisprudência

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INTELECTUAL E CONCORRÊNCIA DESLEAL. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO E INDENIZATÓRIA. PEÇAS DE VESTUÁRIO ÍNTIMO FEMININO. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE INCIDÊNCIA DA LEI 9.610 /98. DIREITO AUTORAL . AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. ORIGINALIDADE NÃO CONSTATADA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. DISTINTIVIDADE. AUSÊNCIA. CONFUSÃO NO PÚBLICO CONSUMIDOR NÃO VERIFICADA. SÚMULA 211 /STJ. SÚMULA 284 /STF. SÚMULA 7 /STJ. 1. Ação ajuizada em 11/5/2017. Recurso especial interposto em 11/3/2021. Autos conclusos ao gabinete da Relatora em 22/6/2021. 2. O propósito recursal consiste em definir se a recorrida deve se abster de comercializar peças de vestuário que se assemelham à linha de produtos fabricada pelas recorrentes, bem como se tal prática é causadora de danos indenizáveis. 3. São passíveis de proteção pela Lei 9.610 /98 as criações que configurem exteriorização de determinada expressão intelectual, com ideia e forma concretizadas pelo autor de modo original. 4. O rol de obras intelectuais apresentado no art. 7º da Lei de Direitos Autorais é meramente exemplificativo. 5. O direito de autor não toma em consideração a destinação da obra para a outorga de tutela. Obras utilitárias são igualmente protegidas, desde que nelas se possa encontrar a exteriorização de uma "criação de espírito". Doutrina. 6. Os arts. 95 e 96 da Lei 9.279 /96 não foram objeto de deliberação pelo Tribunal de origem, de modo que é defeso o pronunciamento desta Corte Superior quanto a seus conteúdos normativos ( Súmula 211 /STJ). Ademais, as recorrentes sequer demonstraram de que modo teriam sido eles violados pelo acórdão recorrido, o que atrai a incidência da Súmula 284 /STF. 7. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua imitação encontra óbice na repressão à concorrência desleal. Precedentes. 8. Para configuração da prática de atos de concorrência desleal derivados de imitação de trade dress, não basta que o titular, simplesmente, comprove que utiliza determinado conjunto-imagem, sendo necessária a observância de alguns pressupostos para garantia da proteção jurídica (ausência de caráter meramente funcional; distintividade; confusão ou associação indevida, anterioridade de uso). 9. Hipótese concreta em que o Tribunal de origem, soberano no exame do conteúdo probatório, concluiu que (i) há diferenças significativas entre as peças de vestuário comparadas; (ii) o uso de elementos que constam da linha estilística das recorrentes revela tão somente uma tendência do segmento da moda íntima feminina; e (iii) não foi comprovada a prática de atos anticoncorrenciais que pudessem ensejar confusão no público consumidor. 10. Não sendo cabível o revolvimento do acervo fático e das provas produzidas nos autos em sede de recurso especial, a teor do entendimento consagrado na Súmula 7 /STJ, é de rigor o desacolhimento da pretensão recursal. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS . "FASHION LAW" (DIREITO DA MODA). ALEGAÇÃO DE PLÁGIO EM CRIAÇÕES VESTUARIAS. PROTEÇÃO. NECESSIDADE. LEI Nº 9.610 /98. REQUISITOS DE ORIGINALIDADE E INOVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. DANOS MORAIS. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. DANO IN RE IPSA. SENTENÇA MANTIDA. I. A proteção dos direitos de autor, positivada por meio da Lei nº 9.610 /98 ( LDA ), está estritamente ligada ao caráter subjetivo e personalíssimo das criações do espírito, materializados pelas noções de inovação/criatividade e originalidade, conforme cláusula geral protetiva, referente a obras intelectuais que sejam "criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte". II. Nesse norte, hialina é a vedação da Lei nº 9.610 /98 de reprodução de obra sem anuência ou transferência expressa dos direitos pelo titular da mesma (artigos 28 e 29), sob pena de configurar plágio, implicando em consequências civis e criminais. III. As criações, ou seja, a propriedade intelectual do mundo da moda, certamente estão protegidas pelos direitos do autor, na medida em que as criações refletem a arte de seus profissionais criadores, bem como que a proteção torna-se imprescindível visto que a exclusividade, na maioria das vezes, é de caráter concorrencial. IV. O plágio, em que pese a ausência de definição legal, vem sendo entendido pela doutrina e jurisprudência, como "o ato de apresentar como de sua autoria uma obra elaborada por outra pessoa", sendo "considerada como indevida a reprodução de obra que seja substancialmente semelhante a outra preexistente" ( REsp XXXXX/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 3ª Turma, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017). V. O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373 , I , do Código de Processo Civil . Neste sentido, tendo o re querente em sede de ação indenizatória desincumbindo do seu ônus probatório, notadamente em virtude de documentos comprobatórios, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe. VI. O Código de Processo Civil de 2015 ratificando o entendimento do pretérito CPC de 1973 adotou referido sistema, da livre convicção, mas de maneira mais atualizada compreensão sobre a atividade jurisdicional, referendou um novo sistema da persuasão racional em que o convencimento do juiz precisa ser motivado. VII. Em atenção à jurisprudência do Excelso Superior Tribunal de Justiça, a simples violação do direito de propriedade autoral implica o dever de ressarcir o dano, ou seja, prescinde de comprovação, pois se consubstancia na própria violação do direito. VIII. Tendo o autor se desincumbido do ônus da prova do fato constitutivo de seu direito ao, na forma do art. 373 , I , do CPC/15 , e a parte requerida não se desincumbido do ônus que lhe cabia, a procedência do pedido é medida que se impõe.

DIREITO AUTORAL COMINATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS Parcial procedência corretamente decretada Preliminar de Ilegitimidade corretamente acolhidas em face das corrés COMERCIAL KIPLING LTDA e ACESSÓRIOS DE MODA KIPLING LTDA Autora que é profissional no mercado nacional e internacional na criação de produtos de moda feminina (designer) - Proteção de sua criação (Sandália "Salvador-Grudy"), registrado no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) Demandada (GRENDENE) que começou a fabricar o produto que incorpora idêntico ao da autora, mas com outro nome Autora que busca condenação da requeridas em obrigação de não fazer - abstenção da fabricação e comercialização de calçados por alegada infração a registro de Desenho Industrial, bem assim indenização por danos materiais e morais Prova pericial realizada Conclusão pela contrafação efetuada Modelos fabricados que comparados guardam as mesmas características de modelo da autora Evidente a prática de concorrência desleal, gerando confusão no mercado - Indenização por danos patrimoniais - Cabimento Comprovada a prática de contrafação e disso auferindo a ré lucros (em valor a ser apurado em regular liquidação) Danos morais Caracterizados - Arbitramento na importância de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) que se mostra razoável e em consonância com a regra do artigo 944 do Código Civil - Sentença mantida Recursos improvidos.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. EC Nº. 31 /2000 QUE ALTEROU O ART. 82 DO ADCT E INTRODUZIU O FUNDO DE ERRADICAÇÃO E COMBATE À POBREZA (FECP). LEI ESTADUAL Nº. 4056/2002 QUE AUTORIZOU O PODER EXECUTIVO ESTADUAL A INSTITUIR O FECP. LEI ESTADUAL Nº. 6.331/2012 (LEI DA MODA) QUE CRIOU O REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO (RET). ART. 2º, PARÁGRAFO 11 DA LEI DA MODA QUE PREVIU A DESTINAÇÃO ADICIONAL DE 1% PARA O REFERIDO FUNDO, INCIDENTE SOBRE O ADICIONAL GERAL DA ALÍQUOTA VIGENTE PARA O ICMS, NAS OPERAÇÕES DE SAÍDA REALIZADAS. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 167/2015 QUE MAJOROU PARA 2% O ADICIONAL INCIDENTE SOBRE A ALÍQUOTA DO ICMS. SEGUINDO-SE A REGULAMENTAÇÃO COM A EDIÇÃO DO DECRETO Nº 45.607/2016. SENTENÇA QUE DENEGOU A SEGURANÇA. IRRESIGNAÇÃO. TESE RECURSAL DE IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO INCENTIVO FISCAL, POR SER CASO DE ISENÇÃO TRIBUTÁRIA PARCIAL CONDICIONADA, A ATRAIR A INCIDÊNCIA DO ART. 178 DO CTN . INAPLICABILIDADE. TRATA-SE APENAS DE UMA MODALIDADE SIMPLIFICADA, ALTERNATIVA E OPTATIVA DE APURAÇÃO E RECOLHIMENTO DO ICMS. LEI Nº 6.331 /2012 QUE NÃO FIXA CONDIÇÕES ONEROSAS QUE CARACTERIZEM A ISENÇÃO FISCAL, MAS APENAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. OBSERVADOS OS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE (ART. 151 , I , DA CF ) E DA ANTERIORIDADE TRIBUTÁRIA (ART. 150 , III , A, C, CF ). MAJORAÇÃO DA ALÍQUOTA DO FECP QUE DECORREU DA LEI COMPLEMENTAR Nº 167 /2015 PARA A TOTALIDADE DOS CONTRIBUINTES, SEM EXCEPCIONAR O SETOR DA MODA. DECRETO Nº 45.607/2016 QUE A REGULAMENTOU SEM NADA INOVAR. RECURSO DESPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DO AICMS-FECP SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DE ROUPAS E CALÇADOS. LEI ESTADUAL Nº 4056/2002 COM REDAÇÃO DADA PELA LC Nº 167 /2015, QUE NÃO CONSAGRA ARTIGOS DE VESTUÁRIO COMO EXECEÇÃO AO RECOLHIMENTO DO REFERIDO ADICIONAL. SENTENÇA QUE NEGA A SEGURANÇA, AO ARGUMENTO QUE A ARGUIDA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO DE VESTIÁRIO EXIGE ANÁLISE CASUÍSTICA. RECURSO DO IMPETRANTE QUE ALMEJA A ISENÇÃO DO RECOLHIMENTO ADICIONAL, AVOCANDO A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ESTADUAL, AO ARGUMENTO DE QUE TODOS OS ARTIGOS DE VESTUÁRIO SÃO ESSENCIAIS, INDEPENDENTEMENTE DA SITUAÇÃO. RECORRENTE QUE COMERCIALIZA PRODUTOS DESTINADOS AO MERCADO DA MODA. EXAME DA ESSENCIALIDADE DOS PRODUTOS QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSENTE A PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA, QUE SE FAZ INDISPENSÁVEL PARA O MANEJO DA AÇÃO MANDAMENTAL. MOSTRA-SE NECESSÁRIA A EFETIVA DEMONSTRAÇÃO DE AFRONTA AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO, NOS TERMOS DO ARTIGO 1º DA LEI 12.016 /09. NA ESPÉCIE, OS FATOS SÃO CONTROVERSOS E DUVIDOSOS, NÃO HAVENDO PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO DIREITO ALEGADO PELA IMPETRANTE, SENDO IMPERATIVA A DILAÇÃO PROBATÓRIA, INADMISSÍVEL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITOS AUTORAIS . ALEGAÇÃO DE REPRODUÇÃO DE ESTAMPAS EXCLUSIVAS DA AUTORA PELA RÉ, SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO E COM FINS COMERCIAIS. RECONHECIMENTO DA VIOLAÇÃO DOS DIREITOS AUTORAIS E DA PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL NO ÂMBITO DO MERCADO DA MODA FEMININA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. REJEIÇÃO DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DO DECISUM. 1 . Legitimidade ativa da Demandante vez que foi devidamente comprovada a aquisição dos direitos de propriedade intelectual sobre as estampas em questão. Criação artística produzida por designers contratados. Cessão contratual de todos e quaisquer direitos patrimoniais e autorais sobre as obras criadas em decorrência de atribuições trabalhistas. 2. Estampas da titularidade da Autora que se inserem na hipótese contida no inciso VIII do artigo 7º , da Lei 9.610 /98 - Lei dos Direitos Autorais ; cabendo a proteção nos seus termos. 3. Inegável semelhança entre as peças da Autora e as reproduzidas pela Ré, claramente detectada por simples comparação. Existência de contrafação e consequente violação de direitos autorais , vez que ausente a devida autorização. Configuração de prática de concorrência desleal em razão da confusão provocada em potenciais consumidores, quanto à exclusividade dos desenhos em questão. Danos materiais a serem mensurados em sede de liquidação, por arbitramento. 4. Inocorrência de ofensa a direitos extrapatrimoniais. Ausência de comprovação de que o ato ilícito tenha afetado a honra objetiva da Autora, na condição de pessoa jurídica. In casu, não há que se falar em dano moral in re ipsa, sendo imprescindível a demonstração de ofensa à imagem da empresa, ao respeito público, bem como o abalo de crédito e a diminuição de clientela. Precedentes do STJ e do TJRJ. Manutenção da r. sentença que se impõe. 5. Desprovimento dos recursos interpostos pelas partes.

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO AUTORAL . VIOLAÇÃO. OBRA ARTÍSTICA. GRAFITISMO. MANIFESTAÇÃO CULTURAL. PROTEÇÃO LEGAL. EXPLORAÇÃO COMERCIAL. AUTORIZAÇÃO DO AUTOR. INEXISTÊNCIA. LOGRADOURO PÚBLICO. PUBLICIDADE. FINS LUCRATIVOS. CONSENTIMENTO. IMPRESCINDIBILIDADE. ART. 48 DA LEI Nº 9.610 /1998 ( LDA ). PREJUÍZO. EXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. CABIMENTO. CRÉDITO. IDENTIFICAÇÃO. INDISPONIBILIDADE. ARTS. 24 e 79 , § 1º , DA LDA . DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a aferir se a conduta da ré, de utilizar obra de arte do autor, localizada em logradouro público, em proveito econômico e comercial próprio, sem a necessária autorização do criador, sem lhe oferecer remuneração ou indicar seu crédito, caracteriza infração ao art. 48 da Lei nº 9.610 /1998 ( LDA ). 3. A obra artística representada pelo grafite é protegida pela Lei de Direitos Autorais , sendo que eventual exposição de desenho sem o consentimento do autor, sua identificação por meio de créditos (art. 79, § 1º, da Lei 9.610/1988) ou remuneração retratam contrafação passível de indenização moral e patrimonial. 4. Somente ao autor é conferida a possibilidade de permitir a exploração econômica ou comercial de sua obra de arte, ainda que esta se encontre em logradouro público. 5. Recurso especial não provido.

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ICMS/FECP. REGIME ESPECIAL INSTITUÍDO PELA LEI 6.331 /2012. LEI DA MODA. 1. O Autor se enquadra no regime Tributário Especial de ICMS, nos moldes da Lei 6.331 /2012. 2. A referida Lei traz, dentre outras disposições, que o recolhimento do ICMS se dará no percentual correspondente a 2,5% sobre o valor contábil das operações de saídas realizadas no mês de referência, incluído neste percentual a parcela de 1% (um por cento), destinada ao Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais. 3. A alíquota do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e às Desigualdades Sociais - FECP foi majorada de 1% para 2%, de forma genérica, pela Lei Complementar nº 167 /2015, normatizando o recolhimento do ICMS para as empresas submetidas ao regime geral e não para aquelas que optam pela adoção do regime especial, atendendo as exigências legais impostas. 4. O incentivo fiscal foi concedido para aqueles que preenchessem determinados requisitos e condições, além de ter sido concedido por prazo determinado. 5. A isenção tributária, concedida por prazo certo e mediante o atendimento de determinadas condições, gera direito adquirido ao contribuinte beneficiado, conforme disposto no art. 178 do Código Tributário Nacional . 6. Enunciado da Súmula 544 do Superior Tribunal de Justiça: "Isenções tributárias concedidas, sob condição onerosa, não podem ser livremente suprimidas". 7. Sentença que julgou procedente o pedido que merece ser mantida. Precedente deste Tribunal. 8. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

Apelação Cível n. XXXXX-52.2020.8.17.2001 *** Apelante/apelado: Sebastião Zacarias Junior Apelante/apelada: Moda Center Santa Cruz Relator: Des. Eduardo Sertório Canto EMENTA: Apelação Cível. Indenização por indevido de marca. Shopping center. Sentença de procedência do pedido indenizatório. Apelos de ambas as partes. Inovação recursal. Não conhecido em parte o recurso da ré. Nulidade da sentença por erro de procedimento. Não verificada. Ausência de despacho para indicar provas. Prejuízo não demonstrado. Lei de Propriedade Industrial ( LPI). Lucros cessantes. Parâmetro. Valor dos royalties pelo licenciamento da marca. Indenização devida. Precedentes do STJ. Termo inicial. Notificação do lesante. Apelo do réu conhecido em parte e não provido. Apelo do autor conhecido e provido. 1- Recursos de apelação de ambas as partes contra sentença que arbitrou indenização de 1% sobre o faturamento bruto do lesante/réu pelo uso indevido de marca de titularidade do lesado/autor, com base no art. 210 , III , da LPI e na Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda. 2- Impõe-se o não conhecimento do apelo do réu quanto à não indenizabilidade do uso de marca por condomínio, ente despersonalizado, que, como tal, pratica atos civis, não comerciais, pois arguida pela primeira vez em sede de apelação e não tratada na sentença, configurando inovação recursal vedada pela lei processual. 3- Não demonstrada a utilidade e a necessidade das provas pretendidas pela parte, descabe a anulação da sentença por erro de procedimento e cerceamento de defesa ante ao julgamento antecipado do mérito sem prévia intimação das partes para indicar provas. 4- Em ação anterior com sentença transitada em julgado, protagonizada pelas partes e tramitada na Justiça Federal do Rio de Janeiro, foi julgado improcedente o pleito anulatório do ora réu em relação ao registro da marca do ora autor e julgado procedente o pedido reconvencional, para determinar que o réu se abstivesse do uso da marca do ora autor. É assente - e fato notório - o uso indevido da marca em questão. 5- É firma a jurisprudência do STJ, no sentido de que, demonstrado o uso indevido da marca, são devidos os lucros cessantes, a despeito do rigor probatório do prejuízo. Nesse sentido, a título de exemplo: AgInt no AREsp n. 2.046.164/SP , relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022; e AgInt no REsp n. 1.925.562/SP , relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 21/2/2022. 6- Na espécie, é adequado o critério do art. 210 , III , da LPI para apuração dos lucros cessantes, isto é, o valor que o lesante teria pago ao lesado pelo licenciamento da marca no período em que comprovado o uso parasitário. 7- A Portaria n. 436/1958 do Ministério da Fazenda, invocada pelo Juízo sentenciante para fixar o percentual dos lucros cessantes em 1% sobre o faturamento bruto, não se presta ao fim desejado nos autos, pois não prevê o teto dos royalties, mas disciplina a alíquota de dedução a esse título para fins fiscais. Não reflete, portanto, a realidade do mercado. 8- Em se tratando de uso indevido de marca para caracterizar estabelecimento/centro comercial, situação que não se confunde com o uso indevido de marca atrelado à venda de produto específico nem com os contratos de franquia, é razoável a fixação dos lucros cessantes em 2,5% do faturamento bruto. 9- O termo inicial de cômputo dos lucros cessantes deve ser a data da primeira notificação encaminhada pelo autor ao réu, não a data do trânsito em julgado da sentença da ação de anulação do registro. Afinal, ela apenas declarou a idoneidade do registro já existente há anos. 10- Conhecido em parte e não provido o recurso do réu. Conhecido e provido o recurso do autor. ACÓRDÃO: Vistos, examinados, discutidos e votados estes autos da Apelação n. XXXXX-52.2020.8.17.2001, em que figuram como partes acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça que compõem a 3ª Câmara Cível, unanimemente, em CONHECER EM PARTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Moda Center Santa Cruz e DAR PROVIMENTO ao recurso de Sebastião Zacarias Junior, na conformidade do relatório, do voto e da ementa. Recife, data da certificação digital. EDUARDO SERTÓRIO CANTO Desembargador Relator ()