Funcionalidade, Distintividade e Confusão Ou Associação Indevida em Jurisprudência

Apelação – Ação de procedimento ordinário, com pedidos cumulados de abstenção de ato, com preceito cominatório, reparação de danos materiais e morais e pedido de tutela antecipada – Sentença de improcedência – Inconformismo da autora – Propriedade industrial – Marca – D. Juízo de origem que não invadiu a competência da Justiça Federal, quando da análise da controvérsia – Objeto da ação que se refere à prática de violação marcária, concorrência desleal e respectiva indenização pela prática de ato ilícito, inexistindo discussão acerca da nulidade de registro de marca – Autora que é detentora da marca "TERRACOM", na forma mista e nominativa – Empresa ré que, por sua vez, utiliza a marca mista "TERRACAM" – Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma – Imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade da autora não verificada – Conquanto haja uma semelhança ortográfica entre as marcas, há expressiva diferença visual entre os sinais - sobretudo em relação às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos -, a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos – Em relação à marca nominativa "Terracom", a utilização da palavra "terra" não pode ser tida como exclusiva da autora, uma vez que não é esse o alcance dos registros obtidos no INPI – Palavra que constitui expressão de uso comum na área de atuação das partes, tratando-se de marca denominada pela doutrina como "fraca" ou evocativa – A ré foi constituída em 2003 e a autora somente ajuizou esta ação em 2020, sendo certo, ainda, que não há nenhuma prova juntada aos autos que demonstre a efetiva confusão entre os consumidores, a corroborar a possibilidade de convivência pacífica entre as marcas – Autora que atua na área de concessões, obras, serviços de gestão pública, gerenciamento de resíduos e usinas de concreto e asfalto enquanto a ré presta serviços específicos de engenharia, a saber: perfurações, cortes especiais e injeções em concreto, demolição, demolição controlada e locação de equipamentos – Conquanto as partes atuem na área de engenharia, os serviços por elas prestados são distintos – No ramo mercadológico em que as partes atuam, a localização das delas tem preponderante influência na opção da clientela, de modo que a expressiva distância geográfica existente é especialmente relevante, tornando remota a possibilidade de desvio de clientela – Possibilidade de associação indevida e confusão entre os consumidores afastada – Infração marcária não caracterizada – Sentença mantida – Recurso desprovido.

CIVIL. EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PROTEÇÃO AO ?TRADE DRESS? OU CONJUNTO-IMAGEM. PRATO CULINÁRIO. REQUISITOS PARA A GARANTIA DA TUTELA JURÍDICA. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. NÃO VERIFICADOS. CONCORRÊNCIA DESLEAL. DESVIO DE CLIENTELA. NÃO CONFIGURAÇÃO. OBRA GASTRONÔMICA. PRESSUPOSTOS PARA REIVINDICAR A AUTORIA E A TUTELA DE CRIAÇÃO. NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos visando salvaguardar o ?trade dress? do requerente, inibindo a ré de produzir, comercializar e/ou divulgar em suas mídias e redes sociais o prato denominado ?camarão internacional?. 2. De acordo com a doutrina, a concorrência desleal consiste basicamente na cópia daquilo que deu certo nos negócios alheios, procurando encurtar a distância entre o esforço natural a ser despendido e o resultado econômico. Por sua vez, o ?trade dress? ou ?conjunto-imagem? consiste em um conjunto de elementos (visuais e sensitivos) distintivos de serviços e produtos que faz com que o público os identifique no mercado consumidor. 3. A violação do chamado ?trade dress? constitui forma parasitária de concorrer no mercado consumidor e, portanto, configura ato de concorrência desleal. 4. A mera aparência extrínseca identificadora de determinado bem ou serviço não confere direitos absolutos ao seu titular sobre o respectivo conjunto-imagem, sendo necessária a definição de determinados requisitos a serem observados para garantia da proteção jurídica (vinculados à funcionalidade, à distintividade e à possibilidade de confusão ou associação indevida). Precedente STJ. 5. Carece de distintividade para que seja considerado uma ?obra intelectual gastronômica? o prato que engloba apresentação, preparo e ingredientes comuns, partilhados por uma multiplicidade de concorrentes no mesmo nicho do mercado e incapazes de causar, sob a percepção do consumidor regular, confusão em virtude de um ?trade dress? assemelhado. 6. A análise dos requisitos para a proteção de ?obra culinária? extrapola a lista de ingredientes utilizados, devendo ser considerado todo o ?know how? e esforço criativo empregado para inovar e, assim, reivindicar autoria de uma criação. Ausentes maiores componentes individualizadores que distingam o prato de outros existentes, inviável a tutela e a exclusividade almejadas. 7. Recurso conhecido e desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL Nº XXXXX-41.2001.8.09.0006 APELANTE LABORATÓRIO TEUTO BRASILEIRO S/A APELADA HYPERMARCAS S/A RELATOR: FABIANO ABEL DE ARAGÃO FERNANDES - Juiz de Direito Substituto em Segundo Grau CÂMARA: 4ª CÍVEL EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. CARÊNCIA DE AÇÃO AFASTADA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. PROTEÇÃO DO CONJUNTO IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. 1- A alegação de carência de ação em razão do registro da marca, pela apelante, junto ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial - INPI, se confunde com o próprio mérito da causa, devendo assim ser analisado. Preliminar afastada. 2- O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento "TEUTÔNICO" pela recorrente, viola o trade dress do fármaco "BIOTÔNICO FONTOURA", fabricado pela recorrida. 3- A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4- Além da vasta documentação juntada com a inicial realizou-se perícia judicial sob o crivo do contraditório e ampla defesa sendo que o conjunto probatório levou à conclusão da existência de concorrência desleal decorrente da utilização indevida do conjunto imagem de produto da concorrente. 5- As premissas fáticas assentadas pelo juízo de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente "TEUTÔNICO" viola o conjunto imagem daquele produzido pela recorrida, o "BIOTÔNICO FONTOURA". Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 6- Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 7- O fato do "BIOTÔNICO FONTOURA" ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. 8- Presentes os requisitos elencados no AgInt nos EAREsp XXXXX/MT, deve ser fixada a verba honorária recursal (art. 85 , § 11º , do CPC ). APELO DESPROVIDO.

Apelação cível - Ação ordinária - Propriedade industrial - Uso indevido de marca - Concorrência desleal - Atividades econômicas distintas - Inocorrência - Recurso ao qual se nega provimento. 1. Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a parte de uma soma. 2. Ausência de imitação dos elementos figurativos da marca mista de titularidade da autora. 3. Conquanto haja uma semelhança ortográfica entre as marcas, há expressiva diferença visual entre os sinais - sobretudo em relação às cores, às fontes utilizadas e aos elementos gráficos -, a infirmar a ausência de distintividade dos respectivos conjuntos. 4. Tratando-se de empresas com atuação em mercados distintos, resta afastada a presunção de associação indevida e confusão entre os consumidores e clientes.

Apelação cível - Dialeticidade - Ação ordinária - Propriedade industrial - Uso indevido de marca e elementos distintivos - Comercialização de mesmo tipo de produto - Concorrência desleal - Confusão e associação indevidas com o titular - Registro antecedente no INPI - Danos materiais devidos - Dano moral presumido - Precedentes do STJ - Manutenção da multa - Natureza coercitiva - Primeiro recurso ao qual se dá provimento - Segundo recurso a que se nega provimento. 1. Em se tratando de marca mista, a funcionalidade da propriedade industrial está vinculada a uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado e opera distintividade a partir de uma soma de elementos. 2. A imitação dos elementos figurativos da marca mista e comercialização de produto igual, de titularidade da autora, ensejam a determinação de abstenção do uso e indenização por danos materiais. 3. Conforme entendimento consolidado do STJ, o uso indevido de marca é apto, por si só, a gerar indenização por dano moral ao seu titular, em razão da ofensa a sua credibilidade, imagem e confusão quanto a origem dos produtos. 4. O cumprimento da liminar ou a mera potencialidade de a multa coercitiva se tornar excessiva não é causa para sua imediata exclusão ou redução.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMITAÇÃO DO TRADE DRESS. PROCEDÊNCIA. RECURSO DA RÉ. PRELIMINARES. JULGAMENTO DA LIDE. FASE INSTRUTÓRIA INSTAURADA COM REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE DE ESCLARECIMENTOS PELA PERITA ACERCA DOS PONTOS DIVERGENTES TRAZIDOS PELO ASSISTENTE TÉCNICO DA RÉ (ART. 477 , § 2º , II , CPC ). FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CONVENCIMENTO DO JUÍZO A QUO EDIFICADO SOBRE CONCLUSÕES PERICIAIS. CABIMENTO. PERÍCIA QUE CONTEMPLA AS PROVAS E AS ALEGAÇÕES CONSTANTES NOS AUTOS E OS QUESITOS E AS DIVERGÊNCIAS DAS PARTES E DE SEUS ASSISTENTES TÉCNICOS. COMPROVAÇÃO DO FATO QUE DEPENDE DE CONHECIMENTO ESPECIAL DE EXPERT. MOTIVO APTO A SUSTENTAR TAL MEIO DE PROVA COMO FUNDAMENTO PRINCIPAL PARA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA. MÉRITO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. IMITAÇÃO DO TRADE DRESS. NÃO FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO E/OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA IDENTIFICADOS. PRÁTICA RECONHECIDA. INSUFICIÊNCIA DAS MODIFICAÇÕES DA EMBALAGEM DA RÉ APÓS NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DA AUTORA. MOSAICO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS QUE CONDUZ À FIRME CONCLUSÃO NESSE SENTIDO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PREJUÍZOS DECORRENTES DA PRÓPRIA CONDUTA PERPETRADA. DANO MATERIAL. MONTANTE APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO EM ATENÇÃO A PECULIARIDADES DO CASO E PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO (SÚMULA 362 , STJ). JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 54 , STJ). SUCUMBÊNCIA INALTERADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS DE ACORDO COM CRITÉRIOS LEGAIS (ART. 85 , § 2º , CPC ) E ORIENTAÇÃO DO STJ ( RESP XXXXX/PR ). HONORÁRIOS RECURSAIS (ART. 85 , § 11 , CPC ). CRITÉRIOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS (STJ, EDCL NO AGINT NO RESP XXXXX/RJ ). MAJORAÇÃO INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Apelação – Ação de obrigação de fazer c/c nulidade de uso de marca – Marcas mistas – Necessária uma percepção visual complexa, que ultrapassa a utilização de um vocábulo isolado – Estabelecimentos distintos em seus logotipos e em sua própria essência – Associação indevida, aproveitamento parasitário, confusão nos consumidores e concorrência desleal – Inexistência – Sentença mantida – Honorários recursais – Fixação – Recurso desprovido.

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPRIEDADE INTELECTUAL.DIREITO MARCÁRIO. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE MARCA. VIOLAÇÃO ¿TRADE DRESS¿. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA APURAR A EXISTÊNCIA DA SUPOSTA CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO ENTRE AS EMBALAGENS DO CHÁ MATE LEÃO, DA MARCA MATTE LEÃO E CHÁ PRETO, DA MARCA LIPTON, EM VIRTUDE DA UTILIZAÇÃO DA FIGURA DE UM LEÃO NA EMBALAGEM SOMENTE DO CHÁ ¿DARING ENGLISH BREAKFAST¿. 1.Inexistência de risco de confusão em caso de um consumidor levar um produto por outro, tampouco fazer associação indevida entre o chá preto, da marca Lipton e o ¿famoso mate leão¿, da marca Matte Leão. 2. Perito reafirma que, embora existam elementos semelhantes nas embalagens das partes, tais semelhanças não são suficientes para caracterizar a violação de ¿trade dress¿ ou gerar desvio de clientela. A imagem do rosto do leão na embalagem do chá preto ¿Daring English Breakfast¿, da Lipton, é incompleta e abstrata, no entanto, a imagem do leão na embalagem do chá mate Leão é estilizada, clara e de fácil identificação. 3. Para ser considerada como imitação de marca e concluir que um produto se apresente de tal forma que dificulte sua diferenciação em relação a outro do mesmo gênero, os sinais distintivos não devem ser analisados de maneira isolada, considerando um elemento específico, mas sim, levando em conta o conjunto de signos que o identificam (STJ - REsp: XXXXX RJ XXXXX/XXXXX-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 08/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021). 4. Autoras/apelantes não detêm exclusividade sobre qualquer imagem de leão, mas apenas para as imagens registradas no INPI, não cabendo a extensão de tal proteção de todo e qualquer desenho de um leão. 5. Conclusão do perito pela ausência de risco de confusão entre os sinais ora em confronto. Ausências de má-fé, de violação de ¿trade dress¿ e prática de concorrência desleal . Por outro lado, o ilustre perito considerou que a figura do leão utilizada na embalagem da ré/apelada tem o potencial de violar os registros marcários das autoras/apelantes, criando falsa associação. 6. O Juiz não está adstrito à conclusão do laudo pericial, devendo julgar de acordo com o seu convencimento, tendo em vista todos os elementos e fatos comprovados nos autos, ainda que contrário à perícia. 7. Contradição do perito ao concluir que houve violação da marca das autoras/apelantes, pois, caso fosse a realidade, consequentemente, haveria a confusão ou associação para o público consumidor, o que foi descartado pelo próprio em seu laudo pericial e não comprovado pelos autores/apelantes, nos termos do artigo 373 , inciso I , do, CPC . 8. Inexistência de ato ilícito praticado pela apelada a ensejar a reparação pelos danos morais e materiais pretendidos pelos apelantes. 9. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR . FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7 /STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019. 2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida. 3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma. 7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. 8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7 /STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.