Uso Indevido de Marca de Empresa em Jurisprudência

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA DE EMPRESA. SEMELHANÇA DE FORMA. DANO MATERIAL. OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. AFERIÇÃO. IN RE IPSA. DECORRENTE DO PRÓPRIO ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO PROVIDO. 1. A marca é qualquer sinal distintivo (tais como palavra, letra, numeral, figura), ou combinação de sinais, capaz de identificar bens ou serviços de um fornecedor, distinguindo-os de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa. Trata-se de bem imaterial, muitas vezes o ativo mais valioso da empresa, cuja proteção consiste em garantir a seu titular o privilégio de uso ou exploração, sendo regido, entre outros, pelos princípios constitucionais de defesa do consumidor e de repressão à concorrência desleal. 2. Nos dias atuais, a marca não tem apenas a finalidade de assegurar direitos ou interesses meramente individuais do seu titular, mas objetiva, acima de tudo, proteger os adquirentes de produtos ou serviços, conferindo-lhes subsídios para aferir a origem e a qualidade do produto ou serviço, tendo por escopo, ainda, evitar o desvio ilegal de clientela e a prática do proveito econômico parasitário. 3. A lei e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhecem a existência de dano material no caso de uso indevido da marca, uma vez que a própria violação do direito revela-se capaz de gerar lesão à atividade empresarial do titular, como, por exemplo, no desvio de clientela e na confusão entre as empresas, acarretando inexorável prejuízo que deverá ter o seu quantum debeatur, no presente caso, apurado em liquidação por artigos. 4. Por sua natureza de bem imaterial, é ínsito que haja prejuízo moral à pessoa jurídica quando se constata o uso indevido da marca. A reputação, a credibilidade e a imagem da empresa acabam atingidas perante todo o mercado (clientes, fornecedores, sócios, acionistas e comunidade em geral), além de haver o comprometimento do prestígio e da qualidade dos produtos ou serviços ofertados, caracterizando evidente menoscabo de seus direitos, bens e interesses extrapatrimoniais. 5. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se despicienda a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação probatória do efetivo abalo moral. 6. Utilizando-se do critério bifásico adotado pelas Turmas integrantes da Segunda Seção do STJ, considerado o interesse jurídico lesado e a gravidade do fato em si, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de indenização por danos morais, mostra-se razoável no presente caso. 7. Recurso especial provido.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276 /96. Precedentes do STJ. 3. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido.

Apelação Cível. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. CONCORRÊNCIA DESLEAL. RESGISTRO DE MARCA ANULADO PELO INPI POR VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ARTIGO 129 DA LEI 9.279 /96. DEMONSTRADA A CONCORRÊNCIA DESLEAL E O ILÍCITO PRATICADO PELAS APELADAS. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. APURAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. PRECEDENTES. INDENIZAÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO QUANTUM EM OBSERVANCIA AO CARÁTER PUNITIVO PEDAGÓGICO DA PENALIDADE E ADEQUAÇÃO À CAPACIDADE FINANCEIRA DAS PARTES. RECURSO PROVIDO. 1. Após a prolação da sentença, o INPI reconheceu a nulidade administrativa do processo do registro da marca “Doutorzão” concedida à Francefarma, tendo em vista a infringência ao disposto no artigo 124 , inciso XIX da Lei 9.279 /96, restando caracterizado o ilícito consistente no uso indevido da marca pela apelada. 2. Tem cabimento o pedido indenizatório formulado pela recorrente, considerando ainda que o uso indevido de marca não apenas é suficiente para configurar a ocorrência de danos extrapatrimoniais, como também os danos são de natureza in re ipsa. 3. O montante da indenização por danos materiais deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença. 4. Quanto aos danos morais, ponderadas as peculiaridades do caso concreto, vislumbro que o valor de R$ 20.000,00, se mostra adequado, sobretudo para a função social da responsabilidade civil, a qual nada mais é do que evitar que novos danos sejam causados por este mesmo fato. Ainda, tenho que tal valor se aproxima dos percentuais adotados por este órgão colegiado em casos assemelhados (TJPR - 18ª C.Cível - XXXXX-64.2016.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADORA DENISE KRUGER PEREIRA - J. 13.06.2018; JPR - 18ª C.Cível - XXXXX-04.2018.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR PERICLES BELLUSCI DE BATISTA PEREIRA - J. 16.08.2021). (TJPR - 18ª C.Cível - XXXXX-76.2016.8.16.0035 - São José dos Pinhais - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 14.03.2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. USO INDEVIDO DE MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI. EMPRESA AUTORA QUE DETÉM COM EXCLUSIVIDADE O DIREITO DE USO DA MARCA “PRÍMOR INTELIGÊNCIA CONTÁBIL”. EMPRESA RÉ QUE ALEGA QUE SOLICITOU O REGISTRO DA SUA MARCA (PRIMOR CONTABILIDADE) EM CLASSE DISTINTA DA REGISTRADA PELA AUTORA, O QUAL SE ENCONTRA PENDENTE DE ANÁLISE PERANTE O INPI. CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO O USO INDEVIDO DA MARCA PRIMOR PELA RÉ. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO E DESVIO DE CLIENTELA EM RAZÃO DA NATUREZA IDÊNTICA DA ATIVIDADE ECONÔMICA DESENVOLVIDA PELAS LITIGANTES (PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS). OBRIGAÇÃO DE ABSTER-SE DO USO DA MARCA. MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESNECESSÁRIA A COMPROVAÇÃO – IN RE IPSA - PRECEDENTE DO STJ. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO NA SENTENÇA QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

MARCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC . AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DO NECESSÁRIO COTEJO ANALÍTICO. USO INDEVIDO DE MARCA. PREJUÍZO. PROVA. DESNECESSIDADE. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. INCURSÃO FÁTICO-PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC . 2. A suficiência das razões de recurso especial afasta a tese de não conhecimento do recurso especial. 3. A divergência jurisprudencial foi conhecida diante do cotejo analítico entre os julgados. 4. É devida indenização por danos materiais, a serem aferidos em liquidação, e danos morais, ainda que não tenha sido comprovado o prejuízo, quando a marca é indevidamente utilizada por empresa do mesmo ramo de atividade da detentora do registro da marca. Precedentes. 5. A reforma do acórdão vergastado não exigiu incursão fático-probatória, haja vista que foi fundamentada exatamente na desnecessidade de prova pré-constituída dos danos causados, a serem verificados em sede de liquidação. 6. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 7. Agravo interno não provido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - USO INDEVIDO DO NOME/MARCA - MARCA DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI - USO INDEVIDO POR TERCEIRO - PRESENÇA DOS REQUISITOS ARTIGO 300 DO CPC - LIMINAR DE ABSTENÇÃO DO USO DO NOME/MARCA DEFERIDA. - Comprovada a probabilidade do direito frente ao registro da marca junto ao INPI, bem como, comprovada a possibilidade do uso indevido da marca gerar prejuízo ao bom nome da empresa, impõe-se a concessão da tutela de urgência para impedir, de imediato, o uso indevido do nome pela parte Agravada.

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO INDEVIDO DE MARCA C/C REPARAÇÃO DE DANOS E PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. APELANTE QUE POSSUI O REGISTRO DAS MARCAS "HERÓIS DA PIZZA" E "PIZZA HERO" PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. APELADA QUE UTILIZA A EXPRESSÃO "SUPER HERO JP". EMPRESAS QUE, APESAR DE EXPLORAREM O MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO, DESENVOLVEM SUAS ATIVIDADES EM DIFERENTES UNIDADES DA FEDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA MARCA PERTENCENTE À APELANTE OU DEMONSTRAÇÃO DE QUALQUER PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA DE RISCO DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR CONSUMIDORES. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIFICIDADE. USO INDEVIDO DE MARCA NÃO EVIDENCIADO NO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA EVOCATIVA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE. CONVIVÊNCIA COM OUTRAS MARCAS SEMELHANTES. SÚMULA 83 /STJ. 1. Marcas evocativas, ou seja, que contenham expressões de uso comum, de pouca originalidade e sem suficiente forma distintiva, podem conviver com outras semelhantes, dada a mitigação da exclusividade do registro. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279 /96 em seu artigo 124 , inciso XIX , que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada ( REsp XXXXX/RJ ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)” em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca “MAGNO ALIMENTOS”, na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: “azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva”. 5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX , do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial , tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828.057.184, 186.924.945 e 815.207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca “MAGNUM”, para identificar “leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral”, pertencente a UNILEVER. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida ( REsp XXXXX/RJ ; AgInt nos EDcl no AREsp XXXXX/PR ). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124 , inciso XIX da Lei 9.279 /96. 9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85 , §§ 2º e 11 , do CPC .

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - PRAZO PRESCRICIONAL DE 10 ANOS - MARCO INICIAL - CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO - PRESCRIÇÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE ENTRE A PRETENSÃO INIBITÓRIA E INDENIZATÓRIA - NECESSIDADE DE EXAME DOS PEDIDOS REMANESCENTES - DANOS DECORRENTES DO USO INDEVIDO DA MARCA POR TERCEIRO NÃO DETENTOR DO SEU REGISTRO - VERIFICAÇÃO - LESÃO EXTRAPATRIMONIAL PRESUMIDA - PATAMAR REPARATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DANOS MATERIAIS - APURAÇÃO DO QUANTUM RELEGADA PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - PRECEDENTES DO STJ - Nos termos da reiterada jurisprudência do STJ "a pretensão concernente à abstenção de uso de marca ou nome empresarial nasce para o titular do direito protegido a partir do momento em que ele toma ciência da violação perpetrada (princípio da 'actio nata')" ( REsp n. 1.696.899/RS ) - Se da narrativa autoral é possível identificar que a ciência do demandante quanto ao uso de sua marca por terceiros se deu há mais de 10 anos, resta verificada a prescrição da sua pretensão de abstenção do uso da marca - No presente caso há, de fato, uma intersecção entre os pedidos inibitório (abstenção de uso de marca) e indenizatórios, que se comunicam em razão do mesmo fato jurídico (uso indevido de marca). Isso, porém, não denota a existência entre eles de uma relação, respectivamente, de continente e conteúdo - Nesse sentido, as indenizações pleiteadas não dependem da sorte a que venha ter a pretensão inibitória, mas dela se destacam, sobrevivendo à extinção da ação quanto ao pedido de obrigação de não fazer (abstenção de uso). Logo, não se vislumbra qualquer prejudicialidade entre elas - Consoante jurisprudência do STJ, o uso indevido de marca por terceiro em prejuízo do detentor do registro junto ao INPI acarreta danos de ordem moral e material, ficando a apuração deste último relegada para a fase de liquidação da sentença - A indenização por dano moral de ve ser fixada em patamar que corresponda à lesão, considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. V .V. - Considerando a existência de prejudicialidade interna entre os pleitos formulados pelo autor - abstenção do uso de marca e indenização pelo seu uso indevido por terceiro - resta inviabilizado o exame dos pleitos indenizatórios na hipótese em que declarada a prescrição da pretensão inibitória.