Uso Indevido de Marca de Empresa em Jurisprudência

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. USO INDEVIDO DE MARCA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. 1. No caso de uso indevido de marca, com intuito de causar confusão ao consumidor, o entendimento predominante é no sentido de que a simples violação do direito é suficiente para impor a obrigação de ressarcir o dano. Precedentes do STJ. 2. Em se tratando de direito de marcas, o dano material é presumido. Apuração do valor da indenização em liquidação de sentença, especialmente considerando que a violação desse direito já é, à evidência, capaz de ocasionar severas lesões à atividade empresarial do legítimo titular da marca. Inteligência do art. 209 da Lei n. 9.276 /96. Precedentes do STJ. 3. O dano moral por uso indevido da marca é aferível in re ipsa, ou seja, sua configuração decorre da mera comprovação da prática de conduta ilícita, revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou a comprovação do efetivo abalo moral. Precedentes do STJ e do TJSP. 4. Recurso não provido.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONCORRÊNCIA DESLEAL – MARCAS "CARAVAN" E "CARAVANA" - A autora CARAVAN pretende a condenação da ré à abstenção da utilização das expressões "CARAVANA" e "CRVN" em sua atividade empresarial, tendo em vista que colidem com sua marca registrada "CARAVAN" e ambas as empresas atuam no mesmo segmento (cervejas artesanais) – Sentença de improcedência - Irresignação da autora – Acolhimento – A concorrência desleal caracteriza-se pelo desvio de clientela, por meio do uso indevido de mecanismos que induzem o consumidor à confusão entre estabelecimentos comerciais, industriais ou prestadores de serviço, ou entre os produtos e serviços postos no comércio – Empresas atuantes no mesmo segmento (cervejaria artesanal), sendo que a ré passou a atuar no ramo dois anos depois da autora – Potencial desvio de clientela e concorrência desleal, em nítido prejuízo da autora, em razão da atuação no mesmo ramo de negócio, bem como do uso, pela ré, de nome extremamente semelhante ao da autora, gerando confusão entre os consumidores – Havendo conflito com o nome empresarial, e pelo princípio da anterioridade, é direito da autora fazer cessar a prática de concorrência desleal – Ademais, a ré, de todo modo, não está autorizada a utilizar a expressão "CARAVANA" em razão do indeferimento do pedido de registro pelo INPI, pouco importando se em razão da precedência da marca da autora ou de terceiros – Sentença de improcedência reformada – RECURSO PROVIDO. - DANO MATERIAL E DANO MORAL CARACTERIZADOS – Conduta da ré apelante que revela imitação parasitária do elemento nominativo da marca da autora - Direitos de utilização exclusiva assegurada pela Lei nº 9.279 /1996 e pelo registro no INPI – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos artigos 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 /1996)- Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Sentença de improcedência reformada - RECURSO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO INDEVIDO DA MARCA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral por uso indevido de marca deriva diretamente da prova que revele a existência de contrafação, dispensando a prova de efetivo prejuízo (dano moral in re ipsa). 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. 3. No caso, a indenização por danos morais, fixada na sentença em R$ 10.000,00 (dez mil reais), não se mostra irrisória nem desproporcional, não se justificando, por isso, a sua revisão. 4. Agravo interno improvido.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA E COMINATÓRIA. ALEGADA COLIDÊNCIA ENTRE A EXPRESSÃO "TECBRIL" (UTILIZADA COMO MARCA E NOME EMPRESARIAL) E AS MARCAS "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL". 1. A pretensão originariamente deduzida na inicial restringia-se ao alegado uso indevido de marca, inexistindo, à época, ato administrativo federal concessivo de registro em favor da sociedade demandada até a data da prolação da sentença (09.12.2003), motivo pelo qual é de rigor o reconhecimento da competência da Justiça estadual no caso, tendo em vista o disposto no artigo 87 do CPC de 1973. 2. A distintividade é condição fundamental para o registro de uma marca, razão pela qual a Lei 9.279 /96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). As marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia, marcas arbitrárias e marcas evocativas (também chamadas de sugestivas ou fracas). 3. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa - aquela constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular -, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes, desde que não se constate, por óbvio, a possibilidade de confusão no público consumidor. Precedentes. 4. O exame da existência de confusão ou de associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, do ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta avaliação diferenciada a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido ( REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05.05.2016, DJe 22.06.2016). 5. No caso ora em julgamento, como bem delineado nas instâncias ordinárias, a Bombril Mercosul S/A ajuizou ação em face da Tecbril Indústria Química Ltda., pugnando pela exclusividade do uso das marcas "BOM BRIL", "BOMBRIL", "BRIL" e "BRILL", bem como requerendo fosse a ré obrigada a abster-se do uso da expressão "TECBRIL" - seja como marca, título de estabelecimento ou nome empresarial - e condenada ao pagamento de indenização pelos danos materiais causados em virtude do uso imitativo de marca alheia. 6. No tocante à expressão "BRIL", é certo que consubstancia um radical - morfema que exprime o significado básico da palavra - representativo da ideia de "brilho", característica básica dos produtos de limpeza fornecidos pelas partes em litígio. Desse modo, revela-se evidente que a marca "BRIL" se enquadra na categoria evocativa, por trazer à mente o resultado buscado com a utilização dos produtos a que se vincula. Nada obstante, como dito alhures, para atrair a jurisprudência sobre a mitigação do direito de exclusividade do registro, também se afigura necessário observar se a coexistência dos sinais semelhantes tem o potencial de gerar confusão no público consumidor. 7. De acordo com a BOMBRIL, o fato de ter obtido registros de inúmeras marcas variantes da expressão "BRIL" ("BOM BRIL", "BOMBRIL", "PINHO BRIL", "SANBRIL", "JETBRIL", entre outras), somado à notoriedade decorrente de campanhas publicitárias bem-sucedidas, teve o impacto de introduzir, no imaginário dos consumidores, a ideia de que produtos com o referido termo estão compreendidos em sua família de marcas, evidenciando-se o risco de associação indevida da marca "TECBRIL", de titularidade da ré, que também diz respeito a produtos de limpeza. 8. Contudo, no tocante às marcas evocativas (a exemplo da expressão "BRIL"), a análise da "potencial confusão do público alvo" (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados - no caso, "BOMBRIL"/"BOM BRIL"/"BRIL"/"BRILL" versus "TECBRIL" -, revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros. 9. Confrontando-se o trade dress das marcas "BRIL" (evocativa) e "TECBRIL", não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo. Com efeito, procedendo-se à rápida busca de fotografias dos produtos das citadas marcas na rede mundial de computadores, verifica-se a evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que a TECBRIL utiliza como elemento marcário preponderante a expressão "TEC", nomeando os mais variados produtos para veículos automotores como "TEC BRILHO", "TEC COOL", "TEC MOTOR", "TEC PRO", "TEC TINTA" e "TEC FRESH". 10. O mesmo fundamento afasta a alegação de que a marca "TECBRIL" configuraria imitação da marca "BOMBRIL", em desrespeito ao disposto no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279 /96. Com efeito, tendo em vista todos os elementos sopesados no item antecedente - o trade dress e a incontroversa diferença entre o público consumidor dos produtos: um voltado à limpeza doméstica e outro destinado a cuidados e conservação de veículos automotores -, não há falar, no caso, em marca imitativa apta a gerar potencial dúvida no mercado consumidor ou associação indevida que implique concorrência desleal. 11. Outrossim, na linha de precedentes desta Corte, o fato de a marca "BOM BRIL" ter sido reconhecida, em 23.09.2008, como de alto renome (isto é, protegida em todos os ramos de atividade) não tem o condão de invalidar os registros de marcas depositadas em datas anteriores ao referido reconhecimento administrativo, uma vez flagrante a boa-fé de seus titulares, ressalvada, por óbvio, a hipótese em que evidenciados aproveitamento parasitário, desvio de clientela ou diluição da marca, com a indução dos consumidores em erro, o que nem sequer potencialmente se constata na espécie. 12. Ademais, é certo que o termo "BOM BRIL", com o passar do tempo, obteve maior grau de distintividade, o que, entretanto, não ocorreu com a expressão "BRIL", marca evocativa, que não alcançou a projeção mercadológica da marca líder da autora, a meu ver, inconfundível com o signo "TECBRIL", notadamente tendo em conta o trade dress de cada uma, capaz de diferenciá-los dos congêneres existentes no mercado, assinalando sua origem e sua procedência, sem risco de estabelecer confusão entre os públicos-alvo. 13. Por fim, não se pode olvidar o julgamento exarado na Justiça Federal, em 29.11.2010, declarando a nulidade do ato administrativo que concedera o registro referente à marca nominativa "TECBRIL" e determinando a suspensão de seus efeitos a partir de então, sentença que, em 29.11.2011, foi confirmada pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, cujo acórdão ainda não transitou em julgado em razão da pendência do AREsp XXXXX/RJ . 14. Entretanto, verifica-se a diferença não só dos pedidos, mas também das causas de pedir da referida ação de nulidade de registro e da presente ação de abstenção de uso de marca, não se podendo dizer que o julgamento de um vincule o outro. Uma coisa é reconhecer a existência de vício no ato administrativo federal, declarando-o nulo; outra é atribuir ao réu da ação cominatória uma conduta lesiva contrária à boa-fé objetiva e ensejadora de condenação em perdas e danos. 15. Desse modo, à luz do pedido e da causa de pedir deduzidos na inicial, não se vislumbra o uso indevido da marca "TECBRIL", uma vez não demonstrada, sequer potencialmente, confusão entre os produtos fornecidos e o consequente desvio de clientela, o que justificaria a condenação da ré ao pagamento da indenização por dano material pleiteada pela BOMBRIL. 16. Recurso especial não provido.

AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS "DROGARIAS ULTRA POPULAR" E "FARMÁCIA SUPER POPULAR" QUE SE ENCONTRAM REGISTRADAS NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANOS MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Utilização indevida da marca das autoras, para venda de produtos do mesmo segmento, que se mostrou incontroversa e violadora dos direitos de propriedade industrial - Caso em que restou evidenciado o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras apeladas – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que fica mantida nos termos da sentença – DANO MORAL - Violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular – Fato capaz de gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - Indenização fixada em R$ 10.000,00 que se mostra adequada ao caso concreto – RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO. USO INDEVIDO DE MARCA NOMINATIVA DA AUTORA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, PARA CONDENAR O RÉU A SE ABSTER DO USO INDEVIDO DA MARCA, E AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ARBITRADA EM R$ 50.000,00. INSURGÊNCIA DO RÉU. USO INDEVIDO DE MARCA NOMINATIVA DA AUTORA, REGISTRADA NO INPI, QUE ACARRETA ABALO MORAL IN RE IPSA. TODAVIA, À LUZ DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, JUSTIFICA-SE A REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PARA R$ 30.000,00. HIPÓTESE EM QUE A ATUAÇÃO DO RÉU SE CONCENTRAVA NO ESTADO DA BAHIA, AO PASSO QUE A AUTORA ESTÁ LOCALIZADA EM MOGI-GUAÇU/SP. ALÉM DISSO, RESTOU DEMONSTRADA A BOA-FÉ DO RÉU, QUE, TÃO LOGO NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE, PASSOU A TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS PARA CESSAR O USO DA MARCA. APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA - MARCA REGISTRADA JUNTO AO INPI - USO INDEVIDO POR OUTRA EMPRESA DO MESMO RAMO MERCADOLÓGICO - CONDENAÇÃO NA ABSTENÇÃO DO USO - DIREITO RECONHECIDO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - PRESUNÇÃO - INDENIZAÇÃO - CABIMENTO - REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. Comprovado que a autora obteve junto ao INPI a concessão do registro e o consequente direito exclusivo à sua marca, reputa-se indevido o seu uso por outra empresa sem a devida autorização, sobretudo quando atuante em mesmo ramo mercadológico. Em tal situação, assiste à empresa autora o direito de ver a empresa ré condenada a se abster de utilizar a sua marca registrada. Consoante entendimento consagrado pelo STJ, o dano moral decorrente do uso indevido de marca alheia prescinde de comprovação, pois decorre direta e exclusivamente da própria violação do direito, de modo que, comprovado o fato, reputa-se configurado o dano.

MARCA - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA "ALLIANZ" QUE SE ENCONTRA REGISTRADA NO INPI - CONCORRÊNCIA DESLEAL – DANO MATERIAL E MORAL QUE FICARAM CARACTERIZADOS - Caso em que restou incontroverso o aproveitamento parasitário do renome e da reputação da marca das autoras - Direitos de utilização exclusiva, ante o deferimento do registro no INPI - Provas dos autos que demonstram, de maneira incontroversa, a indevida utilização da marca das autoras pela ré – Indenização pelos danos materiais decorrentes da violação da marca e da concorrência desleal, que será apurada em fase de liquidação de sentença, na forma dos arts. 208 e 210 da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279 /1996)- Enunciado VIII do Grupo Reservado de Direito Empresarial – Dano moral presumido - Dano moral caracterizado, diante da violação ao direito de uso exclusivo da marca por seu titular e do fato de que gerar confusão no mercado consumidor e desvio de clientela – Indenização fixada em R$ 30.000,00, a título de danos morais, que se mostra adequada ao caso concreto – Dano moral por uso indevido da marca que se verifica "in re ipsa" - RECURSO DESPROVIDO.

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DA RÉ A SE ABSTER DO USO DA EXPRESSÃO "MIRAI" E SUAS VARIAÇÕES, INCLUSIVE NAS REDES SOCIAIS, PÁGINAS DE INTERNET E SITES DE BUSCA. VIOLAÇÃO DA MARCA DA AUTORA. INSURGÊNCIA DA RÉ. HIPÓTESE DE NÃO PROVIMENTO. CONCORRÊNCIA DESLEAL CONFIGURADA PELO USO INDEVIDO DE MARCA. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO NÃO LICENCIADA DA MARCA REGISTRADA EM SEGMENTO IGUAL OU SIMILAR (RESTAURANTES). DANO MORAL NÃO EXCESSIVO, MANTIDO CONFORME ARBITRADO EM SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. CASO DE PROVIMENTO. DANO MATERIAL PRESUMIDO EM CASOS DE USO INDEVIDO DE MARCA E PRÁTICA DE CONCORRÊNCIA DESLEAL. PRECEDENTES. DÁ-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO À APELAÇÃO DA RÉ.

APELAÇÃO. MARCA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. Uso indevido e não autorizado de marca registrada. Ocorrência. Regime de colaboração entre as empresas não presume autorização de utilização da marca. Licença de direitos de propriedade industrial deve ser expressa. Inteligência dos arts. 139 e 140 da LPI . Conteúdo veiculado excedeu o permissivo legal disposto no art. 132 da LPI . Danos morais in re ipsa. Precedentes do C. STJ. Indenização pelos danos fixada em parâmetro adequado às funções pedagógica e compensatória. Notificação extrajudicial que se mostra despicienda para propositura da demanda. Princípio da inafastabilidade jurisdicional (art. 5º , XXXV , CF ). RECURSO DESPROVIDO.