Ação Declaratória de Nulidade de Registro de Marca em Jurisprudência

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROPRIEDADE INTELECTUAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE REGISTRO DAS MARCAS ECOPISO E ECOFLOOR. COLIDÊNCIA COM AS MARCAS EUCAPISO E EUCAFLOOR. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO DOS PRODUTOS PELOS CONSUMIDORES. MARCAS FRACAS. EXCLUSIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. 1. Esta Corte já decidiu que: "para impedir o registro de determinada marca é necessária a conjunção de três requisitos: a) imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; b) semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; c) possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor (Lei 9.279 /96 - Art. 124 , XIX ); afastando o risco de confusão, é possível a coexistência harmônica das marcas" ( REsp XXXXX/RJ , Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS , Terceira Turma, DJ de 22/10/2007). 2. A "análise da potencial confusão do público alvo (sob a perspectiva do homem médio) não pode ficar adstrita aos elementos nominativos confrontados [....], revelando-se de fundamental importância o exame da natureza dos produtos e o meio em que o seu consumo é habitual, bem como o trade dress (conjunto-imagem) adjunto à marca, ou seja, a reunião dos elementos capazes de identificá-los e diferenciá-los dos demais, tais como: embalagem, rótulo, impressão visual, cores, formato, configuração do produto, disposição, estilização e tamanho das letras, desenhos, entre outros" ( REsp XXXXX/SP , Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , Quarta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe de 19/12/2019.) 3. Na hipótese, ainda que haja alguma semelhança fonética e de grafia, tais expressões apresentam significados distintos, passando uma ideia mercadológica diversa, além de possuírem logomarcas muito diferentes, não havendo falar em colidência de marcas diante da impossibilidade de causar qualquer dúvida ou confusão ao consumidor.Confrontando-se o trade dress das marcas, não se constata potencial de confusão dos produtos no mercado de consumo, diante da constatação de evidente distinção entre suas embalagens e a disposição de elementos visualmente perceptíveis, devendo-se, outrossim, destacar que EUCAPISO e EUCAFLOOR utilizam como elemento marcário preponderante a expressão "EUCA", nomeando os mais variados produtos de sua razão social como "EUCATOL", "EUCAPISO", "EUCAFORM", "EUCAFIX", "EUCAPLAC UV", "EUCADOOR", "EUCAFORM".4. Além disso, está-se diante de marcas fracas ou evocativas. As marcas ECOPISO e ECOFLOOR valem-se de expressões comuns ou genéricas - ECO, PISO e FLOOR - e, apesar de a sua junção poder trazer um conjunto inédito protegido, ainda assim devem ser tidas como marcas fracas, sugestivas ou evocativas, pois apresentam baixo grau de distintividade e, por conseguinte, não devem conferir exclusividade no registro ou, ao menos, devem ter a sua exclusividade mitigada, podendo ser utilizadas por outras marcas semelhantes ou afins que almejem retratar pisos com um viés de sustentabilidade.5. Assim, é possível a convivência das marcas ECOPISO e ECOFLOOR com as marcas EUCAPISO e EUCAFLOOR, pois são suficientemente distintas, não se constatando potencial confusão dos produtos no mercado de consumo.6. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial, reconhecendo a nulidade da decisão do INPI que cancelou o registro das marcas ECOPISO e ECOFLOOR.

E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIOS DA ANTERIORIDADE ESPECIALIDADE E TERRITORIALIDADE. AFINIDADE MERCADOLÓGICA. CONTEXTO FÁTICO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (principio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279 /96 em seu artigo 124 , inciso XIX , que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada ( REsp XXXXX/RJ ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. No caso concreto, narra a autora, na exordial, ter sido constituída em 1972 com o nome empresarial PANIFICADORA E CONFEITARIA CAMPOS ELISEOS LTDA, tendo por objeto social a atividade de “ restaurante e similares” e, desde então, vem utilizando “CAMPOS ELISEOS” como sinal identificador de seus produtos e serviços.,Relata, no entanto, que o INPI concedeu posteriormente à ré, INSTITUTO PORTO SEGURO, o registro das marcas “ASSOCIAÇÃO CAMPOS ELISEOS MAIS GENTIL” (908237502) e “CAMPOS ELISEOS MAIS GENTIL” (908236492), que vão diretamente de encontro aos direitos conferidos à autora, diante da inevitável confusão gerada para os consumidores, uma vez que disputam o mesmo mercado: serviços de alimentação. 5. Segundo o Manual de Marcas “O artigo 129 da LPI consagra o princípio da proteção territorial quando prescreve: “a propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional (...)”. Já a especialidade é a proteção assegurada à marca que recai sobre produtos ou serviços correspondentes à atividade do requerente, visando a distinguí-los de outros idênticos ou similares, de origem diversa. Na esteira da especialidade, marcas idênticas podem coexistir desde que assinalem produtos ou segmentos mercadológicos distintos (salvo as marcas de renome), devendo, então, ser procedido o exame de “afinidade mercadológica”, nos termos do item 5.11.2 do Manual de Marcas do INPI. 6. A autora buscou proteção para produtos de panificação, enquanto a parte ré, para serviços de alimentação, portanto, em classes distintas, mas que, no contexto fático, interrelacionam-se. 7. Verifica-se que as marcas posteriores reproduzirem elemento gramatical e foneticamente idêntico da marca anterior, representado pelo termo “Campos Eliseos” o qual, frise-se, configura o elemento distintivo do nome da empresa autora, embora não tenha esta última exclusividade sobre ele por se tratar de nome localidade. 8. Sob o aspecto mercadológico, entretanto, percebe-se que há similitude objetiva entre os produtos e serviços, descortinada pelas afinidades em relação à natureza e utilidade dos produtos que se enquadram no mesmo segmento, além de ser inconteste que o público alvo é coincidente, uma vez que a atuação de ambas as partes concentra-se no mesmo bairro. 9. Há de ressaltar, no ponto, que o próprio Manual de Marcas do INPI (item 5.17) ressalta que a possibilidade de convivência entre os sinais marcários afins somente será possível caso afastada a possibilidade de associação ou confusão por parte do consumidores. E é justamente no sentido da possibilidade de confusão ou associação indevida que o INPI manifestou-se nos autos. 10. Impossibilidade de se infirmar a análise técnica do INPI, no sentido da possibilidade de confusão. À autarquia, como órgão responsável em executar, no âmbito nacional, as normas que regulam a propriedade industrial, cumpre analisar os pedidos de registro de marca. Assim, a decisão fundamentada em parecer técnico do Instituto, não implica, automaticamente, em desprezo aos argumentos do apelante em sentido contrário na solução da controvérsia. 11.Na esteira da jurisprudência da Corte Superior, verifica-se a relevância da contextualização fática na solução das demandas marcárias ( REsp XXXXX/PR ; REsp XXXXX/RJ ). 12. Apelação não provida.

E M E N T A APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE REGISTRO DE MARCA E ABSTENÇÃO DE USO. EXTRA” E “EXTRAMED”. COLIDÊNCIA DE MARCAS. INOCORRÊNCIA. MARCA COMUM. DISTINTIVIDADE SUFICIENTE. PROTEÇÃO LIMITADA. DETERMINAÇÃO DE INDEFERIMENTO E ARQUIVAMENTO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO INPI. PODER JUDICIÁRIO NÃO SE IMISCUI NA ESFERA ADMINISTRATIVA. REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO PROVIDOS. 1. Trata-se de ação de rito comum, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, pela qual a COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO pretende a decretação da nulidade da marca nominativa "EXTRAMED", objeto do registro nº 828.522.138, bem como seja indeferido e arquivado, em definitivo, o pedido de registro de nº 901.007.030, da marca mista "E EXTRAMED". 2. Sabe-se que para se determinar a possibilidade de ocorrência ou não da colisão entre marcas deve-se utilizar o princípio da especialidade, uma vez que não pode ser resolvido tão somente sob a ótica do princípio da anterioridade do registro, devendo ser levado em conta ainda os princípios da territorialidade, no que concerne ao âmbito geográfico de proteção, bem como o da especificidade, quanto ao tipo de produto e serviço. (Precedente: REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , TERCEIRA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 10/06/2013). 3. In casu, verifico que a empresa BODY CARE atua no ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos sem manipulação de fórmulas, bem como de comércio varejista de produtos farmacêuticos homeopáticos. Por sua vez, a empresa COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, ora apelada, atua em diversos segmentos como, por exemplo, comércio varejista de mercadorias, supermercados, hipermercados, drogarias, farmácias, postos de combustíveis, e-commerce, dentre outras. 4. O registro da marca “EXTRAMED” foi concedido na classe 35, que assinala a distribuição de produtos médicos e farmacêuticos. Por outro lado, o registro da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, da COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇAO, foi concedido na classe BR 40.15, que assinala serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, inclusive à importação e à exportação, que contempla as atividades de supermercados, hipermercados e comercializado de produtos. 5. Importa questionar se a fama da empresa apelada é capaz, por si só, de impor a invalidação de registro de outras marcas e denominações, sem que se tenha demonstrado a ocorrência de prática desleal ao regime de concorrência. 6. A apropriação do signo “EXTRA” como marca atentaria contra as normas de livre concorrência, visto que, “a partir do momento que tais expressões fossem apropriadas por um único particular, seus concorrentes se veriam privados de utilizá-las em meio às suas atividades, o que causaria sérios desequilíbrios.” (PROPRIEDADE INDUSTRIAL APLICADA: REFLEXÕES PARA O MAGISTRADO, Brasília, 2013. Disponívelem:https://www.tjrs.jus.br/export/poder_judiciario/tribunal_de_justica/centro_de_estudos/doutrina/doc/PI_para_Juizes_CNI_2013_Brasilia.pdf. Acesso em 21/10/2019). 7. Imperioso concluir que a expressão “EXTRA”, a despeito da notoriedade da marca “EXTRA HIPERMERCADOS”, é de uso comum, não podendo ser apropriada com exclusividade, cabendo a convivência com outras marcas semelhantes ou idênticas, desde que haja uma mínima diferença. Portanto, não procede a pretensão da apelada, uma vez que as marcas em questão designam o próprio produto ou serviço e guardam suficiente distintividade. 8. Com relação ao pedido de reconhecimento de marca de alto renome, protocolizada junto ao INPI pela apelada (registro nº 830339612), tal pedido encontra-se em análise, de modo que não cabe ao Poder Judiciário substituir o INPI na declaração de alto renome de marca, ainda que haja a inércia da Administração Pública (Precedentes: REsp nº 1.162.281/RJ , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI , Terceira Turma, julgado em 19/2/2013, DJe 25/2/2013; AgRg no AgRg no REsp nº 1.116.854/RJ , Rel. Ministro MASSAMI UYEDA , TERCEIRA TURMA, julgado em 20/9/2012, DJe 2/10/2012; REsp nº 1.190.341/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO , QUARTA TURMA, julgado em 05/12/2013, DJe 28/02/2014). 9. O INPI, ora apelante, também sustenta que o juízo a quo se imiscuiu na esfera administrativa da autarquia ao determinar o indeferimento e arquivamento definitivo do registro nº 901.007.030, referente à marca “E EXTRAMED”. 10. Em relação ao tema, não se afigura possível ao Poder Judiciário fazer qualquer juízo de valor quanto ao mérito do ato administrativo proferido por órgão competente, mas tão somente analisar se o ato é regular, se está devidamente motivado ou se padece de alguma ilegalidade. Não tendo sido este o caso em relação ao registro nº 901.007.030, a improcedência da ação se impõe. 11. Quanto à aplicabilidade do REsp XXXXX/RJ ao presente caso, insta salientar que, o entendimento exarado pelo STJ, em tal julgamento, não se presta a infirmar os fundamentos da decisão proferida nestes autos. A aplicação de precedentes requer a observância da técnica hermenêutica do “distinguishing”, conforme já consignou o STJ. 12. A aplicação do precedente invocado pela parte apelada não traz a fundamentada verificação da presença, no caso concreto, dos mesmos fundamentos fáticos e jurídicos destacados na decisão paradigma, em consonância com os termos do art. 489 , § 1º , VI , do Código de Processo Civil . 13. Reexame necessário e apelação providos. Ação anulatória improcedente.

E M E N T A EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO MESMO RAMO DE ATIVIDADE. VEDAÇÃO DO ART. 124 , INCISO XIX DA LEI 9.279 /96. INTERVENÇÃO SUI GENERIS DO INPI NO FEITO. LITISCONSÓRCIO DINÂMICO. MIGRAÇÃO INTERPOLAR. ART. 175 DA LPI . IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. APELAÇÃO DA RÉ NÃO PROVIDA. APELAÇÃO DO INPI PROVIDA. 1. Inicialmente, destaco que a marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. Assim, para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, de acordo com a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 2. Nos termos do que dispõe a Lei nº 9.279 /96 em seu artigo 124 , inciso XIX , não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico, de vez que o uso da marca será garantido a quem efetivou o registro, dentro de um certo ramo de atividade, em primeiro lugar. Precedentes Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria. 3. No caso dos autos, o conjunto probatório permite concluir, à evidência, que a marca cujo registro é pretendido pela apelante é similar a outra anteriormente registrada, referente ao mesmo ramo empresarial, o que, de acordo com o artigo 124 , inciso XIX da Lei 9.279 /96, constitui impedimento ao registro de marca. 4. Impende ressaltar que a autora depositou o pedido de registro da marca OKDOK no ano de 1984, obtendo a concessão em 1987 na classe 25 (roupas e acessórios do vestuário em geral e artigos de viagem). A ré depositou seu pedido de registro da marca KO-DOK – nitidamente similar – no ano de 2011, com concessão em 2014, na mesma classe de produtos para vestuário. 5. Ao contrário do afirmado em razões de apelação, a similaridade entre os signos fonéticos e visuais entre as marcas que atuam no mesmo ramo mercadológico, é patente. Por esse motivo, o próprio INPI reconheceu, em sua manifestação nos autos, a existência de semelhança entre as marcas, a ocasionar confusão junto ao mercado de consumo. 6. Em arremate, friso que o argumento da ré no sentido de que a autora não utiliza da marca (registrada com precedência), além de não estar de acordo com o conjunto probatório, não tem o condão de afastar os sólidos fundamentos esposados pela r. sentença ora recorrida, que corretamente determinou a nulidade do registro da marca da ré, e que, portanto, deve ser mantida. 7. O apelo da autarquia federal merece acolhimento. Realmente, de acordo com o art. 175 da Lei de Propriedade Industrial e nos termos da jurisprudência do C. STJ, a intervenção do INPI em ações de nulidade de registro promovidas por terceiros tem natureza jurídica de intervenção sui generis, podendo a autarquia atuar processualmente na defesa da parte, autora ou ré, que atenda aos requisitos legais para a concessão do registro de marca. A natureza da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de marca não promovidas pela própria autarquia é de litisconsórcio dinâmico/migração interpolar. No caso dos autos, em sua manifestação, o INPI atuou em favor dos interesses da parte autora, ao reconhecer a semelhança entre as marcas. 8. Por conseguinte, nos termos do entendimento firmado no âmbito do C. STJ, deve ser reconhecida a atuação do INPI no feito como assistente simples sui generis. 9. Especificamente no que concerne aos honorários advocatícios de sucumbência, contrariamente ao entendimento explicitado pela r. sentença ora recorrida, considerando a natureza atípica da intervenção do INPI nas ações de nulidade de registro de marca intentadas por terceiros, não há falar na condenação da autarquia ao pagamento de honorários. Dessa maneira, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência fixada pela r. sentença de primeiro grau deve ser suportada integralmente pela ré. 10. Apelação da ré não provida. Apelação do INPI provida.

E M E N T A APELAÇÃO. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . REGISTRO DE MARCA. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE MARCA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. 1. A marca de produto ou serviço, nos termos do art. 123 da Lei nº 9.279 /96 – Lei de Propriedade Industrial , é o sinal ou símbolo utilizado para diferenciá-los dos demais. 2. Para que seja deferido o pedido de registro de uma nova marca, cumpre ao INPI checar a eventual existência de registro anterior (princípio da anterioridade), com respeito, ademais, aos princípios da territorialidade e da especialidade. 3. Acerca das vedações ao registro de marca, especificamente no que tange ao caso em análise, dispõe a Lei nº 9.279 /96 em seu artigo 124 , inciso XIX , que não podem conviver marcas cuja atuação se dê no mesmo ramo mercadológico. O STJ estabeleceu serem três os requisitos para que a marca não possa ser registrada ( REsp XXXXX/RJ ): imitação ou reprodução, no todo ou em parte, ou com acréscimo de marca alheia já registrada; semelhança ou afinidade entre os produtos por ela indicados; possibilidade de a coexistência das marcas acarretar confusão ou dúvida no consumidor. 4. Narra o autor que protocolou “Pedido de Registro de Marca de Produto (Mista)” em 10/10/2014 perante o INPI, nº 908423560, objetivando o registro de sua marca “MAGNO ALIMENTOS”, na Classe 29, para identificação dos seguintes produtos: “azeitonas em conserva; cebolas em conserva; cogumelos em conserva; ervilhas em conserva; frutas, legumes e verduras em conserva; pepinos em conserva; picles; picles de legumes cortados em pequenos pedaços; cenoura em conserva; legume em conserva; palmito (em conserva); seleta de legumes em conserva; tomate em conserva; tomate seco; vegetal em conserva”. 5. Houve o indeferimento do mesmo, sob a alegação de que a marca reproduz ou imita registro de terceiros, sendo irregistrável, conforme inciso XIX , do artigo 124 da Lei da Propriedade Industrial , tendo sido apontada como suposta anterioridade impeditiva, os processos n. 828.057.184, 186.924.945 e 815.207.492, nas classes 29; e 35/10.20.30 e 33/10, todos referentes a marca “MAGNUM”, para identificar “leite e produtos derivados do leite; bebidas e doces em geral”, pertencente a UNILEVER. 6. De acordo com a jurisprudência consolidada na Corte Superior, para que se configure violação ao registro de marca, faz-se necessário que haja possibilidade que os sinais marcários sejam confundidos pelo público consumidor ou, ainda, que possa haver associação errônea em prejuízo ao titular da marca supostamente infringida ( REsp XXXXX/RJ ; AgInt nos EDcl no AREsp XXXXX/PR ). 7. Como se infere da legislação de regência e da jurisprudência, a semelhança fonética e gráfica entre os sinais não são bastantes por si sós para configurar a impossibilidade de registro, é imprescindível que as semelhanças sejam capazes de gerar confusão ou associação indevida, corolários da proteção à concorrência desleal, no intuito de tornar impraticável que a marca de uma empresa seja utilizada por outra na intenção de promover a aquisição de seu produto pela associação com um anterior já conhecido. 8. Embora inafastável a colidência de parte das letras dos vocábulos das marcas confrontadas, considero irrazoável o indeferimento da marca “MAGNO ALIMENTOS” com fundamento no registro anterior da marca “MAGNUM”, posto a insuscetibilidade de confusão ou associação indevida pelo consumidor, nos termos do artigo 124 , inciso XIX da Lei 9.279 /96. 9. Apelação não provida. Honorários recursais arbitrados com espeque no art. 85 , §§ 2º e 11 , do CPC .

E M E N T A DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. MARCA. "BANHO DE VERNIZ". AUTORA QUE CRIOU E FAZ USO DA MARCA DESDE 2014, AO MENOS. RÉ QUE OBTEVE O REGISTRO DESSA MARCA E PRETENDE IMPEDIR A AUTORA DE UTILIZÁ-LA. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129 , § 1º DA LPI . AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. 1. O C. Superior Tribunal de Justiça admite a possibilidade de anulação judicial de registro de marca com base no direito de precedência. Precedente. 2. O direito marcário visa tutelar as criações de elementos originais que identificam um determinado produto ou serviço, e não a esperteza de quem constata a existência de uma marca não registrada e procura obter o seu registro antes do seu verdadeiro criador. 3. Incontroverso nos autos (i) que a agravada criou e fazia uso da marca "Banho de Verniz" desde, pelo menos, 2014, (ii) que a agravante, com plena ciência disso, requereu junto ao INPI o registro de marca mista "Banho de Verniz" em data posterior, correta a decisão de deferimento da tutela provisória para suspender os efeitos da marca da agravante e determinar à agravante que se abstenha de constranger a agravada de fazer uso da marca discutida nos autos, com cominação de multa para o caso de descumprimento da medida, em razão do direito de precedência da agravada ao registro da marca (art. 129 , § 1º da Lei nº 9.279 /96). 4. Agravo de instrumento não provido.

Apelação - Ação declaratória de nulidade de contrato de cessão e transferência de marca - Improcedência - Inconformismo da autora - Não acolhimento - É admissível a juntada de documentos após a contestação, desde que ouvida a parte contrária e inexistente o espírito de ocultação premeditada ou de surpresa para o juízo ( AgInt no REsp XXXXX/MG ) - Autora que confunde nulidade do contrato com ineficácia dele - Inexistência de nulidade no contrato entre as partes - Cessão de titularidade de registro de marca é objeto possível e lícito (art. 104 , II , do CC )- Autora que também é sócia da pessoa jurídica ré e, por essa razão, não pode alegar, em seu benefício, desconhecer suposta informação falsa contida no contrato que pretende declarar a nulidade (art. 113 , do CC )- Apesar da impossibilidade de efetivar a transferência da titularidade do registro das marcas, o contrato entre as partes é válido - Sentença mantida - Recurso desprovido.

Ação declaratória e de restituição de valores pagos e indenizatória – Franquia – Contrato – Cerceamento de defesa inocorrente - Pedidos de anulação ou rescisão – Invalidade demonstrada – Ausência de registro da marca franqueada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) – Elemento essencial do contrato – Contrato nulo – Danos materiais – Ressarcimento de pagamentos atinentes à taxa inicial de franquia, aos "royalties" e à taxa de publicidade – Danos morais inocorrentes – Reconvenção – Improcedência em razão da declaração de nulidade do contrato – Recurso parcialmente provido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. DUPLA FINALIDADE. PROTEÇÃO À EMPRESA E AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ESPECIFICIDADES E UNIDADES DE FEDERAÇÃO DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSO DE REGISTRO. 1. As normas regulamentadoras dos registros de marcas têm por objetivo não somente a proteção da empresa, mas também do consumidor, que pode ser induzidos a erro em razão de marcas cuja semelhança possa levar à confusão quanto à origem e identificação do produto. 2. Peculiaridades demonstram que apesar da semelhança entre os nomes das marcas, os elementos demonstram que não são suficientes para confundir o consumidor, já que a grafia e os símbolos identificadores são diferentes, a atividade fim das empresas não é a mesma - o que pode ser facilmente identificado - e, além disso, operam em diferentes unidades da federação. 3. Inexistência de óbice à manutenção da vigência do pedido de registro da marca, até final decisão da ação originária. 4. Agravo de instrumento improvido.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REQUERIMENTO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM POTENCIAL DE CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA POR PARTE DO CONSUMIDOR. 1. Nos termos da jurisprudência desta Casa, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279 /1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor. 2. O registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129 , caput, da Lei 9.279 /96). 3. O exame da colidência entre marcas não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade, além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 4. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado, o deslinde da controvérsia resolve-se à luz do princípio da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência, não se extraindo dos autos elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 5. Agravo interno não provido.