Expressão de Uso Comum Ou Genérico em Jurisprudência

EMENTA: APELAÇÃO - INDENIZATÓRIA - PROPRIEDADE DE MARCA - REGISTRO DE MARCA SIMILAR NO INPI - AFRONTA À EXCLUSIVIDADE - INOCORRÊNCIA - EXPRESSÃO DE USO COMUM - Conforme contemplado na Lei n. 9.279 /96 ( Lei de Propriedade Industrial ), o uso exclusivo de marca decorre da constituição da propriedade por meio de registro próprio no Instituto Nacional de Propriedade Industrial - Ainda que ocorrido o registro no órgão próprio, o direito ao exercício do uso exclusivo da marca é mitigado no caso de ser composta por expressão de uso comum, nos termos no que estabelece o art. 124 , VI da Lei n. 9.279 /96, referenciado pela jurisprudência pacífica do STJ.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. INPI. MARCA MISTA. APOSTILA. PALAVRAS DE USO COMUM NO SEGMENTO DE MERCADO. ART. 124 , VI , DA LPI . "ALOFT". - Insurge-se STARWOOD HOTELS & RESORTS WORLDWID, INC contra a r. sentença que julgou improcedente o pedido, nos autos da ação ordinária por ela movida em face do INPI, visando a nulidade do ato do Instituto que atribuiu apostila ao registro nº 828.529.434, para a sua marca mista "ALOFT", para especificar "SERVIÇOS DE HOTEL, SERVIÇOS DE MOTEL, SERVIÇOS DE HOTEL COM ACESSO MOTORIZADO, SERVIÇOS DE ESTAÇÃO DE FÉRIAS [ACOMODAÇÕES TEMPORÁRIAS]; SERVIÇOS DE RESTAURANTE, BAR, SALÃO DE ESTAR, CAFÉ E COQUETEL [SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO." - Marcas formadas por expressão de uso comum podem ser concedidas, quando formarem conjuntos distintos e inconfundíveis, devendo, nesses casos, constar a apostila "sem direito ao uso exclusivo dos elementos nominativos", objetivando tal restrição evitar que palavras, de uso comum no mercado, fiquem atreladas a uma única empresa. Inteligência do artigo 124 , VI , da LPI - Precedentes jurisprudenciais - Apelação desprovida.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA. EXPRESSÃO DE USO COMUM. DECISÃO MANTIDA. 1. "Conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé" ( REsp n. 1.582.179/PR , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 19/8/2016). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DECISUM COMBATIDO QUE INDEFERE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA, POR ENTENDER QUE A MARCA "RÁDIO CATARINENSE", REGISTRADA PELA SOCIEDADE AUTORA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI), E A EXPRESSÃO "REDE CATARINENSE DE RÁDIOS", UTILIZADA EM PUBLICIDADE PELA DEMANDADA, PODEM CONVIVER HARMONIOSAMENTE. RECURSO DA AUTORA. PRELIMINAR. SUSTENTADA NULIDADE DO DECISUM POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DESCABIMENTO. RAZÕES DE CONVENCIMENTO ANOTADAS NO ATO JUDICIAL DIGLADIADO. EIVA RECHAÇADA. MÉRITO. POSTULADA REFORMA DO DECISUM, AO ARGUMENTO DE QUE O REGISTRO DA MARCA REALIZADO JUNTO AO INPI CONFERE DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO TERMO "CATARINENSE" À SOCIEDADE DEMANDANTE. NÃO ACOLHIMENTO. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO DA REGRA DE EXCLUSIVIDADE DECORRENTE DO REGISTRO. HIPÓTESE EM, ALÉM DE SE TRATAR DE MARCA FORMADA POR EXPRESSÕES DE USO COMUM, AS EXPRESSÕES UTILIZADAS PELOS CONTENDORES NÃO GUARDAM SIGNIFICATIVA SEMELHANÇA A PONTO DE OCASIONAR CONFUSÃO AOS CONSUMIDORES. INTERLOCUTÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

PROCESSO CIVIL. INPI. REGISTRO MARCA. EXPRESSÃO DE USO GENÉRICO. ANULAÇÃO. 1. A expressão "SÓ AMANHÃ" possui sinal de caráter genérico, comum, vulgar e é empregada comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à época de produção ou de prestação do serviço, de modo que, ao contrário do que afirma a apelante, não há necessidade para o enquadramento na vedação do art. 124 , VI da LPI , da existência de relação direta com o produto ou serviço a distinguir, pois a vedação legal tem o escopo de evitar afronta ao direito dos concorrentes de usar um sinal franqueado a todos. 2. De seu turno, veda o artigo 124, VII o registro de marca de sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda e no caso dos autos, resta evidente que expressão "SÓ AMANHÃ" busca incitar o público ao consumo, num determinado período, de modo a enquadrar-se na definição de expressão ou sinal de propaganda. 3. Apelação da parte autora, MAGAZINE LUIZA S/A desprovida.

APELANTE (S): ALFABAG FABRICAÇÃO DE PRODUTOS TEXTEIS EIRELI APELADO (S): D.F. DE OLIVEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIG BAG'S E SACARIAS LTDA - EPP E M E N T A: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA CUMULADA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA - VEDAÇÃO USO DA EXPRESSÃO “COCHOBAG”, A QUAL FOI DEVIDAMENTE REGISTRADA NO INPI COMO UMA MARCA – CONDENAÇÃO EM DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE EXPRESSÃO DE USO COMUM E COM GRAFIA DIVERSA – DESACOLHIMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE QUE O TERMO UTILIZADO NA VEICULAÇÃO DE ANÚNCIOS PELA RÉ SEJA DE USO COMUM, GENÉRICO OU MERAMENTE DESCRITIVO (ART. 124 DA LEI N. 9.279 /96)– DIREITO À EXCLUSIVIDADE DO USO AO TITULAR DA MARCA REGISTRADA (ART. 129 , CAPUT, DA LPI )– CISÃO DA GRAFAÇÃO DO TERMO EM DOIS NÚCLEOS AUTÔNOMOS (“COCHO BAG”) - IRRELEVÂNCIA – TERMO CAPAZ DE GERAR DÚVIDAS QUANTO À ORIGEM DO PRODUTO PERANTE A CLIENTELA COMUM – DANO MORAL PRESUMIDO – MANUTENÇÃO – VERBA INDENIZATÓRIA EM VALOR EXORBITANTE – REDUÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se o INPI registrou o produto e o respectivo nome da marca, atribuindo à sua detentora a proteção e os direitos garantidos na Lei n. 9.279 /96, há uma presunção, ainda que juris tantum, de que o nome da marca não é de uso comum, genérico e ou simplesmente descritivo, haja vista o que preceituam os incisos do art. 124 da mencionada Lei. Nesse caso, por força do que estabelecem as exceções previstas nos §§ 1º e 2º da art. 129 da Lei de Propriedade Industrial , o termo “uso comum” do nome “cocho bag” capaz de permitir a mitigação da exclusividade garantida ao detentor da marca não foi demonstrado no curso da instrução processual pela parte requerida. Tanto o nome comercial quanto a marca gozam de proteção jurídica com dupla finalidade: por um lado, ambos são tutelados contra usurpação e proveito econômico indevido; por outro, busca-se evitar que o público consumidor seja confundido quanto à procedência do bem ou serviço oferecido no mercado ( REsp XXXXX/MG ). Assim, se nome correspondente à marca registrada (CochoBag) foi veiculado em anúncios desautorizados da ré com uma grafia um pouco diversa – em dois núcleos autônomos (Cocho bag) – tal fato não elimina o risco de a clientela confundir a origem dos produtos, justificando a procedência da tutela inibitória ao uso indevido do termo. A jurisprudência do STJ entende que é devida a compensação por danos morais, na hipótese de se constatar violação de marca, independentemente de comprovação concreta do abalo resultante do uso indevido ( REsp XXXXX/SP ). No entanto, arbitrada a verba indenizatória em valor exorbitante, esta deve ser reduzida, nos termos do art. 944 do CC/2002 , a fim de ajustar-se aos parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e equidade.-

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS - TUTELA DE URGÊNCIA - ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA - MARCA MISTA - ELEMENTO NOMINATIVO DE USO COMUM - EXCLUSIVIDADE DE USO MITIGADA - ELEMENTO FIGURATIVO - INCAPACIDADE DE GERAR CONFUSÃO ENTRE OS CONSUMIDORES - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC - AUSÊNCIA - DECISÃO MANTIDA. - Nos termos do art. 300 do CPC , a tutela de urgência será deferida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito vindicado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo - Quanto ao modo de apresentação, entende-se por marca mista a formada pela combinação de marca nominativa, composta por palavra (s) e/ou números, e de marca figurativa, a qual é constituída por desenhos, símbolos ou figuras - Se o elemento nominativo é formado por expressão de uso comum, genérica e de pouca originalidade, incapaz, portanto, de individualizar o serviço que busca identificar, tem-se que seu o atributo de uso exclusivo deve ser mitigado, o que possibilita a utilização do termo por outros agentes econômicos atuantes no mesmo âmbito concorrencial. Precedentes do STJ - Por sua vez, se inexiste sensível similitude entre os elementos figurativos das marcas controvertidas, uma vez que possuem formas, cores e disposições distintas, não há se falar em possibilidade de confusão identitária apta a sustentar o pedido de abstenção de uso.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA ("BABY BEEF"). EXPRESSÃO DE USO COMUM. CARACTERÍSTICA ESSENCIAL DO PRODUTO COMERCIALIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE USO EXCLUSIVO DO NOME PELO AGRAVANTE. PRINCÍPIOS DA LIBERDADE DE INICIATIVA E DA LIVRE CONCORRÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. O termo "Baby Beef" significa um tipo específico de carne que pode ser encontrado em diversos estabelecimentos comerciais, sendo, portanto, expressão de uso comum que se encaixa no conceito de "sinal de caráter genérico", impassível de utilização exclusiva por uma determinada pessoa, conforme dispõe o art. 124 , inciso VI , da Lei de Propriedade Industrial (Lei nº. 9.279 /1996). 2. Entender de forma contrária seria ferir de morte os princípios da liberdade de iniciativa e da livre concorrência, previstos no art. 170 , caput e inciso IV , da Constituição Federal , duramente conquistados desde o advento do Estado Liberal e reforçados pelo Sherman Act de 1890. 3. Agravo de instrumento improvido. (Classe: Agravo de Instrumento,Número do Processo: XXXXX-84.2016.8.05.0000 , Relator (a): Maurício Kertzman Szporer, Segunda Câmara Cível, Publicado em: 25/10/2016 )

APELAÇÃO. DIREITO MARCÁRIO. AÇÃO COMINATÓRIA. Sentença rejeitou a pretensão autoral. Requerente é detentora de marca mista registrada junto ao INPI. Elemento nominativo genérico e dotado de baixa distintividade. Semelhança somente na utilização da expressão "Help". Sinais empregados que possuem evidente distinção visual. Termo similar de uso comum. Descabida a cessação do uso da marca e do nome empresarial pela ré. Mitigação ao princípio da exclusividade. Inteligência do artigo 124 , inciso VI da Lei n.º 9.279 /96. RECURSO DESPROVIDO.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCA REGISTRADA "LR TAPETE SISAL LOOK" - DENOMINAÇÃO GENÉRICA DE PRODUTO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA ANULAÇÃO E CANCELAMENTO DO REGISTRO NESTES TRMOS. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. I - O vocábulo "sisal", que significa "Nome comum a diversas agaváceas do gênero Agave (v. agave), que fornecem fibra", com base na definição obtida no Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa. E, embora a marca da litisconsorte passiva que obteve o registro impugnado contenha a mencionada palavra, o vocábulo não foi utilizado isoladamente. O STJ, sobre a questão, já decidiu que: "A marca registrada junto ao INPI de cunho genérico, estreitamente ligada ao produto, torna possível o uso por empresas do mesmo ramo de atividades, desde que no sentido comum e em conjunto com outros elementos identificadores, não havendo que se falar em exclusividade e anulação de registro por via própria [...] ( REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/08/2000, DJ 09/10/2000, p. 141). II- O caráter genérico ou vulgar de marca deve ser aferido segundo os usos e costumes nacionais. Deve-se analisar se, muito embora contendo elemento vocabular em outra língua, este é de uso corriqueiro no país. Assim, se traduzida a marca, esta revela expressão distintiva (" LR tapete com aparência de sisal "), de modo que não há óbice no registro respectivo se, analisada a expressão em sua literalidade, nada disser ao homem médio brasileiro. ( REsp XXXXX/RJ , Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2009, DJe 26/10/2009). III- Apelação conhecida e não provida.