Inventor em Jurisprudência

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE MANTIDA EM CONDOMÍNIO. FALECIMENTO DE UM DOS TITULARES. TRANSMISSÃO DOS DIREITOS AOS HERDEIROS. Pretensão dos autores à abstenção de exploração de patente pela ré, sociedade na qual figuram como sócios os titulares da patente, mantida em condomínio com o autor. Os sócios da ré receberam os direitos da patente por sucessão do inventor, falecido. Os herdeiros do inventor constituíram a empresa-ré para explorar as patentes criadas pelo pai. A ré, portanto, tem legitimidade na exploração, que foi impugnada pelos autores. Diante da comunhão mantida, é admitida a exploração da patente por cada titular, em nome próprio. A licença, no entanto, depende do consenso de ambos os titulares e, por isso, poderá a ré, eventualmente, em demanda própria, impugnar a licença concedida à coautora, licença concedida gratuitamente e a título precário. Sentença mantida. Recurso não provido.

APELAÇÃO CÍVEL E AGRAVO RETIDO - PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTROS DE DESENHO INDUSTRIAL - ALEGAÇÃO DE FALTA DE NOVIDADE - DIVULGAÇÃO FEITA POR TERCEIRO - ART. 12 , III E ART. 96 , § 3º , DA LPI - FATO INCONTROVERSO - RECURSO DESPROVIDO E AGRAVO NÃO CONHECIDO. I - A empresa apelante aferra-se na tese de que o período de graça previsto no art. 96 , § 3º , da LPI , não poderia ser aplicado ao caso, por não se amoldar ao disposto no inciso III do art. 12 do mesmo diploma legal, porquanto as informações divulgadas por terceiro a respeito dos registros anulandos não teriam sido obtidas do inventor; II - A matéria relativa ao art. 12 , III , da LPI , não foi objeto de prova, e sequer de discussão durante a fase de instrução processual, somente vindo a apelante a tocar no assunto quando embargou da sentença de mérito que lhe foi desfavorável, tratando-se, portanto, de fato incontroverso, pelo que não se vislumbra qualquer equívoco que decorra do decreto judicial; III - A prova colacionada aos autos, consubstanciada por cópias de matérias veiculadas pela revista Quatro Rodas, não induz à conclusão de que a divulgação dos objetos protegidos pelos desenhos industriais anulandos não foi feita com base em informações obtidas direta ou indiretamente pelo inventor, pois, ao contrário, é muito comum, nesse segmento de publicações especializadas, que o próprio fabricante interessado em difundir seu produto, e que, nesse caso específico, também é o inventor, forneça as informações pertinentes para serem divulgadas, inclusive pagando por isso; IV - Agravo retido nos autos que não se conhece, por não ter sido requerida a sua apreciação por este Tribunal; V - Apelação desprovida.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. MODELO DE UTILIDADE. NULIDADE. NOVIDADE. AUSÊNCIA. ESTADO DA TÉCNICA. 1. O pedido de patente do modelo de utilidade em tela foi depositado junto ao INPI quando ainda vigente o antigo Código de Propriedade Industrial ; a concessão do registro, porém, só veio a ocorrer após a entrada em vigor da Lei nº 9.279 /96. De acordo com a nova legislação, menos rigorosa que a anterior, o autor faz jus aos benefícios do período de graça, independentemente de requerimento formal e prévio, desde que a divulgação do objeto da patente tenha sido realizada pelo próprio inventor ou por terceiros que tenham obtido dele informações sobre o invento, desobrigando o inventor de qualquer tipo de depósito. 2. O art. 229 da LPI não se aplica ao caso, vez que em se tratando de aferição do estado da técnica, ou seja, de divulgação anterior ao depósito do registro, o março definidor da legislação incidente deve ser a data do depósito e não a da concessão. Por definição, o estado da técnica compreende tudo aquilo que não se tornou acessível ao conhecimento público na data do depósito do pedido, isto é, tudo aquilo que guarda novidade em relação ao que já existe e se conhece no mercado. 2. O depósito da patente se deu sob a égide do antigo CPI, que exigia para a concessão da garantia de prioridade uma verificação prévia quanto à existência de novidade, e tal formalidade não foi efetuada, razão pela qual a patente em questão não preenche um dos requisitos para a registrabilidade, qual seja, a novidade. Faz-se mister anotar que a patente concedida confere proteção ao titular desde a data do depósito e não da concessão posterior, constituindo tal fato mais um argumento lógico a favor de que o estado da técnica seja examinado de acordo com a legislação vigente à época do depósito. 3. Agravo retido e apelação desprovidos.

Sessão: 29/06/2017 PROCESSO Nº: XXXXX-73.2016.8.19.9000 IMPETRANTE: Luísa Machado Gonçalves IMPETRADO: Segunda Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro V O T O Trata-se de Ação de Mandado de Segurança impetrado por Luísa Machado Gonçalves contra ato da Segunda Turma Recursal do Estado do Rio de Janeiro. Pretende a impetrante a invalidação da súmula de julgamento do feito XXXXX-36.2015.8.19.0001 e que seja proferida nova súmula "compatível com os fatos narrados e com o resultado da sessão de julgamento do dia 28/06/16". Informações não prestadas pela autoridade dita coatora. Parecer do MP pela denegação da ordem por entender inexistente direito líquido e certo do impetrante, tradando-se a hipótese de mero erro material da autoridade dita coatora. Entendo não assistir razão ao impetrante. Compulsando a jurisprudência da Casa, verifico ser entendimento pacífico no Conselho Recursal a impossibilidade de julgamento de mandado de segurança contra ato de outra Turma Recursal. Tal entendimento não poderia ser diferente, em razão da total ausência de previsão legal neste sentido, sendo ainda mais descabida a hipótese onde se pretende a revisão de julgamento de membro que pertence à mesma hierarquia funcional. Ademais, não há direito líquido e certo na hipótese dos autos, inclusive conforme entendimento do parquet, pretendendo o impetrante claramente a modificação, por via transversa, de julgamento proferido por outra Turma Recursal. O julgamento da Turma é a última instância no rito dos Juizados Especiais, salvo a hipótese de recurso extraordinário, sendo descabida a impetração de mandado de segurança como substitutivo de recurso já existente, na forma do art. 5º , II , da Lei 12.016 /2009, ou como inventor de recurso de revisão não previsto na legislação. Diante do exposto, VOTO no sentido de indeferir a petição inicial do mandado de segurança, declarando extinto o feito, sem exame do mérito. Nos termos da Resolução 07/2006, independe de inclusão em pauta a análise do indeferimento da inicial (Parágrafo Único, g do Artigo 6º. Defiro a JG pendente de análise. Custas pelo impetrante. Sem ônus sucumbenciais. Ciência ao Ministério Público. Rio de Janeiro, 29 de junho de 2017. _________________________________ JOÃO PAULO KNAACK CAPANEMA DE SOUZA JUIZ DE DIREITO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO QUINTA TURMA RECURSAL Juiz Relator: Drº João Paulo Knaack Capanema de Souza

APELAÇÃO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE. Ação de produção antecipada de prova. Pedido de apresentação de documentos fundado em suposta violação de modelo de utilidade em que o requerente figura como inventor. Autor não junta aos autos quaisquer elementos que indiquem a suposta violação ao direito de propriedade industrial a autorizar o deferimento do pedido de produção antecipada de provas. Inventor nem mesmo é titular do depósito do pedido de patente do modelo de utilidade, cuja carta patente sequer foi deferida. Comprovação de comercialização de produtos, pela apelada, cuja violação se alega, há pelo menos dois anos antes do protocolo do referido depósito do pedido de patente. Ausência de elementos mínimos a embasar o pedido de exibição de documentos. Simples alegação do autor de que haveria suposta violação a seu direito de propriedade industrial não pode compelir a ré a exibir documentos atinentes a projeto de modelo de utilidade de protetor para escada rolante. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLEITO DE IMPOSIÇÃO, AOS RÉUS, DA OBRIGAÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI), COMO CO-AUTOR DOS INVENTOS DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO - PROVA DA CONDIÇÃO DE INVENTOR - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - INCUMBÊNCIA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. - Inexistindo, nos autos, comprovação da co-autoria do requerente na criação dos inventos descritos na peça de ingresso, de rigor a improcedência da pretensão inicial - São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pretendido, nos termos do disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 - correspondente ao artigo 373 do Código de Processo de 2015 - Não desvencilhando a parte de seu ônus probatório, a improcedência do pedido, nesses termos, é medida que se impõe - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do vigente Código de Processo Civil , quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLEITO DE IMPOSIÇÃO, AOS RÉUS, DA OBRIGAÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI), COMO CO-AUTOR DOS INVENTOS DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO - PROVA DA CONDIÇÃO DE INVENTOR - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - INCUMBÊNCIA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. - Inexistindo, nos autos, comprovação da co-autoria do requerente na criação dos inventos descritos na peça de ingresso, de rigor a improcedência da pretensão inicial - São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pretendido, nos termos do disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 - correspondente ao artigo 373 do Código de Processo de 2015 - Não desvencilhando a parte de seu ônus probatório, a improcedência do pedido, nesses termos, é medida que se impõe - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do vigente Código de Processo Civil , quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO - PLEITO DE IMPOSIÇÃO, AOS RÉUS, DA OBRIGAÇÃO DE INCLUIR O NOME DO AUTOR, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI), COMO CO-AUTOR DOS INVENTOS DESCRITOS NA PEÇA DE INGRESSO - PROVA DA CONDIÇÃO DE INVENTOR - AUSÊNCIA - ÔNUS DA PROVA - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO ALEGADO NA INICIAL - INCUMBÊNCIA DO AUTOR - DEVER DE INDENIZAR - INEXISTÊNCIA - PEDIDO IMPROCEDENTE - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO, EM PARTE. - Inexistindo, nos autos, comprovação da co-autoria do requerente na criação dos inventos descritos na peça de ingresso, de rigor a improcedência da pretensão inicial - São do autor os ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito e do réu os ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito pretendido, nos termos do disposto no artigo 333 do Código de Processo Civil de 1973 - correspondente ao artigo 373 do Código de Processo de 2015 - Não desvencilhando a parte de seu ônus probatório, a improcedência do pedido, nesses termos, é medida que se impõe - Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2.º do artigo 85 do vigente Código de Processo Civil , quais sejam: o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E M E N T A PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE DE INVENÇÃO. LEGITIMIDADE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. ESTADO DE TÉCNICA. NULIDADE DA PATENTE. AUSÊNCIA DO REQUISITO NOVIDADE. - O caso em tela trata especificamente de outorga de direito a patente ao autor de invenção, caso preenchidas as condições estabelecidas na Lei n. 9.279 /1996 - Nos moldes da legislação em vigor ficou assentado que somente é patenteável a invenção que atenda aos requisitos de novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (art. 8º da LPI )- A teor do art. 51 da LPI , a empresa Gascom detinha legítimo interesse econômico em ver anulada a Patente n. PI0405548-9, eis que, conforme narrado na inicial, pagava royalties ao autor pela fabricação do “escorvador por ar comprimido” - Conforme art. 11 da LPI , o documento US6682313B1 deve ser considerado estado da técnica no exame do pedido da patente PI0405548-9, posto que esse documento foi publicado em 27/01/2004, o que permite inferir que seu depósito aconteceu muito anteriormente a essa data, ao passo que o pedido PI0405548-9 foi depositado em 08/12/2004, o que leva à conclusão de ter extrapolado o interregno de 12 meses prescritos no art. 12 da Lei 9.279 /96. Outrossim, o fato de haver, ou não, interesse do inventor da patente US XXXXXB1 na exploração comercial desse invento no Brasil não autoriza a concessão de patente a produto dotado de ausência de inovação inventiva, notadamente porque o Brasil é signatário da Convenção da União de Paris para proteção da propriedade industrial - O conjunto probatório formado no processo administrativo foi concludente em afirmar que o sistema de uso do ESCORVADOR POR AR COMPRIMIDO é conhecido (há muito tempo) e acessível ao público, diante de tantos documentos anteriores, que vão desde documentos de pedidos de patentes até publicações em revistas especializadas - Apelação improvida.

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÕES E REMESSA OFICIAL. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICOS (P&D). INCENTIVO FISCAL PREVISTO NO ART. 19 DA LEI Nº 11.196 /2005. VEDAÇÃO AO APROVEITAMENTO DO INCENTIVO FISCAL PELO § 9º DO ART. 4º DA IN/RFB Nº 1.187/2011. DISPÊNDIOS COM P&D. CONTRATADO OU SOB ENCOMENDA À OUTRA PESSOA JURÍDICA. RESTRIÇÃO ILEGAL E INCONSTITUCIONAL. I. A sentença recorrida foi proferida e publicada na vigência do CPC/73 e, assim, devem ser observados os requisitos de admissibilidade no revogado Codex, bem como o entendimento jurisprudencial sobre estes. Enunciado Administrativo nº 2 do C. STJ. II. Discute-se nesta demanda a vedação prevista no § 9º do art. 4º da IN/RFB nº 1.187/2011 quanto ao aproveitamento do incentivo fiscal previsto no art. 19 da Lei nº 11.196 /2005, no que se refere à dedução das importâncias empregadas ou transferidas a outra pessoa jurídica para a realização de pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológicos (P&D), sob encomenda ou contratada. III. O incentivo fiscal previsto no art. 19 da Lei nº 11.196 /2005 se traduz na exclusão pela pessoa jurídica do lucro líquido, a partir do ano-calendário de 2006, na determinação do lucro real (base de cálculo do IRPJ) e da base de cálculo da CSLL, do valor correspondente a até 60% da soma dos dispêndios realizados no período de apuração com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, classificáveis como despesa pela legislação do IRPJ, na forma do inc. I do caput do art. 17 da Lei nº 11.196 /2005. IV. Numa interpretação teleológica, infere-se que o art. 19 da Lei nº 11.196 /2005 prevê duas hipóteses de aproveitamento do incentivo fiscal relativas às importâncias dispendidas pela pessoa jurídica com P&D: (a) a primeira referente aos dispêndios classificáveis como despesas operacionais pela legislação do IRPJ - inc. I do art. 17 ; e (b) a segunda cuida especificamente dos dispêndios oriundos da contratação de universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente para a consecução das atividades de P&D, exigindo que o contratante fique com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados de tais dispêndios - § 2º do art. 17. Por sua vez, o art. 18 da Lei nº 11.196 /2005 estabelece uma terceira hipótese de incentivo fiscal, a qual é destinada aos valores transferidos às microempresas e empresas de pequeno porte para a execução de atividade de P&D. V. Não se extrai da Lei nº 11.196 /2005 qualquer vedação ao aproveitamento do incentivo previsto no seu art. 19 quanto aos valores pagos à outra pessoa jurídica contratada ou "terceirizada" para a consecução das atividades de P&D. Deveras, o que se verifica é a existência de tratamento específico quanto à contratação de universidade, instituição de pesquisa ou inventor independente para a consecução de atividades de P&D (§ 2º do art. 17) e, ainda, referente às importâncias transferidas às microempresas ou empresas de pequeno porte para o mesmo fim (art. 18). Ademais, temos que a própria Lei nº 11.196 /2005 dispõe expressamente no art. 22 , II , sobre a possibilidade de contratação de terceiros para a execução das atividades de P&D, exigindo apenas que a pessoa jurídica contratada seja residente ou domiciliada no país. VI. A IN/RFB nº 1.197/2011 ao estabelecer no § 9º do art. 4º a vedação ao uso do incentivo fiscal previsto no art. 19 da Lei nº 11.196 /2005 quanto às importâncias empregadas ou transferidas a outra pessoa jurídica sob encomenda ou contratadas, sem que houvesse previsão em lei, acabou por desbordar dos seus limites, inovando no mundo jurídico, revelando-se, assim, distanciada de sua função regulamentadora, em flagrante ofensa ao princípio da legalidade (arts. 150, I, da CF e 97, II e § 1º do CTN ). A violação ao princípio da legalidade se revela ainda à luz do § 6º do art. 150 da CF. VI. A Instrução Normativa em voga afronta também o art. 111 do CTN , diante da interpretação extensiva dada pela Receita Federal do Brasil à Lei nº 11.196 /2006, ao criar vedação inexistente na lei. Nesse sentido, o C. STJ, no julgamento do REsp nº 1.116.620/BA, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento pela impossibilidade de interpretação das normas de isenção de forma analógica ou extensiva, sendo descabido ampliar ou restringir o benefício à situação que não se enquadre no texto expresso da lei, nos termos do inc. II do art. 111 do CTN . Além disso, incidiu também em afronta ao art. 146 do CTN , quando alterou critério do Fisco na interpretação da Lei nº 11.196 /2005, assim como ao próprio art. 19 da Lei nº 11.196 /2005 e ao Dec. nº 5.798 /2006 (regulamentador). VII. A autora "Natura Cosméticos", cuja atividade principal é a comercialização de produtos cosméticos e de higiene pessoal, atende o requisito legal para a fruição do incentivo do art. 19 da Lei nº 11.196 /2005, qual seja, que os dispêndios com P&D sejam classificáveis como despesas operacionais pela legislação do IRPJ (atividades necessárias da empresa - art. 47 , §§ 1º e 2º , da Lei nº 4.506 /1964, reproduzido no art. 299 do RIR/99), além de que a caracterização de despesas com P&D como operacionais é presumida por lei (art. 53 da Lei nº 4.506 /64, reproduzido no art. 53 do RIR/99). Atende ainda aos demais requisitos formais e procedimentais, consubstanciados na comprovação da regularidade fiscal (arts. 23 da Lei nº 11.196 /2006 e 12 do Dec. nº 5.798 /2006) e na prestação de informações ao Ministério da Ciência e Tecnologia sobre os programas de P&D (arts. 17 , § 7º , da Lei nº 11.196 /2005 e 14 do Dec. nº 5.798 /2006) e, ainda, comprovou os dispêndios realizados com P&D e a gestão e controle de tais atividades. VIII. É medida de rigor reformar a r. sentença e julgar procedente o pedido principal, a fim de afastar o § 9º do artigo 4º da IN/RFB de nº 1.187 /2006, reconhecendo à autora "Natura Cosméticos" o direito ao incentivo fiscal previsto no artigo 19 da Lei nº 11.196 /2006 no tocante às importâncias pagas à litisconsorte "Natura Inovação" para a execução de atividades de P&D. VII. Afastada a sucumbência recíproca, com a condenação da União Federal ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 5% do valor atualizado da causa da causa na forma da Res. CJF nº 143/2010, considerados os parâmetros de grau de zelo do profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa e tempo exigido, assim como os princípios da equidade, proporcionalidade e razoabilidade (art. 20 , §§ 3º e 4º , do CPC/1973 ), mostrando-se razoável o percentual fixado, em razão do valor atribuído à causa de R$ 1.285.000,00 (maio/2012), o que não se afigura excessivo e tampouco irrisório. VIII. Apelação da União Federal e remessa oficial desprovidas. Apelação das autoras provida.