TJ-RJ - APELAÇÃO: APL XXXXX20138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 7 VARA EMPRESARIAL
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONFLITO ENTRE NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET E MARCA REGISTRADA. PRETENSÃO DE QUE O RÉU CESSE IMEDIATAMENTE QUALQUER USO DOS SINAIS/MARCAS DAS AUTORAS E, POR CONSEGUINTE, RETIRE DO AR OS DOMÍNIOS QUE UTILIZAM MARCAS REGISTRADAS PELAS DEMANDANTES. RECURSO MANEJADO CONTRA SENTENÇA QUE CONFIRMOU A TUTELA DEFERIDA, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL, PARA O FIM DE DETERMINAR QUE O RÉU: (I) SE ABSTENHA DE UTILIZAR A MARCA DAS AUTORAS, IDÊNTICAS OU NÃO, INCLUSIVE EM ANÚNCIOS OU LINKS PATROCINADOS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA, FIXADA EM R$ 1.000,00 (MIL REAIS); (II) SE ABSTENHA DE USAR OS NOMES DE DOMÍNIO OBJETO DA LIDE, VISTO QUE TAIS DOMÍNIOS SE UTILIZAM DA MARCA REGISTRADA DAS AUTORAS E, POR CONSEGUINTE, DETERMINOU O CANCELAMENTO DOS REGISTROS DOS DOMÍNIOS PERTENCENTES AO RÉU; (III) INDENIZE AS AUTORAS OS DANOS MATERIAIS, DEVENDO O QUANTUM DEBEATUR SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA; (IV) INDENIZE AS AUTORAS OS DANOS MORAIS POR ELAS EXPERIMENTADOS PELA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA MARCA DESTAS, NO VALOR EQUIVALENTE A R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS); (IV) JULGOU EXTINTA A RECONVENÇÃO. RECURSO DA PARTE RÉ, PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA IMPUGNADA, A FIM DE QUE TENHA DIREITO AO PLENO GOZO DOS DOMÍNIOS POR ELE REGISTRADOS; ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, REQUERIDOS NA RECONVENÇÃO; QUE MERECE PROSPERAR EM PARTE. 1) PRESCRIÇÃO: EM RELAÇÃO AO PRAZO DE CESSÃO DE USO DE MARCA, CONSIDERANDO QUE A LEI ESPECIAL ( LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - LEI Nº 9.279 /96) NÃO PREVÊ PRAZO PARA A AÇÃO DE ABSTENÇÃO RELATIVA AOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, TAMPOUCO O ARTIGO 206 DO CC ; APLICA-SE, NESTA HIPÓTESE, O PRAZO DECENAL GERAL PREVISTO NO ART. 205 DO CC . TRATANDO-SE DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA, A PRETENSÃO SURGE A PARTIR DO MOMENTO EM QUE SE CONSTATA QUE O DIREITO DE UTILIZAÇÃO EXCLUSIVA (TUTELADO PELO ART. 129 , CAPUT, DA LEI N. 9.279 /1996) FOI OFENDIDO POR ATO DE TERCEIRO. NÃO LOGROU ÊXITO A PARTE RÉ EM COMPROVAR QUE A PARTE AUTORA TINHA CIÊNCIA DA EXISTÊNCIA DOS DOMÍNIOS POR ELE REGISTRADOS, ANTES DA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. A LEI ESPECIAL ("LPI"), DISPÕE EXPLICITAMENTE EM SEU ARTIGO 225 QUE PRESCREVE EM 5 (CINCO) ANOS A AÇÃO PARA REPARAÇÃO DE DANO CAUSADO AO DIREITO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. SÚMULA 143 STJ. NO QUE TANGE À PRESCRIÇÃO PARA REPARAÇÃO DOS DANOS OCASIONADOS PELO USO INDEVIDO DA MARCA, O ENTENDIMENTO DO STJ É DE QUE O TERMO A QUO NASCE A CADA DIA EM QUE O DIREITO É VIOLADO. O DANO NÃO OCORRE NO MOMENTO EM QUE PRIMEIRO O RÉU UTILIZOU A MARCA DA PARTE AUTORA, MAS SE PERPETUA NO TEMPO, ATÉ QUE CESSADA A CONDUTA. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUE SE REJEITA. 2) CONFLITO ENTRE A MARCA E NOME DE DOMÍNIO NA INTERNET: EM QUE PESE O REGISTRO DO "NOME DE DOMÍNIO" NA INTERNET NÃO SER REGULADO POR LEI ESPECÍFICA E DE RELATIVA FACILIDADE PARA OBTENÇÃO (NÃO SE EXIGE QUALQUER COMPROVANTE DE TITULARIDADE DA EXPRESSÃO, BASTANDO APENAS QUE O NOME ESTEJA LIVRE NO COMITÊ GESTOR INTERNET DO BRASIL), DEVE-SE CONSIDERAR E RESPEITAR OS DIREITOS SOBRE AS MARCAS PORVENTURA EXISTENTES. ISTO É, QUEM PROCEDE AO REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI PASSA A DETER TODOS OS DIREITOS DECORRENTES DESTE REGISTRO, INCLUSIVE A DIVULGAÇÃO DA MARCA VIA INTERNET. O REGISTRO DE UM DOMÍNIO DEVE OBSERVAR AS DISPOSIÇÕES DA LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E TAMBÉM OS DIREITOS ADQUIRIDOS PELOS QUE SEJAM TITULARES DE UMA MARCA (ARTIGO 1º DA RESOLUÇÃO Nº 08/2008 DO COMITÊ GESTOR DE INTERNET). NO CONFLITO ENTRE A ANTERIORIDADE NA SOLICITAÇÃO NO NOME DE DOMÍNIO E O REGISTRO DA MARCA NO INPI, PREVALECE ESTE ÚLTIMO. O REGISTRO DA MARCA CONFERE AO TITULAR O DIREITO DE USO EXCLUSIVO DO SIGNO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL E, CONSEQÜENTEMENTE, A PRERROGATIVA DE COMPELIR TERCEIROS A CESSAREM A UTILIZAÇÃO DE SINAIS IDÊNTICOS OU SEMELHANTES. O DIREITO DE USO EXCLUSIVO DA MARCA NÃO É ABSOLUTO, HAVENDO DOIS PRINCÍPIOS QUE LIMITAM TAL PROTEÇÃO: O PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE (OU ESPECIFICIDADE) E O PRINCÍPIO DA TERRITORIALIDADE. PELO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE, MARCAS SEMELHANTES PODEM COEXISTIR NO MERCADO PARA ASSINALAR PRODUTOS DISTINTOS, SEM AFINIDADE MERCADOLÓGICA. MESMO SE NÃO ESTIVEREM REGISTRADOS NA MESMA CLASSE, SE DOIS PRODUTOS ESTÃO INSERIDOS NO MESMO SEGMENTO MERCADOLÓGICO, É POSSÍVEL A OCORRÊNCIA DE CONFUSÃO EM RELAÇÃO AO PÚBLICO CONSUMIDOR. APENAS QUANDO O NOME DE DOMÍNIO GERAR CONFUSÃO E DESVIO DE CLIENTELA É QUE HAVERÁ UMA PRÁTICA ILEGAL, CAPAZ DE ENSEJAR A TOMADA DE MEDIDAS PELO TITULAR DA MARCA. O PONTO NODAL DA PRESENTE CONTROVÉRSIA É QUE AS MARCAS REGISTRADAS PELAS AUTORAS E OS DOMÍNIOS DO RÉU DESENVOLVEM A MESMA ATIVIDADE FIM, VISANDO ATINGIR O MESMO PÚBLICO ALVO, RAZÃO PELA QUAL NA HIPÓTESE, DE FATO, HÁ VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PROPRIEDADE DAS MARCAS REGISTRADAS PELAS AUTORAS. 3) INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS PELO USO INDEVIDO DE MARCA: CONFIGURADA A ILICITUDE DA UTILIZAÇÃO DA MARCA DA AUTORA NO REGISTRO DO DOMÍNIO EFETIVADO PELO APELANTE, EMERGE O DEVER DE INDENIZAR AS APELADAS PELOS DANOS SOFRIDOS. ARTIGOS 208 E 209 DA LPI . 3.1) DANOS MORAIS: O STJ, EM JULGAMENTO RECENTE, ASSINALOU QUE O DANO MORAL POR USO INDEVIDO DE MARCA DECORRE DA MERA COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DA CONDUTA ILÍCITA. O MONTANTE INDENIZATÓRIO FIXADO PELO JUIZ DE ORIGEM RESPEITA OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE, ALÉM DE SE ADEQUAR AO CASO CONCRETO. 3.2) DANOS MATERIAIS: É CEDIÇO A EXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL NO CASO DE USO INDEVIDO DE MARCA, PELO DESVIO DE CLIENTELA E, POR CONSEGUINTE, PERDA DE NEGÓCIOS. CONTUDO, O CASO ORA EM ANÁLISE É SUI GENERIS, PORQUANTO NÃO SE TRATA DE PERDA OU DESVIO DE CLIENTES, ATÉ PORQUE A PALAVRA "CLIENTES" NÃO SE APLICA. NÃO SE VISLUMBRA, NO CASO EM CONCRETO, QUALQUER REPERCUSSÃO PATRIMONIAL. 4) RECONVENÇÃO: O AJUIZAMENTO DE AÇÃO JUDICIAL NÃO TEM O CONDÃO DE CAUSAR DANO MORAL, PORQUANTO SE TRATA DE EXERCÍCIO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO, ALÉM DE QUE, NO CASO, FOI MEDIDA NECESSÁRIA PARA PROTEÇÃO DO DIREITO MARCÁRIO DA PARTE AUTORA. LEMBRA-SE QUE ANTES DO AJUIZAMENTO DO PRESENTE FEITO O RÉU FOI NOTIFICADO EXTRAJUDICIALMENTE PELAS AUTORAS, OPTANDO POR PERMANECER INERTE DIANTE DE TAL AVISO. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO, APENAS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.