Art. 160 do Código de Propriedade Industrial em Jurisprudência

Cessão de Quotas Sociais – Ação de cobrança – Valor de "marca" incluído no montante negociado – Registro indeferido pelo INPI - Expressa previsão contratual de devolução de referido valor – Irrelevância da discussão acerca das razões que levaram a tal indeferimento, não havendo, frente ao teor dos artigos 158 , 159 e 160 da Lei 9.279 /1996, como cogitar de interferência externa sobre o exame realizado – Falta de motivação compatível e apta a atingir a validade ou indicar a inaplicabilidade concreta da cláusula discutida, ausente, em acréscimo, pedido reconvencional - Sentença mantida – Recurso desprovido.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL - NÃO CONFIGURAÇÃO - DIREITO DE PRECEDÊNCIA QUE DEVE SER ALEGADO EM VIA ANULATÓRIA PRÓPRIA - INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE ORIGEM - NÃO CONFIGURAÇÃO - DOMICÍLIO DO AUTOR - PEDIDO RECONVENCIONAL DE NULIDADE - NECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO DO INPI - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL - APRESENTAÇÃO DE NOTAS FISCAIS E OFÍCIO À RECEITA FEDERAL - MEDIDAS QUE VISAM À COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - PRESUNÇÃO. A pretensão do réu de nulidade do registro do autor com fundamento em direito de precedência deve ser deduzida em via anulatória própria, perante a Justiça Federal, em virtude da necessidade de participação do INPI. Segundo a jurisprudência do STJ, "cabe tanto ao juízo do foro do domicílio do autor quanto ao do foro do local onde ocorreu o fato a competência para o conhecimento e o julgamento da ação de abstenção de uso de marca cumulada com pedido de indenização". Nos feitos que envolvam uso indevido de marca ou contrafação, os danos materiais e morais são presumidos, relegando para a fase de liquidação de sentença a apuração do prejuízo patrimonial.

E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS “ALL HUNTER” X “REAL HUNTER” E “REAL HUNTER OUTDOORS”. ANULAÇÃO DE REGISTRO E ABSTENÇÃO DE USO. DIREITO DE PRECEDÊNCIA. ART. 129 DA LPI . NÃO PROVADO. TESE DA DILUIÇÃO MARCÁRIA. INAPLICABILIDADE. “HUNTER”. EXPRESSÃO COMUM NO SEGMENTO MERCADOLÓGICO. CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de ação ajuizada em face do INPI e de REAL HUNTER OUTDOORS – EIRELI (J E DOS SANTOS JUNIOR - ME) em que o autor, ora agravante, busca a anulação dos registros de marcas concedidas à agravada, bem como a abstenção de uso das marcas “REAL HUNTER” e “REAL HUNTER OUTDOORS”. 2. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão da tutela de urgência ao fundamento de que não restou demonstrado o periculum in mora, dada a não comprovação da existência de iminente risco de prejuízo advindo da concessão da marca ora combatida, bem como a imprescindibilidade da instauração do contraditório, possibilitando ao julgador um maior conhecimento dos fatos. 3. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência (Precedentes: REsp XXXXX/SC , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 06/06/2014; REsp XXXXX/PR , Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, TERCEIRA TURMA, DJe 19/8/2016 e REsp XXXXX/SP , Rel. Min. Luis Felipe Salomão, QUARTA TURMA, DJe 02/04/2014). 4. Em relação ao registro marcário, a legislação pátria adota o sistema atributivo de direito, ou seja, a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos apenas pelo registro que assegura ao titular o uso exclusivo em todo o território nacional, consoante dispõe o art. 129 da LPI . 5. In casu, não se observa a existência de prova robusta acerca do direito de preferência alegado pelo agravante, nos termos do art. 129 da LPI , a fim de acolher o pedido de suspensão/anulação dos registros de marca da agravada. 6. De acordo com o disposto no artigo 300 do CPC , o juiz poderá conceder a tutela de urgência desde que evidenciada a probabilidade do direito alegado e presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Entretanto, não se vislumbra a presença do fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, requisito indispensável à concessão do efeito suspensivo e/ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal requerida pelo agravante. 7. A tese da diluição marcaria alegada pelo agravante não se sustenta, tendo em vista que a expressão “HUNTER”, para artigos de vestuário, é objeto de diversos pedidos de registros marcários e já se encontra diluída neste segmento mercadológico (Classes 25 e 35 NCL). 8. Agravo de instrumento desprovido.

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGISTRO DE MARCA. DUPLA FINALIDADE. PROTEÇÃO À EMPRESA E AO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE DE CONFUSÃO AFASTADA. ESPECIFICIDADES E UNIDADES DE FEDERAÇÃO DIVERSAS. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO PROCESSO DE REGISTRO. 1. As normas regulamentadoras dos registros de marcas têm por objetivo não somente a proteção da empresa, mas também do consumidor, que pode ser induzidos a erro em razão de marcas cuja semelhança possa levar à confusão quanto à origem e identificação do produto. 2. Peculiaridades demonstram que apesar da semelhança entre os nomes das marcas, os elementos demonstram que não são suficientes para confundir o consumidor, já que a grafia e os símbolos identificadores são diferentes, a atividade fim das empresas não é a mesma - o que pode ser facilmente identificado - e, além disso, operam em diferentes unidades da federação. 3. Inexistência de óbice à manutenção da vigência do pedido de registro da marca, até final decisão da ação originária. 4. Agravo de instrumento improvido.

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material ( CPC/2015 , art. 1.022 , incisos I a III ). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 2. Não se enquadrando em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser rejeitados os declaratórios. 3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015 ).

APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA, COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MARCA MISTA "BATATA PALHA BOM GOSTO" REGISTRADA NO INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL (INPI). DISCUSSÃO ACERCA DA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO CONJUNTO-IMAGEM (TRADE DRESS) PELA PARTE DEMANDADA PARA COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTO IDÊNTICO (BATATA PALHA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA, SOB OS FUNDAMENTOS DE QUE A PARTE DEMANDADA COMPROVOU O DIREITO DE PRECEDÊNCIA DE REGISTRO, BEM ASSIM DE QUE AS PALAVRAS COMPONENTES DO ELEMENTO NOMINATIVO DA MARCA SÃO DE USO COMUM, PORTANTO INSUSCETÍVEIS DE REGISTRO. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. SUSTENTADA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SÚPLICA DESACOLHIDA. RAZÕES RECURSAIS QUE ATACAM A SENTENÇA. PREFACIAL REPELIDA. RECURSO DA DEMANDANTE. PRETENDIDA REFORMA DO DECISUM. ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA, IN CASU, DO DIREITO DE PRECEDÊNCIA DA PARTE DEMANDADA, BEM ASSIM DE QUE O ORDENAMENTO JURÍDICO ADOTA O SISTEMA ATRIBUTIVO, PELO QUAL SOMENTE O REGISTRO DA MARCA JUNTO À COMPETENTE AUTARQUIA FEDERAL (INPI) CONFERE AO RESPECTIVO TITULAR A SUA PROPRIEDADE E A EXCLUSIVIDADE DE SEU USO EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL. ACOLHIMENTO DA SÚPLICA. ART. 129 , § 1º , DA LEI N. 9.279 /96 QUE TRAZ A MITIGAÇÃO DESSA SISTEMÁTICA DA PRECEDÊNCIA REGISTRAL, AO DEFINIR QUE "TODA PESSOA QUE, DE BOA FÉ, NA DATA DA PRIORIDADE OU DEPÓSITO, USAVA NO PAÍS, HÁ PELO MENOS 6 (SEIS) MESES, MARCA IDÊNTICA OU SEMELHANTE, PARA DISTINGUIR OU CERTIFICAR PRODUTO OU SERVIÇO IDÊNTICO, SEMELHANTE OU AFIM, TERÁ DIREITO DE PRECEDÊNCIA AO REGISTRO". EXCEÇÃO QUE VISA A GARANTIR AO ANTERIOR UTENTE DE BOA-FÉ DO SIGNO DISTINTIVO A PRIORIDADE DE SEU REGISTRO JUNTO AO INPI. IMPOSSIBILIDADE, TODAVIA, DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA POR ESTA JUSTIÇA ESTADUAL. CASO EM QUE NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE OPOSIÇÃO NO PROCESSO DE REGISTRO DE MARCA JUNTO AO INPI, CONFORME PREVÊ O ART. 158 DA LEI N. 9.279 /96. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PRECEDÊNCIA, NESSE CENÁRIO, QUE - À MÍNGUA DA OPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA E PORQUE O EXAME DA MATÉRIA, [.]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ABSTENÇÃO DO USO DA MARCA - TUTELA ANTECIPADA RECURSAL - INADEQUAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - AUSÊNCIA - VÍCIO EXTRA PETITA - INEXISTÊNCIA - REGISTRO INPI - EXCLUSIVIDADE USO DA MARCA. O CPC traz a possibilidade de requerimento de antecipação da tutela recursal em petição autônoma, tenha sido ou não, distribuído o recurso. No caso em análise, o pedido foi realizado dentro das razões de apelação, de modo que o pedido, sequer, comporta conhecimento, em razão da inadequação da via eleita. Corroborados nos autos elementos de prova documental suficientes à formação do juízo de convencimento do julgador, não há se falar em cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a lide. A sentença deve observar, estritamente, os pedidos formulados pelas partes, principalmente após a estabilização da demanda, o que ocorreu no caso em comento, não cabendo falar em vício extra ou ultra petita. Para que uma empresa tenha sua marca protegida, é necessário o registro perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), nos termos do art. 129 da Lei nº 9.279 /96. No caso em tela, a apelante obteve registro no INPI, sendo que a marca registrada garante ao seu proprietário o direito de uso exclusivo no território nacional em seu ramo de atividade econômica.