Art. 98 do Código de Propriedade Industrial - Lei 9279/96 em Jurisprudência

Apelação cível. Propriedade industrial e intelectual. Ação de indenização por danos morais e materiais. Desenho industrial. O tipo de proteção a ser empregado é definido pelo caráter da obra. Quando a obra, além do caráter estético, possuir cunho funcional, podendo ser comercializada em escala industrial, como é o caso dos autos, deve ser protegida como desenho industrial. Inteligência do art. 95 da Lei nº 9.279 /96. Demonstrada a similaridade entre o produto da demandada e o desenho industrial de titularidade da autora. Diferenças meramente artísticas, que não evidenciam inovação nos termos do art. 95 da Lei 9.279 /96. Condenação mantida. Apelo não provido. ( Apelação Cível Nº 70074829367, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 23/11/2017).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO EMPRESARIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DESENHO INDUSTRIAL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REGISTRO CONCEDIDO SEM O EXAME DE MÉRITO PREVISTO NO ART. 111 , CAPUT, DA LEI FEDERAL N.º 9.279 /96. HIPÓTESE QUE NÃO DESAUTORIZA A CONCESSÃO DA LIMINAR. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL - NULIDADE DE REGISTRO DE DESENHO INDUSTRIAL - AUSÊNCIA DE ORIGINALIDADE E NOVIDADE - ARTIGO 95 , DA LEI 9.279 /96 - Insurge-se ROMA JENSEN COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, em face da sentença proferida nos autos da ação ordinária movida pela Apelante em face do INPI, objetivando a declaração de nulidade do ato administrativo que anulou o registro de Desenho Industrial sob o nº 6803006-1, intitulado "CONFIGURAÇÃO APLICADA EM BONECA", de titularidade da Apelante - O desenho industrial é o aspecto ornamental ou estético de um objeto, podendo consistir de características tridimensionais (aparência ou forma externa do objeto), ou de características bidimensionais (padrões constituídos de linhas e cores aplicados sobre a superfície de produtos industriais), que por meio destas características, confira resultado novo e original ao objeto ou produto em relação aos concorrentes ou já conhecidos - As bonecas são brinquedos que tem por objetivo reproduzir a forma humana, imitando pessoas reais. A Nota Técnica PR/CGREC/DIRED 01/2016, do INPI, consolidou o entendimento de que para a concessão do registro faz-se necessário que a configuração ornamental das bonecas tenha um grau de estilização, de forma a observar o artigo 95 , da LPI , devendo assim, ter proporções diferentes das humanas ou combinadas com elementos que as diferenciem, como cabelos, roupas e acessórios. Somente assim, restarão configurados os requisitos da novidade e originalidade no objeto de registro do DI - Apelação desprovida.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. DESENHO INDUSTRIAL DE TAMPAS UTILIZADAS EM COSMÉTICOS. AUTORA ALEGA SER A TITULAR DO REGISTRO DO DESENHO INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DA TUTELA PROVISÓRIA PRETENDIDA. ALEGADA URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. PEDIDO DE REGISTRO DEFERIDO PELO INPI APÓS A PROLAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA CONCESSÃO, NOS TERMOS DO ART. 113 , § 2º , LEI Nº 9.279 /96, POIS INSTAURADO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NULIDADE. HIPÓTESE EM QUE É RECOMENDÁVEL AGUARDAR A OPORTUNIDADE DE CONTRADITÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CESSAÇÃO DA PRÁTICA DE ATO INCRIMINADO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO CABIMENTO. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ROL DO ARTIGO 1.015 DO CPC . MITIGAÇÃO DO ROL TAXATIVO DO ARTIGO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Como é cediço, nos termos do Código Processual Civil , o valor da causa poderá ser impugnado pelo réu em preliminar de contestação, sob pena de preclusão, não havendo falar na possibilidade de interposição de recurso, neste momento, para rediscutir esta questão. Precedentes. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA. PRESCRIÇÃO. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO. PRAZO DE 10 ANOS. 2. Nas ações de cunho cominatório, fixado o entendimento de que o direito perseguido pelo titular da marca é classificado como de propriedade, incide o prazo prescricional de dez anos, previsto no art. 205 do Código Civil . E mais. Considerando que a lei especial ( Lei da Propriedade Industrial ? Lei nº 9.279/96) não prevê prazo para a ação de abstenção relativa a direitos de propriedade industrial, tampouco o artigo 206 do CC , aplica-se nesta hipótese o prazo decenal geral previsto no art. 205 do CC , como já dito anteriormente. 3. No caso dos autos, coaduno com o entendimento da juíza condutora do processo na origem de que ?na notificação extrajudicial enviada à ré em 2017, a autora reconheceu que teve conhecimento da utilização da marca pela ré em 2010 (evento 1, arquivo 19). Portanto, ressalvada prova em contrário durante a instrução do processo, o ano de 2010 é o termo inicial para a prescrição decenal, prazo este não alcançado uma vez que a ação foi proposta no ano de 2018?. Logo, não está prescrito o direito de pleitear a abstenção do uso da marca. APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA EM RAZÃO DO PRINCÍPIO DA SURRECTIO 4. Sabe-se que, nos termos do artigo 129 da Lei nº 9.279 /96, a propriedade da marca é adquirida pelo registro validamente expedido, o que inviabiliza a pretensão de usucapião. Ademais, a aplicação da surrectio impõe alguns requisitos não presentes no caso em tela, em especial, a existência de um negócio jurídico entre as partes e a ausência de norma expressa regendo a hipótese concreta. A existência de um negócio jurídico preexistente entre as partes é elemento indispensável para a aplicação do instituto, de forma a prestigiar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e a solidariedade entre parceiros, in casu, inexiste essa relação jurídica. Por sua vez, a ausência de norma expressa acerca da controvérsia concreta decorre do caráter residual desse instituto, o que também não acontece no caso sub judice já que o tema é regido pela Lei nº 9.279 /96, artigo 129 . ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO DE REGISTRO PÚBLICO. INCLUSÃO DA JUCEG NO POLO PASSIVO. DESLOCAMENTO DA COMPETÊNCIA JURISDICIONAL PARA A JUSTIÇA FEDERAL. INÉPCIA DO PEDIDO. 5. A bem da verdade, a questão controvertida central, apesar da redação inadequada no item c.1 do pedido, diz respeito à verificação da existência de direito de exclusividade da demandante, ora recorrida, sobre a marca ?PACO? e ?PACO JEANS? para designar de produtos de vestuário, de modo a impedir a utilização do signo pela demandada, ora recorrente. 6. Assim, inexiste pedido de anulação ou de retificação de registro do título do estabelecimento na Junta Comercial, devendo ser afastada as preliminares arguidas pela ré de litisconsórcio passivo necessário da Junta Comercial e de incompetência da Justiça Estadual. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. IMITAÇÃO DE PRODUTO. COMERCIALIZAÇÃO. CRIME CONTRA O REGISTRO. ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO DA Nº 9.279/96. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. VULGARIZAÇÃO. DESCRÉDITO NO MERCADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Demonstrada a prática do ilícito previsto no art. 109 , parágrafo único, da Lei nº 9 / 279 /96 pela comercialização de produtos que constituem imitação dos produzidos pelo autor, deve-se condenar os réus na reparação dos danos decorrentes da prática nos termos dos art. 209 e 210 do mesmo diploma - A reparação material a ser paga ao prejudicado pela utilização indevida da marca deve se pautar pelos parâmetros do art. 210 da Lei nº 9.279 /96 estabelecido de critério mais favorável ao prejudicado - No que tange ao dano moral, a utilização indevida da marca pode implicar sua vulgarização em face ao mercado que atua, bem como descrédito, tendo em vista a má qualidade do produto ou serviço prestado e violação ao direito de utilização exclusiva. Desse modo, no sistema de proteção à propriedade industrial o dano de tal natureza resta caracterizado, por si só, pois é puro e, portanto, configura-se in re ipsa - Recurso provido

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DESENHO INDUSTRIAL. IMITAÇÃO DE PRODUTO. COMERCIALIZAÇÃO. CRIME CONTRA O REGISTRO. ART. 109, PARÁGRAFO ÚNICO DA Nº 9.279/96. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. VULGARIZAÇÃO. DESCRÉDITO NO MERCADO. DANO IN RE IPSA. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. - Demonstrada a prática do ilícito previsto no art. 109 , parágrafo único, da Lei nº 9 / 279 /96 pela comercialização de produtos que constituem imitação dos produzidos pelo autor, deve-se condenar os réus na reparação dos danos decorrentes da prática nos termos dos art. 209 e 210 do mesmo diploma - A reparação material a ser paga ao prejudicado pela utilização indevida da marca deve se pautar pelos parâmetros do art. 210 da Lei nº 9.279 /96 estabelecido de critério mais favorável ao prejudicado - No que tange ao dano moral, a utilização indevida da marca pode implicar sua vulgarização em face ao mercado que atua, bem como descrédito, tendo em vista a má qualidade do produto ou serviço prestado e violação ao direito de utilização exclusiva. Desse modo, no sistema de proteção à propriedade industrial o dano de tal natureza resta caracterizado, por si só, pois é puro e, portanto, configura-se in re ipsa - Recurso provido

E M E N T APROPRIEDADE INDUSTRIAL - MARCAS E PATENTES - CONVENÇÃO DE PARIS - CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL – LEGITIMIDADE ATIVA DE PARTE - PARTICIPAÇÃO DA INPI NA CONDIÇÃO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. DIREITO DE AÇÃO: PRESCRIÇÃO – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO. REGISTROS DA RÉ PARCIALMENTE ANULADOS. UTILIZAÇÃO DO MESMO SUFIXO QUE DESIGNAM OS PRODUTOS DA AUTORA – RADICAL QUE NÃO GUARDA QUALQUER SEMELHANÇA COM OS PRODUTOS DA AUTORA – INEXISTÊNCIA DE DIREITO A AMPARAR O PEDIDO DE NULIDADE – AÇÃO PARCIALAMENTE PROCEDENTE – REMESSA OFICIAL IMPROVIDA. 1. A sentença corretamente acolheu a intervenção do INPI no feito na qualidade de assistente litisconsorcial da empresa ré. 2. A Quinta Turma desta Corte Regional declarou a legitimidade ativa da empresa para ajuizar a ação anulatória, decisão que foi mantida pelo E. Superior Tribunal de Justiça, quando conheceu em parte do recurso especial e negou-lhe provimento. 3. A questão relativa à atitude de má-fé da ré, apontada pela autora, que, se evidenciada, afasta a incidência da prescrição quinquenal, na forma prevista no item (3) da Convenção de Paris, da qual o Brasil é signatário. Portanto, a questão da prescrição será analisada juntamente com o mérito. 4. Da prova constante destes autos emerge em parte tenha a ré agido de má-fé. 5. A notoriedade da marca MARTINI dispensa maiores divagações. 6. A perícia judicial foi fundamental para o deslinde da questão, na medida em que foi analisada a identidade entre as marcas, o que elas representam para o público consumidor, bem com o próprio nome dos produtos que os identifica e os torna distintos. 7. O perito judicial verificou a função exercida das marcas que representam os rótulos e aquelas que gravam e dão nome ao produto. Ele discorreu sobre a marca nominativa, a identificar e distinguir o produto de outros similares, e a figurativa ou mista, a apresentar o mesmo produto ao público consumidor. 8. O perito chegou à conclusão de que à exceção feita ao rótulo do vermouth tinto da CONTE, os outros dois, bianco e dry, são em tudo semelhantes, por vezes, idênticos ao “MARTINI”, também nas apresentações bianco e dry, permitindo afirmar que a identidade entre os rótulos dos vermounths bianco e dry, em litígio, existe e é efetiva. E quanto aos demais rótulos ligados aos vermouths “CONTINI”, o perito entendeu não ser o caso de anular o registro, tendo em vista que não terem nenhuma identidade com as marcas registras da MARTINI. Apenas os rótulos representados pelos registros nºs. XXXXX, 007164181, 810900998 e XXXXX devem ser anulados, ou seja, os rótulos dos vermouths bianco e dry produzidos pela CONTE, tendo em vista as grandes semelhanças com versões fabricadas pela MARTINI. Quanto aos demais registros da ré, não guardam nenhuma similaridade com os rótulos da autora. 9. Não vislumbrada a imitação quanto aos contra-rótulos objetos dos registros da ré de nº 812632710 e 812.632729 e XXXXX. Os elementos contidos nos contra-rótulos da ré, quais sejam, a figura “copos e taças” não são de uso exclusivo da autora, conforme consta expressamente do anexo XI, contido nos autos em apenso. 10. O acréscimo de sufixo comum ao nome da marca registrada, não autoriza a nulidade do registro da ré, tendo em vista a diversidade do radical que, em nada lembra o radical das marcas registradas da autora. 11. Afastada a alegação de má-fé da parte autora. 12. Honorários mantidos conforme determinado na sentença. 13. Remessa oficial improvida.

Agravo de instrumento – Ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais – Desenho industrial – Decisão recorrida que deferiu a tutela de urgência requerida pela autora para "determinar que a requerida se abstenha de fabricar, comercializar, estocar e expor à venda produtos que representem uma imitação dos produtos dos autores, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais), limitada a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), sem prejuízo de eventual majoração, em caso de reiterado descumprimento" – Inconformismo da ré – Acolhimento – Pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência que não restaram devidamente evidenciados – Certificado de desenho industrial nº DI XXXXX-2 que fora concedido automaticamente pelo INPI, sem exame de mérito, além de aparentemente já ter exaurido o prazo de validade do registro – Sem o exame de mérito não se pode confirmar, neste momento processual, a originalidade e a novidade do desenho industrial que ampara a ação originária – Em se tratando de desenho industrial, a nulidade do registro é matéria que, aparentemente, pode ser arguida em sede de defesa ( § 1º , do art. 56 , da LPI ) com efeitos incidenter tantum – Alegada violação de desenho industrial que parece não prescindir de adequada prova técnica na origem (perícia) à vista da especificidade que encerra – Eventual violação de desenho industrial que poderá ser resolvida em perdas em danos, a relativizar o periculum in mora – Decisão recorrida reformada – Recurso provido.