propriedade industrial em Jurisprudência

CONSTITUCIONAL E PENAL. TRANSAÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO. POSTERIOR DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CONFISCO DO BEM APREENDIDO COM BASE NO ART. 91 , II , DO CÓDIGO PENAL . AFRONTA À GARANTIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL CARACTERIZADA. 1. Tese: os efeitos jurídicos previstos no art. 91 do Código Penal são decorrentes de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal (art. 76 da Lei 9.099 /95), cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo sobre a responsabilidade criminal do aceitante. As consequências da homologação da transação são aquelas estipuladas de modo consensual no termo de acordo. 2. Solução do caso: tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade, ante o cumprimento das cláusulas nela estabelecidas, é ilegítimo o ato judicial que decreta o confisco do bem (motocicleta) que teria sido utilizado na prática delituosa. O confisco constituiria efeito penal muito mais gravoso ao aceitante do que os encargos que assumiu na transação penal celebrada (fornecimento de cinco cestas de alimentos). 3. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PATENTE E DESENHO INDUSTRIAL. ALEGAÇÃO DE POSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO INCIDENTAL DA NULIDADE DOS DIREITOS DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL NO CURSO DE AÇÃO DE INFRAÇÃO EM TRÂMITE NA JUSTIÇA ESTADUAL. ARTS 56 , § 1º , E 118 DA LEI N. 9.279 /96. REDAÇÃO CLARA DA LEI NO SENTIDO DA POSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE NULIDADE COMO MATÉRIA DE DEFESA. RESSALVA APLICÁVEL APENAS A PATENTES E A DESENHOS INDUSTRIAIS. RESSALVA NÃO APLICÁVEL A MARCAS. 1. A Lei n. 9.279 /96 - Lei de Propriedade Industrial - exige, como regra, a participação do INPI, autarquia federal, nas ações de nulidade de direitos da propriedade industrial. 2. Nos termos dos arts. 57 , 118 e 175 da Lei n. 9.279 /96, as ações de nulidade de patentes, desenhos industriais e de marcas devem ser propostas perante a Justiça Federal. 3. Esse mesmo diploma legal, no entanto, faz uma ressalva expressa no que diz respeito às patentes e aos desenhos industriais, ao possibilitar a arguição de sua nulidade pelo réu, em ação de infração, como matéria de defesa, dispensando, excepcionalmente, portanto, a participação do INPI. 4. Essa ressalva não é aplicável às marcas. 5. O reconhecimento da nulidade de patentes e de desenhos industriais pelo juízo estadual, por ocorrer apenas "incidenter tantum", não faz coisa julgada e não opera efeitos para fora do processo, tendo apenas o condão de levar à improcedência do pedido veiculado na ação de infração. 6. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Conflito entre a Segunda e a Terceira Turmas em que se discute a competência para julgamento de Recurso Especial interposto em Ação Ordinária cujo objetivo é anular o ato administrativo do INPI que indeferiu pedido de patente para invenção denominada "Formulações medicinais em solução aerosol". 2. As questões de propriedade industrial são essencialmente de Direito Privado, embora com inevitáveis conexões com o Direito Público, visto que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é autarquia cuja função precípua é executar as normas relativas à propriedade industrial, nos termos do art. 2º da Lei 5.648 /70. 3. Atento ao fato, o Regimento Interno do STJ, quando atribuiu à Segunda Seção a competência para feitos relativos à Propriedade Industrial (art. 9º, § 2º, VI), incluiu cláusula estabelecendo que o fato de haver pretensão de nulidade de registro (concedido pela autarquia) não deslocaria a competência: "§ 2º. À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: ...VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem argüição de nulidade do registro". 4. A intenção foi manter na competência da Segunda Seção todas as questões relativas à propriedade industrial, mesmo quanto envolverem atos administrativos do INPI como aquele que concede registro ou que, como no presente caso, nega patente. 5. Conflito conhecido para dar pela competência da Terceira Turma.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI . VIOLAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, consequentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial. 3. A Lei 9.279 /96 - Lei de Propriedade Industrial -, em seu art. 137 , de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação. 4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA DE ALTO RENOME. NÃO RECONHECIMENTO. ATRIBUIÇÕES TÍPICAS DO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. 1. Cinge-se a controvérsia a analisar se a marca da recorrente enquadra-se na categoria normativa denominada de marca de alto renome, conforme amparada pelo artigo 125 da Lei nº 9.279 /1996. 2. Na hipótese, os seguintes fatos são incontroversos: é notório o prestigio da marca Omega na fabricação mundial de relógios e a empresa recorrida situa-se no ramo local de móveis, não havendo risco de causar confusão ou associação com marca recorrente. 3. A instância ordinária concluiu: a) que a recorrente não faz jus à proteção marcária em todos os ramos de atividade; b) que o signo Omega não pode ser considerado uma exceção ao princípio da especialidade a ponto de impedir que terceiros façam uso dele e c) que o signo em análise é uma marca fraca, insuscetível da deferência legal insculpida no artigo 125 da Lei nº 9.279 /1996. 4. O Poder Judiciário não pode substituir o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI na sua função administrativa típica de avaliar o atendimento aos critérios normativos essenciais à caracterização do alto renome de uma marca, haja vista o princípio da separação dos poderes. Precedentes do STJ. 5. No caso concreto, o INPI indeferiu a qualificação jurídica de alto renome (artigo 125 da Lei nº 9.279 /1996)à marca Omega. 6. Recurso especial não provido.

COMERCIAL. DESENHO INDUSTRIAL. CONCESSÃO DE REGISTRO. "ESTADO DE TÉCNICA" E "NOVIDADE". LEIS N. 5.772 /1971 ( CÓDIGO DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL ) E 9.279 /1996 ( LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL . 1. Nos termos do art. 229, primeira parte, da Lei n. 9.279 /1996, aplicam-se as normas desse novo diploma ao pedido de concessão de registro de desenho industrial em andamento. Com isso, no caso concreto, a definição de "estado de técnica" e a caracterização do requisito de "novidade" devem ser enfrentadas à luz do art. 96 da referida lei, ficando afastada a Lei n. 5.772 /1971, que não estava mais em vigor quando concedido o registro. 2. Considerando o disposto no art. 96 da Lei n. 9.279 /1996, o registro do desenho industrial discutido nestes autos não pode ser considerado inválido, tendo em vista que a publicidade foi promovida pela titular no "período de graça" (dentro de 180 dias antes do depósito), o que afasta o "estado da técnica" e revela a condição material de "novidade". 3. Recurso especial provido.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. JUSTIÇA ESTADUAL. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PELO PRÓPRIO TITULAR. JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA. NECESSÁRIA PARTICIPAÇÃO DO INPI. VIOLAÇÃO AO ART. 129 DA LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL . 1. Inexiste violação do art. 535 do Código de Processo Civil se todas as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia são apreciadas, de forma fundamentada, sobrevindo, porém, conclusão em sentido contrário ao almejado pela parte. 2. A apreciação quanto à possível indenização devida entre particulares decorrente da prática de concorrência desleal é competência da Justiça estadual. Precedente. 3. Compete ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial- INPI avaliar uma marca como notoriamente conhecida. Precedente. 4. A desconstituição do registro por ação própria é necessária para que possa ser afastada a garantia da exclusividade em todo o território nacional. ( REsp 325158/SP , Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2006, DJ 09/10/2006, p. 284). Não há previsão legal para autorizar a retirada da eficácia de ato administrativo de concessão de registro marcário sem a participação do INPI e sem o ajuizamento de prévia ação de nulidade na Justiça Federal. 5. Recurso especial provido.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Para derruir a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, formada com amparo exclusivo na prova técnica dos autos, seria necessário, na via estreita do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta, atraindo, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do STJ . 2. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85 , § 11º , do CPC , porquanto não realizada na decisão singular agravada. 3. Agravo interno desprovido, com majoração de honorários.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE NULIDADE DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. Para derruir a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias, formada com amparo exclusivo na prova técnica dos autos, seria necessário, na via estreita do recurso especial, reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos para chegar a conclusão distinta, atraindo, na hipótese, o óbice da Súmula 7 do STJ . 2. Cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, com base no art. 85 , § 11º , do CPC , porquanto não realizada na decisão singular agravada. 3. Agravo interno desprovido, com majoração de honorários.

PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Alegação de concorrência desleal, confusão entre marcas e desvio de clientela. Pedido de desistência de registro perante o INPI. Perda de objeto. Registro deferido no curso da demanda, após o indeferimento da tutela antecipada. Pleito de abstenção de uso da marca no território nacional. Competência da Justiça Federal para análise da controvérsia. Tese firmada pelo STJ no julgamento de recurso repetitivo (Tema 950). A matéria de mérito aduzida na apelação não pode ser examinada, vez que, ainda que se entenda pela existência de confusão, de concorrência desleal e de desvio ilícito de clientela, a restrição da propriedade industrial somente pode ser determinada na esfera federal, com participação do INPI. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para 13% do valor atribuído à causa (art. 85 , § 11 , CPC ). RECURSO DESPROVIDO, com elevação da verba honorária.