propriedade industrial em Jurisprudência

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. CESSÃO DE REGISTRO. INPI. ANOTAÇÃO. PUBLICAÇÃO. AUSÊNCIA. INEFICÁCIA PERANTE TERCEIROS. ART. 137 DA LPI . VIOLAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 26/8/2010. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e concluso ao Gabinete em 25/8/2016. 2. O propósito recursal é definir se é possível a penhora de marca cuja cessão de titularidade não foi objeto de anotação no registro correspondente, carecendo, consequentemente, de publicação na Revista de Propriedade Industrial. 3. A Lei 9.279 /96 - Lei de Propriedade Industrial -, em seu art. 137 , de modo expresso, impõe a necessidade de anotação da cessão junto ao registro da marca e condiciona sua eficácia em relação a terceiros à data da respectiva publicação. 4. Hipótese concreta em que a anotação referente à cessão do registro marcário efetuada pelos recorridos não foi publicada na Revista de Propriedade Industrial, de modo que seus efeitos não se operam sobre os recorrentes, o que viabiliza a penhora por eles requerida. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PATENTÁRIO. TRANSGENIA. SOJA ROUNDUP READY. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. RECURSO REJEITADO. - Não há erro material no acórdão impugnado, de modo que os embargos de declaração devem ser rejeitados. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. PEDIDO DE PATENTE. COMPETÊNCIA DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Conflito entre a Segunda e a Terceira Turmas em que se discute a competência para julgamento de Recurso Especial interposto em Ação Ordinária cujo objetivo é anular o ato administrativo do INPI que indeferiu pedido de patente para invenção denominada "Formulações medicinais em solução aerosol". 2. As questões de propriedade industrial são essencialmente de Direito Privado, embora com inevitáveis conexões com o Direito Público, visto que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial - INPI é autarquia cuja função precípua é executar as normas relativas à propriedade industrial, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70. 3. Atento ao fato, o Regimento Interno do STJ, quando atribuiu à Segunda Seção a competência para feitos relativos à Propriedade Industrial (art. 9º, § 2º, VI), incluiu cláusula estabelecendo que o fato de haver pretensão de nulidade de registro (concedido pela autarquia) não deslocaria a competência: "§ 2º. À Segunda Seção cabe processar e julgar os feitos relativos a: ...VI - propriedade industrial, mesmo quando envolverem argüição de nulidade do registro". 4. A intenção foi manter na competência da Segunda Seção todas as questões relativas à propriedade industrial, mesmo quanto envolverem atos administrativos do INPI como aquele que concede registro ou que, como no presente caso, nega patente. 5. Conflito conhecido para dar pela competência da Terceira Turma.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. CONCORRÊNCIA DESLEAL. VIOLAÇÃO DE TRADE DRESS. AÇÃO COMINATÓRIA E DE REPARAÇÃO POR ATO ILÍCITO. PROTEÇÃO DO CONJUNTO-IMAGEM. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL E CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. FUNCIONALIDADE, DISTINTIVIDADE E CONFUSÃO OU ASSOCIAÇÃO INDEVIDA. PRESSUPOSTOS. PREMISSAS FÁTICAS ASSENTADAS PELOS JUÍZOS DE ORIGEM. USO INDEVIDO RECONHECIDO. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDAS. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. SÚMULA 7/STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA EXORBITÂNCIA. 1. Ação ajuizada em 14/7/2010. Recurso especial interposto em 15/3/2019 e encaminhado à Relatora em 30/10/2019. 2. O propósito recursal é definir se a utilização da embalagem do medicamento POSDRINK, pela recorrente, viola o trade dress do fármaco ENGOV, fabricado pela recorrida. 3. A despeito da ausência de expressa previsão no ordenamento jurídico pátrio acerca da proteção ao trade dress, é inegável que o arcabouço legal brasileiro confere amparo ao conjunto-imagem, sobretudo porque sua usurpação encontra óbice na repressão da concorrência desleal. 4. As premissas fáticas assentadas pelos juízos de origem autorizam a conclusão de que a embalagem do medicamento fabricado pela recorrente (POSDRINK) viola o conjunto-imagem daquele produzido pela recorrida (ENGOV). Os produtos competem no mesmo segmento específico de mercado, a comercialização do fármaco da recorrida é anterior ao momento em que o recorrente passou a fazer uso da embalagem impugnada e a forma de sua apresentação é bastante reconhecida pelo público consumidor. Os elementos que imitam a embalagem da recorrida não estão dispostos em virtude de exigências relacionadas à técnica ou à funcionalidade do produto fabricado pela parte adversa. 5. Não se trata de simples utilização de cores semelhantes, mas de imitação de todo o aspecto visual (original e distintivo) da embalagem criada pela recorrida. 6. A aposição das respectivas marcas nos produtos não é suficiente para desnaturar o ato de concorrência desleal caracterizado pela cópia do trade dress, mormente porque não se trata de pretensão fundada em contrafação de marca, mas sim na imitação de elementos (tamanho, formas, cores, disposição) que compõem a percepção visual do invólucro do medicamento, que goza de tutela jurídica autônoma. 7. O fato de o ENGOV ser um fármaco que goza de notoriedade em seu segmento confere razoabilidade à conjectura de que, por se tratar de produto mais antigo, já consolidado e respeitado no mercado em que inserido, seus consumidores estejam habituados a escolhê-lo com base na aparência externa, relegando a marca estampada para um plano secundário. É justamente nesse ponto que reside a deslealdade do ato praticado, pois seu intuito é aproveitar-se da confiança previamente depositada na qualidade e na origem comercial do produto que se busca adquirir. 8. A alteração da conclusão dos juízos de origem e o consequente acolhimento da tese recursal que pleiteia a redução do montante das astreintes demandariam o reexame dos fatos e das provas dos autos, providência vedada na via estreita do recurso especial, ante o teor da Súmula 7/STJ. Tal óbice, conforme assentado por esta Corte Superior, somente comporta temperamentos quando se trata de valor manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não se verifica no particular. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE NEGATIVA JURISDICIONAL. AÇÃO ANULATÓRIA. POSIÇÃO DO INPI. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NÃO DEVIDOS AO ASSISTENTE ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. NECESSIDADE DE PRÉVIA FIXAÇÃO NA ORIGEM. I. Controvérsia em torno da possibilidade de serem arbitrados honorários recursais em favor do INPI quando do provimento de apelação por ele interposta em demanda anulatória de registro de desenho industrial julgada procedente, sendo acolhidos os pedidos formulados pela parte autora. II. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando o tribunal de origem explicitou, no julgamento dos embargos de declaração, o motivo pelo qual entendeu ser descabida a fixação de honorários recursais. III. Nas ações anulatórias de direito de propriedade industrial, a pretensão do autor se volta não apenas contra o titular do direito, mas também contra ato administrativo do INPI, a quem compete examinar os requisitos e conceder o direito de exclusividade temporária conferido pelo Estado. IV. Eventualmente, porém, a depender da causa de pedir e dos pedidos formulados pelo autor, o INPI pode vir a ocupar a posição de assistente especial, quando então não serão devidos honorários advocatícios aos seus patronos. V. Os honorários advocatícios apenas podem ser majorados em grau recursal, nos termos do art. 85 , § 11 , do CPC , quando eles tiverem sido fixados desde a origem. Precedentes. VI. Caso concreto em que os honorários foram fixados na origem, porém apenas ao autor, e não ao INPI. VII. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO POSTULANDO A DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO REGISTRO DA MARCA MISTA "YPÊ". PROPRIEDADE INDUSTRIAL. QUALIDADE DA INTERVENÇÃO DO INPI NO CASO CONCRETO. COLIDÊNCIA ENTRE NOME EMPRESARIAL (PRECEDENTE) E MARCA. 1. A definição da qualidade da intervenção do INPI na ação de nulidade de registro de marca perpassa pela análise da causa de pedir, sempre levando em conta que a pretensão em comento encarta, principalmente, o interesse público, impessoal, de fiscalização e regulação da propriedade industrial, com o necessário estímulo ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, assegurando-se a livre iniciativa, a observância da função social da propriedade e a proteção do mercado consumidor. Precedente: REsp 1.264.644/RS , Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28.06.2016, DJe 09.08.2016. Hipótese em que a atuação processual autárquica deu-se a título de intervenção sui generis, de assistente especial (ou até como amicus curiae), inclusive por se dar de forma obrigatória e tendo a presunção absoluta de interesse na causa. Não caracterizado o litisconsórcio passivo necessário apontado pelo Tribunal de origem. 2. A atual Lei da Propriedade Industrial (Lei 9.279 /96) adotou o sistema atributivo mitigado da propriedade marcária, estabelecendo a necessidade de registro como regra, mas atribuindo "direito de precedência" ao utente de boa-fé, consoante se extrai do artigo 129 . 3. Consoante assente em precedentes da Terceira Turma, revela-se possível o exercício do direito de precedência mesmo após a concessão do registro da marca (ou seja, no bojo de ação judicial de nulidade), desde que observado o principio da especialidade, positivado no inciso XIX do artigo 124 da Lei 9.279 /1996, que preconiza a possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor ( REsp 1.673.450/RJ , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 19.09.2017, DJe 26.09.2017; e REsp 1.464.975/PR , Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 01.12.2016, DJe 14.12.2016). 4. A tutela do nome comercial, no âmbito da propriedade industrial, assim como a marca, tem como fim maior obstar o proveito econômico parasitário, o desvio de clientela e a proteção ao consumidor. 5. Não obstante, as formas de proteção a tais institutos não se confundem. Em razão do chamado princípio da territorialidade, a tutela do nome empresarial circunscreve-se à unidade federativa de competência da junta comercial em que inscritos os atos constitutivos da empresa, podendo ser estendida a todo o território nacional caso seja feito pedido complementar de arquivamento nas demais juntas do país (artigo 1.166 do Código Civil ). 6. Por sua vez, o registro da marca confere ao titular o direito de uso exclusivo do signo em todo o território nacional e, consequentemente, a prerrogativa de compelir terceiros a cessarem a utilização de sinais idênticos ou semelhantes (artigo 129 , caput, da Lei 9.279 /96). 7. É certo que o inciso V do artigo 124 da Lei de Propriedade Industrial preceitua a irregistrabilidade de marca que reproduza ou imite elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos. 8. Contudo, o exame da colidência entre o nome empresarial e a marca não se restringe ao direito de precedência, afigurando-se necessário levar em consideração o princípio da territorialidade supracitado (artigo 1.166 do Código Civil ), além do princípio da especialidade (possibilidade de coexistência de marcas semelhantes ou afins não suscetíveis de causar associação indevida ou confusão no mercado consumidor). 9. No presente caso, como é incontroverso nos autos: (a) ambas as partes atuam no mesmo segmento de mercado - prestação de serviços de construção e engenharia -, malgrado tenham sede em regiões diferentes do Brasil (a autora em Brasília - DF e a ré em São Paulo - SP); (b) embora a constituição da autora (CONSTRUTORA IPÊ LTDA.) tenha se dado em 1961, bem antes da constituição da ré (YPÊ ENGENHARIA LTDA.), foi esta quem diligenciou no sentido de registrar o signo em questão ("YPÊ"), tendo efetuado o depósito em 11.08.1994; (c) somente nove anos depois (em 16.04.2003), a autora fez o depósito do pedido de registro da marca "CONSTRUTORA IPÊ"; e (d) a demandante não realizou o registro complementar de seus atos constitutivos nas Juntas Comerciais de todos os Estados da Federação. 10. Nesse quadro, sem olvidar o direito de precedência alegado pela autora, constata-se que o deslinde da controvérsia resolve-se à luz dos princípios da territorialidade e da especialidade, não merecendo reparo o acórdão regional que pugnou pela possibilidade de coexistência do nome da sociedade empresária (cujos atos constitutivos foram inscritos apenas em Brasília - DF) com a marca da ré, cujo registro encontra proteção em todo território nacional, não se extraindo da causa de pedir inserta na inicial (nem da sentença de procedência ou das contrarrazões da apelação) elementos demonstrativos de potencial confusão do público consumidor ou de associação indevida. 11. Recurso especial não provido.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. ABSTENÇÃO DO USO DE MARCA. REGISTRO VÁLIDO NO INSTITUTO NACIONAL DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Compete à Justiça Federal, em ação de nulidade de registro de marca, com a participação do INPI, impor ao titular a abstenção do uso, inclusive no tocante à tutela provisória. 2. O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. MARCA. ANTERIORIDADE DE REGISTRO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. ABSTENÇÃO DE USO DE MARCA REGISTRADA PERANTE O INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 2. Agravo interno a que se nega provimento.

RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AÇÃO DE NULIDADE DE MARCA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 174 DA LEI 9.279 /96. 1. Ação ajuizada em 14/1/2010. Recurso especial interposto em 12/12/2016. Autos conclusos à Relatora em 25/10/2018. 2. O propósito recursal, além de verificar se houve negativa de prestação jurisdicional, é definir (i) se a pretensão anulatória está prescrita; (ii) se houve cerceamento de defesa ou má valoração da prova; (iii) se o julgamento foi extra petita; e (iv) se deve ser declarada a nulidade da marca titulada pela recorrente. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões deduzidas pelas partes, não há que se cogitar de negativa de prestação jurisdicional, ainda que o resultado do julgamento contrarie os interesses da recorrente. 4. O diploma legal que trata especificamente de questões envolvendo direito de propriedade industrial - Lei 9.279 /96 - contém regra expressa acerca da questão controvertida, dispondo que a pretensão de se obter a declaração de nulidade de registro levado a efeito pelo INPI prescreve em cinco anos, contados da data da sua concessão (art. 174). 5. Mesmo tratando-se de ato administrativo contaminado por nulidade, os efeitos dele decorrentes não podem ser afastados se entre a data de sua prática e o ajuizamento da ação já houve o transcurso do prazo prescricional previsto para incidência na correspondente hipótese fática, salvo flagrante inconstitucionalidade. Precedentes. 6. Entender que a ação de nulidade de marca é, em regra, imprescritível equivale a esvaziar o conteúdo normativo do dispositivo precitado, fazendo letra morta da opção legislativa e gerando instabilidade, não somente aos titulares de registro, mas também a todo o sistema de defesa da propriedade industrial. 7. Ademais, a imprescritibilidade não constitui regra no direito brasileiro, sendo admitida somente em hipóteses excepcionalíssimas que envolvem direitos da personalidade, estado das pessoas, bens públicos. Os demais casos devem se sujeitar aos prazos prescricionais do Código Civil ou das leis especiais. Precedente. 8. Hipótese concreta em que a ação anulatória foi ajuizada depois de transcorrido o prazo quinquenal estabelecido na lei especial, sendo impositiva a decretação da prescrição da pretensão anulatória. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCAS. COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FALSIFICADOS DAS MARCAS "DUDALINA", "BASE" E "INDIVIDUAL". DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. PESSOA JURÍDICA. VIOLAÇÃO DA PRÓPRIA IDENTIDADE CONSTRUÍDA PELO TITULAR DA MARCA. OFENSA QUE DEMANDA PROTEÇÃO CONFERIDA A DIREITO DA PERSONALIDADE. ART. 52 DO CC . DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. 1. Controvérsia relativa à necessidade de se comprovarem os danos extrapatrimoniais decorrentes da violação de marca pela comercialização de produtos falsificados. 2. A marca confere ao seu titular, além do direito de sua utilização exclusiva, o direito de zelar pela sua reputação, incluindo o direito de exercer controle efetivo sobre as especificações, a natureza e a qualidade dos produtos ou serviços por ela identificados. Inteligência dos arts. 130 , III , e 139 da Lei n. 9.279 /96 ( Lei da Propriedade Industrial ). 2. A comercialização de produtos falsificados afeta a própria identidade construída pelo titular da marca, ensejando mudança de público-alvo e desvirtuação das qualidades que o proprietário pretende ver atreladas ao seu signo distintivo. 3. Ingerência ilícita que, por afetar a própria identidade marcária, demanda a mesma proteção conferida a direito de personalidade, reconhecível também às pessoas jurídicas, por força do art. 52 do CC . 4. Danos extrapatrimoniais são presumidos por serem decorrentes da violação do próprio ato ilícito, prescindindo de prova para que possam ser compensados. Precedentes. 5. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.