O prazo de vigência previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial não se aplica às patentes mailbox.
Comentário
A tese jurídica em análise é a de que o prazo de vigência previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial não se aplica às patentes mailbox. Essa tese é fundamentada no Inciso XXIX do Artigo 5 da Constituição Federal de 1988, que assegura aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País.
A jurisprudência dos tribunais brasileiros tem se posicionado de forma pacífica em relação a essa tese. Um precedente relevante é o REsp 1869959 RJ 2020/0080677-7, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) neste link. Nesse caso, o STJ analisou a questão do prazo de vigência das patentes mailbox à luz da legislação de propriedade industrial.
O STJ concluiu que as patentes mailbox, que são aquelas relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, devem ter seu prazo de vigência estabelecido de acordo com o caput do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial, ou seja, 20 anos contados a partir da data do depósito. Isso ocorre porque a norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em um capítulo da Lei de Propriedade Industrial que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, e não ao sistema mailbox.
Além disso, o STJ destacou que a Lei de Propriedade Industrial não prevê quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo legalmente estabelecido. Portanto, não há previsão legal para a imposição de ônus decorrentes da demora na análise desses pedidos à sociedade.
Assim, a jurisprudência dos tribunais brasileiros tem entendido que o prazo de vigência previsto no parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial não se aplica às patentes mailbox, devendo ser respeitado o prazo estabelecido no caput desse mesmo artigo. Isso garante a proteção dos direitos dos inventores e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, conforme previsto na Constituição Federal.
Jurisprudência que aplica esta corrente
STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp XXXXX RJ XXXX/XXXXX-7
Jurisprudência • Acórdão • Data de Publicação: 11/05/2022RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. JULGAMENTO DA ADI XXXXX/DF PELO STF. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PATENTES MAILBOX. SISTEMA TRANSITÓRIO. PRAZO DE VIGÊNCIA. REGRA ESPECÍFICA. 20 ANOS CONTADOS DA DATA DO DEPÓSITO. INPI. DESRESPEITO AO PRAZO LEGAL DE ANÁLISE. CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. IMPOSIÇÃO DOS ÔNUS DECORRENTES DA DEMORA À SOCIEDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA. ACORDO TRIPS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. 1- Incidente de resolução de demandas repetitivas instaurado em 22/3/2018. Recurso especial interposto em 27/11/2019 e concluso ao Gabinete da Relatora em 28/5/2020. 2- Delimitação da tese controvertida: fixação do prazo de vigência e do respectivo termo inicial das patentes mailbox (medicamentos e químicos) à luz da legislação de propriedade industrial. 3- Por ocasião do julgamento da ADI XXXXX/DF , o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da norma do parágrafo único do art. 40 da Lei de Propriedade Industrial , dispositivo que serviu de fundamento para a concessão das patentes objeto das ações de nulidade que deram ensejo à instauração do IRDR pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região. A modulação dos efeitos dessa decisão não ressalvou as patentes que tenham sido concedidas com extensão de prazo relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, de modo que a ambas as situações se aplica o efeito ex tunc, o que resulta na perda das extensões de prazo concedidas com base no parágrafo único do art. 40 da LPI , devendo ser respeitados os prazos de vigência das patentes estabelecidos no caput do art. 40 dessa lei. 4 - Assim, em relação às patentes relacionadas a produtos e processos farmacêuticos, bem como a equipamentos e/ou materiais de uso em saúde, é de se reconhecer a perda de objeto do presente recurso. 5- O sistema denominado mailbox consistiu em mecanismo transitório adotado para salvaguarda de pedidos de patentes relacionadas a produtos farmacêuticos e produtos agroquímicos, cuja tutela jurídica resultou da internalização no País, em 1/1/1995, do Acordo TRIPS (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio). 6- Tratando-se de patentes excepcionalmente requeridas pelo sistema mailbox, a Lei de Propriedade Industrial , em suas disposições finais e transitórias, estabeleceu regra expressa assegurando proteção, a partir da data da respectiva concessão, limitada ao prazo remanescente previsto no caput do seu art. 40 (20 anos contados do dia do depósito), circunstância que afasta, como corolário, a possibilidade de incidência do prazo excepcional do respectivo parágrafo único (10 anos a partir da concessão). 7- A norma que prescreve que o prazo de vigência de patente de invenção não deve ser inferior a 10 anos da data de sua concessão está inserida em capítulo da LPI que versa sobre regras gerais, aplicáveis ao sistema ordinário de concessão de patentes, de modo que, à míngua de remição legal específica, não irradia efeitos sobre matéria a qual foi conferido tratamento especial pela mesma lei. 8 - A LPI não prescreve quaisquer consequências para a eventualidade de a análise dos pedidos de patente mailbox extrapolar o prazo nela fixado. 9- Conforme decidido pelo STF, a indeterminação do prazo contido no parágrafo único do art. 40 da LPI gera insegurança jurídica e ofende o próprio Estado Democrático de Direito. 10- Inexistência, na espécie, de violação à proteção da boa-fé e da segurança jurídica. A um, porque a concessão da proteção patentária por período de tempo em descompasso com o texto expresso da LPI não pode ser considerada fonte de criação de expectativa legítima em seus titulares. A dois, porque a questão jurídica posta a desate extrapola a mera relação existente entre a autarquia e as sociedades empresárias titulares de patentes, sendo certo que os efeitos dos atos administrativos irradiam-se por todo o tecido social, não se afigurando razoável impor pesados encargos à coletividade em benefício exclusivo de interesses econômicos particulares. 11- De se destacar que - ao contrário do que defendido nas razões recursais - a conclusão ora alcançada não viola o Acordo TRIPS, pois, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, o prazo de vigência adicional a partir da concessão, conferido pelo parágrafo único do art. 40 , sequer deriva desse tratado. 12- Ao titular da patente é assegurado, pelo art. 44 da LPI , o direito de obter indenização por exploração indevida de seu objeto a partir da data da publicação do pedido (e não apenas a partir do momento em que a patente é concedida). Dessa forma, apesar da expedição tardia das cartas-patente pelo INPI, as invenções não estiveram desprovidas de amparo jurídico durante esse lapso temporal. 13- Para os fins do art. 927 do CPC/15 , fixa-se a seguinte tese: O marco inicial e o prazo de vigência previstos no parágrafo único do art. 40 da LPI não são aplicáveis às patentes depositadas na forma estipulada pelo art. 229, parágrafo único, dessa mesma lei (patentes mailbox). RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.