Disputa entre Apple e Gradiente no STF pela marca 'iPhone' irá para plenário

Já havia uma maioria formada para dar ganho à Apple na disputa pela marca "iPhone" entre a empresa brasileira Gradiente e a Apple, mas o relator, ministro Dias Toffoli, pediu destaque. Assim, o julgamento será reiniciado no plenário físico.

Entenda o caso:

Em 2000 a Gradiente pediu o registro da marca "Gradiente Iphone" ao INPI, órgão responsável pelo registro de marcas e patentes no Brasil. O registro foi concedido em 2008. Entretanto, em 2007 a Apple lançou o iPhone nos EUA, sendo vendido no Brasil em 2008.

Em 2012 a Apple propôs ação judicial requerendo a nulidade do registro da Gradiente. A Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu sentença favorável à Apple e a decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF-2). A decisão do STJ também foi favorável à Apple. Por fim, a Gradiente interpôs recurso perante o STF.

O Ministro Dias Toffoli, relator do caso, votou favorável à Gradiente, fundamentando que a atuação do INPI foi "irretocável" no caso e a empresa "ocupou, com primazia, o espaço para a utilização exclusiva da expressão 'Gradiente Iphone' para a comercialização de aparelhos celulares móveis". Esse entendimento foi seguido por Gilmar Mendes e André Mendonça.

Entretanto, Luiz Fux abriu a divergência. O ministro considerou que "ao punir o agente que efetivamente desenvolveu e trabalhou pelo sucesso do produto, cria-se uma teia perversa de incentivos, que prejudicará a qualidade futura dos produtos oferecidos ao consumidor final". Luís Roberto Barroso, Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Cármen Lúcia também votaram favoráveis à Apple.

Repercussão geral

O julgamento tem repercussão geral, ou seja, vai servir para estabelecer regras gerais em casos semelhantes. Por exemplo, quando há demora na concessão de um registro de marca e, no mesmo período, uma concorrente estabelece "uso mundialmente consagrado" da mesma marca.

Barroso sugeriu a adoção da tese de que "não ofende a Constituição a proibição do uso isolado de termo que constitua elemento de marca registrada, tendo em vista a sua vinculação mundialmente consagrada a produto fabricado por concorrente". Moraes, Zanin e Cármen Lúcia concordaram com essa tese.

Toffoli sugeriu a tese de que a "precedência de depósito de pedido de concessão de registro de marca não é afetada por uso posterior de mesmo sinal distintivo por terceiros no Brasil ou no exterior".

Essa disputa mostra a importância do registro de uma marca perante o INPI antes do lançamento do produto, visando evitar eventuais desgastes com disputas judiciais, além do prejuízo financeiro.

Se Apple tivesse registrado a marca "iPhone" no Brasil com antecedência, a Gradiente não teria o argumento da anterioridade do registro, e não estaria correndo o risco de perder o direito de utilizar a marca no Brasil.

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