Quarta Turma do STJ decide que é possível a coexistência de marcas homônimas no mercado
DECISÃO STJ
Empresas que possuem marcas semelhantes podem coexistir de forma harmônica no mercado, desde que não causem confusão ao consumidor. A conclusão é da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar questão em que a empresa Decolar Viagens e Turismo Ltda., dedicada à venda de passagens e pacotes turísticos em seu escritório, em São Paulo, pretendia inviabilizar a utilização da marca Decolar.com Ltda., que trabalha no mesmo ramo, porém opera apenas na internet.
Segundo os autos, a Decolar.com fez o pedido de registro da marca na Argentina, onde atuava originalmente, em 1999. A empresa passou a operar no Brasil em março de 2000 e passou a realizar campanha publicitária de grande expressão para divulgar suas atividades de venda de passagens aéreas pela internet. A Decolar Viagens e Turismo Ltda. possui registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 1994 e obteve concessão de registro da marca no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) em março de 2000.
A empresa ajuizou ação judicial para impedir o uso do signo Decolar.com, argumentando que o portal na internet usa marca e denominação social idêntica à sua e exerce a mesma atividade. Em primeira instância, o magistrado julgou a ação procedente. A Decolar.com apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP), afirmando que a outra marca é composta por palavras que não podem ter exclusividade, porque se relacionam diretamente com a atividade em questão. O Tribunal paulista reformou a sentença, sustentando que não há possibilidade de confusão ou associação das marcas pelo consumidor e que nada impede a convivência das duas empresas no mercado. Afirmou, ainda, que a autora só se registrou no INPI após ver a concorrente projetar-se no mercado.
A Decolar Viagens e Turismo recorreu ao STJ, alegando negativa de prestação jurisdicional e cerceamento de defesa. Impugnou, ainda, o direito à precedência registral, de modo a impedir a convivência no mercado das duas marcas. A Quarta Turma, por unanimidade, não conheceu do recurso especial, seguindo as considerações do relator, ministro Fernando Gonçalves. Ele afirmou que as questões submetidas ao Tribunal de origem foram suficientes e adequadamente delineadas, com abordagem integral do tema, não existindo negativa de prestação jurisdicional.
O ministro Fernando Gonçalves destacou que o registro da empresa Decolar Viagens e Turismo no INPI foi concedido sem o direito ao uso restrito dos elementos nominativos e que a marca não tem exclusividade sobre as expressões "turismo", "viagens" e "decolar", mas apenas da reprodução completa do nome. Ressaltou que as empresas direcionam-se a públicos distintos, apesar de oferecerem serviços parecidos, portanto não há possibilidade de confusão ou indução do consumidor ao erro. Sustendando-se em precedentes do STJ, o relator apontou que a proteção ao signo estende-se somente a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.
Fonte: http://www.stj.jus.br
NOTAS DA REDAÇÃO
A Quarta Turma do STJ decidiu por unanimidade pela possibilidade da coexistência harmônica no mercado de marcas semelhantes sem que essas causem confusão ao consumidor.
A decisão foi tomada na ação em que a Decolar Viagens e Turismo Ltda, empresa dedicada à venda de passagens e pacotes turísticos buscava impedir o direito da Decolar.com utilizar este signo sendo ambas as empresas do mesmo ramo de atividade.
A Decolar Viagens e Turismo está registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo desde 1994 e obteve a concessão do registro de sua marca no INPI (Instituto Nacional de Propriedade Social) em março de 2000. Já a Decolar.com Ltda opera apenas na internet e fez seu pedido de registro de marca na Argentina em 1999, passando a atuar no Brasil em março de 2000.
A Decolar.com apelou ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJSP) afirmando que a outra marca é composta por palavras que não podem ter exclusividade, pois expressões como "turismo", "viagens" e "decolar" se relacionam com a atividade desenvolvida por ambas. O TJSP reformou a decisão anteriormente concedida, sustentando que não há possibilidade de confusão ou associação das marcas pelo consumidor e que nada impede a convivência das duas empresas no mercado.
Da decisão do T ribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) a Decolar Viagens e Turismo impetrou recurso especial e a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por unanimidade, não conheceu do recurso. Em suas considerações, o Ministro relator Fernando Gonçalves ressalta que "as empresas se direcionam a públicos distintos, apesar de oferecerem serviços parecidos, portanto não há possibilidade de confusão ou indução do consumidor ao erro". E que, com base em precedentes do STJ a proteção ao signo estende-se somente a produtos e serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros.
Conceitos e legislação sobre o tema: Lei nº 9.279 /96 - Código da Propriedade Industrial
Marca de produto ou serviço: distingue produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa.
- Marcas de alto renome: são as notoriamente conhecidas no Brasil, em toda sua extensão territorial e têm proteção especial em todos os ramos de atividade; trata-se de inovação brasileira prevista no art. 125 do CPI , sem regulação similar na Convenção Unionista.
Os três requisitos elencados doutrinariamente para o registro de uma marca são:
- novidade: é requisito relativo, pois não se exige o desconhecimento público da expressão ou da figura adotada.
- originalidade: a idéia pode não ser original, mas é considerada nova quando não colide com outra já existente.
- legalidade: desde que não proibido no artigo 124 do CPI , tudo é permitido.
CPI , art. 123 . "Para os efeitos desta Lei, considera-se: I - marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;
II - marca de certificação: aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e
III - marca coletiva: aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade ".
CPI , art. 124 . "Não são registráveis como marca:
I - brasão, armas, medalha, bandeira, emblema, distintivo e monumento oficiais, públicos, nacionais, estrangeiros ou internacionais, bem como a respectiva designação, figura ou imitação;
II - letra, algarismo e data, isoladamente, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva; III - expressão, figura, desenho ou qualquer outro sinal contrário à moral e aos bons costumes ou que ofenda a honra ou imagem de pessoas ou atente contra liberdade de consciência, crença, culto religioso ou idéia e sentimento dignos de respeito e veneração;
IV - designação ou sigla de entidade ou órgão público, quando não requerido o registro pela própria entidade ou órgão público;
V - reprodução ou imitação de elemento característico ou diferenciador de título de estabelecimento ou nome de empresa de terceiros, suscetível de causar confusão ou associação com estes sinais distintivos;
VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;
VII - sinal ou expressão empregada apenas como meio de propaganda;
VIII - cores e suas denominações, salvo se dispostas ou combinadas de modo peculiar e distintivo;
IX - indicação geográfica, sua imitação suscetível de causar confusão ou sinal que possa falsamente induzir indicação geográfica;
X - sinal que induza a falsa indicação quanto à origem, procedência, natureza, qualidade ou utilidade do produto ou serviço a que a marca se destina;
XI - reprodução ou imitação de cunho oficial, regularmente adotada para garantia de padrão de qualquer gênero ou natureza;
XII - reprodução ou imitação de sinal que tenha sido registrado como marca coletiva ou de certificação por terceiro, observado o disposto no art. 154;
XIII - nome, prêmio ou símbolo de evento esportivo, artístico, cultural, social, político, econômico ou técnico, oficial ou oficialmente reconhecido, bem como a imitação suscetível de criar confusão, salvo quando autorizados pela autoridade competente ou entidade promotora do evento;
XIV - reprodução ou imitação de título, apólice, moeda e cédula da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios, dos Municípios, ou de país;
XV - nome civil ou sua assinatura, nome de família ou patronímico e imagem de terceiros, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores;
XVI - pseudônimo ou apelido notoriamente conhecidos, nome artístico singular ou coletivo, salvo com consentimento do titular, herdeiros ou sucessores; XVII - obra literária, artística ou científica, assim como os títulos que estejam protegidos pelo direito autoral e sejam suscetíveis de causar confusão ou associação, salvo com consentimento do autor ou titular; XVIII - termo técnico usado na indústria, na ciência e na arte, que tenha relação com o produto ou serviço a distinguir;
XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;
XX - dualidade de marcas de um só titular para o mesmo produto ou serviço, salvo quando, no caso de marcas de mesma natureza, se revestirem de suficiente forma distintiva;
XXI - a forma necessária, comum ou vulgar do produto ou de acondicionamento, ou, ainda, aquela que não possa ser dissociada de efeito técnico;
XXII - objeto que estiver protegido por registro de desenho industrial de terceiro; e
XXIII - sinal que imite ou reproduza, no todo ou em parte, marca que o requerente evidentemente não poderia desconhecer em razão de sua atividade, cujo titular seja sediado ou domiciliado em território nacional ou em país com o qual o Brasil mantenha acordo ou que assegure reciprocidade de tratamento, se a marca se destinar a distinguir produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com aquela marca alheia ".
CPI , art. 125 . "À marca registrada no Brasil considerada de alto renome será assegurada proteção especial, em todos os ramos de atividade ".
CPI , art. 126 . "A marca notoriamente conhecida em seu ramo de atividade nos termos do art. 6º bis (I), da Convencao da União de Paris para Proteção da Propriedade Industrial, goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil. § 1º A proteção de que trata este artigo aplica-se também às marcas de serviço. § 2º O INPI poderá indeferir de ofício pedido de registro de marca que reproduza ou imite, no todo ou em parte, marca notoriamente conhecida ".
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