STJ - Caducidade de marca registrada não ocorre quando há justo motivo

A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entendeu não preenchidos os requisitos necessários à apreciação do mérito de recurso da F. S. A., sendo caso de não conhecimento. Todavia, interpretou que a Lei 9.279/96, ao estabelecer as hipóteses de caducidade de registro, abre exceção ao prever que não ocorre tal caducidade se a falta de uso da marca, dentro do prazo de cinco anos, for justificada por razões legítimas (artigo 143).

No caso, a F. S. A. Apresentou ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) pedido de registro da marca G. – medicamento usado como anticoncepcional. Contudo, o registro foi negado, com o argumento de que a empresa W. Obtivera registro anterior para a marca M. E que os signos se confundiam. Inconformada, a empresa apresentou ao INPI pedido de declaração de caducidade do registro da marca M.. Defendeu que a Lei 9.279/96 estabelece que a medicação deve ser usada no prazo de cinco anos, contados da concessão do registro, sob pena de extinção por caducidade. O pedido foi rejeitado. Segundo o INPI, a W. Justificou anteriormente a não utilização da marca no prazo estipulado de cinco anos. A marca não tinha sido utilizada ainda porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ainda não concedera licença para comercialização do medicamento. A autora insistiu, mas o recurso administrativo foi negado.

Razões legítimas

Na ação judicial movida pela F., o juízo de primeiro grau concordou com o instituto. Explicou que o parágrafo 1º do artigo 143 da lei que regula os direitos e obrigações relativos à propriedade industrial afasta a caducidade quando o titular da marca justifica o desuso por razões legítimas. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2) manteve a sentença. Ao analisar o recurso especial da empresa, o ministro João Otávio de Noronha, relator, afirmou que a questão não se refere à obrigatoriedade ou não do registro, “mas na plausibilidade do ato praticado pela W. Na obtenção do registro e licenciamento na Anvisa antes da comercialização do medicamento”. Em seu entendimento, a busca de licença da Anvisa para comercialização de medicamento registrado no INPI está entre as razões legítimas previstas na Lei 9.279/96 para afastar a caducidade.

A Turma, em decisão unânime, não conheceu do recurso pela aplicação da Súmula 284/STF. Dessa forma, foi mantido o acórdão do TRF2. Processo: REsp 1377159

Fonte: Superior Tribunal de Justiça e AASP