Página 2 da Judicial - 1ª Instância - Interior - Parte I do Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP) de 10 de Setembro de 2020

o certificado de registro de marca apresentado às fls.56/59refere-se à concessão demarca mista, ou seja, se refere ao uso da denominação em conjunto com a apresentação visual apresentada no registro. Ademais, trata-se de marca evocativa cujadistintividadeé reduzida em virtude da utilização, em sua formação, da combinação dasletras L E M que afastam a possibilidade de uso exclusivo e a este respeito, válido trazer à baila o comentário do InstitutoDannemannSiemsende Estudos Jurídicos e Técnicos acerca do art. 124, VI da Lei nº 9.279/96, a seguir transcrito:A mens legis é proibir que um concorrente exclua o uso de sinal franqueado a todos, o que constituiria abuso. Os sinais necessários, genéricos, comuns, vulgares ou simplesmente descritivos são rescommunisomniume, portanto, não há o que falar de seu registro.(in Comentários à Lei de Propriedade Industrial, Ed. Renovar, 3ª ed. 2013, p. 238) Acresça-se que o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem mitigado a exclusividade resultante do registro das marcas evocativas, senão vejamos: COMERCIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA EVOCATIVA. REGISTRO NO INPI. EXCLUSIVIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Marcas fracas ou evocativas, que constituem expressão de uso comum, de pouca originalidade, atraem a mitigação da regra de exclusividade decorrente do registro, admitindo-se a sua utilização por terceiros de boa-fé. 2. O monopólio de um nome ou sinal genérico em benefício de um comerciante implicaria uma exclusividade inadmissível, a favorecer a detenção e o exercício do comércio de forma única, com prejuízo não apenas à concorrência empresarial - impedindo os demais industriais do ramo de divulgarem a fabricação de produtos semelhantes através de expressões de conhecimento comum, obrigando-os à busca de nomes alternativos estranhos ao domínio público - mas sobretudo ao mercado em geral, que teria dificuldades para identificar produtos similares aos do detentor da marca. 3. A linha que divide as marcas genéricas - não sujeitas a registro - das evocativas é extremamente tênue, por vezes imperceptível, fruto da própria evolução ou desenvolvimento do produto ou serviço no mercado. Há expressões que, não obstante estejam diretamente associadas a um produto ou serviço, de início não estabelecem com este uma relação de identidade tão próxima ao ponto de serem empregadas pelo mercado consumidor como sinônimas. Com o transcorrer do tempo, porém, à medida em que se difunde no mercado, o produto ou serviço pode vir a estabelecer forte relação com a expressão, que passa a ser de uso comum, ocasionando sensível redução do seu caráter distintivo. Nesses casos, expressões que, a rigor, não deveriam ser admitidas como marca por força do óbice contido no art. 124, VI, da LPI, acabam sendo registradas pelo INPI, ficando sujeitas a terem sua exclusividade mitigada. 4. Recurso especial a que se nega provimento (REsp1315621/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe13/06/2013) De efeito, ao exame dos documentos apresentados com a inicial demonstram apenas o uso de expressões semelhantes, sem cópia exata nominativa, inexistindo demonstração de uso do conjunto visual registrado junto ao INPI, para justificar a violação da marca mista registrada, de modo que não é possível a apropriação de uma expressão de natureza comum e que se relacione estritamente com o produto. Nessesentido, João da Gama Cerqueira observa que a lei considerainapropriáveisaqueles elementos, em si, a fim de evitar que, por meio do registro, um comerciante ou industrial possa monopolizar o emprego de elementos de uso comum ou necessário, com prejuízo dos seus concorrentes que ficariam impedidos de emprega-los. (in Tratado da Propriedade Industrial, v. II, t. II, 3ª ed.,LumenJuris, 2012, p. 5) Some-se, ademais,quea antecedência do registro da marca pela autora e a identidade dos serviços prestados, não se revelam suficientes a obstar o uso, pelas rés, da expressãoLM sob alegação de confusão provocada aos consumidores e isto porque da análise dos documentos que acompanharam a inicial infere-se que não está comprovada qualquer identidade visual entre as marcas mistas das empresas,não se podendo admitir, pois, a existência de qualquer risco de confusão entre as sociedades, ponderando-se, ainda, que a autora é sediada em Salvador/BA, atuante nos serviços de transporte de passageiros, viagem e turismo e serviços de locação e administração de bens móveis em geral,ao passo quee a requerida é sediada em Itapevi/SPe atuante no segmento de locação de veículos para particulares laborarem como motoristas de aplicativos; circunstância esta que, nesta fase processual, milita em desfavor da tese postulatória. Confira-se, nesta toada, os seguintes julgados: PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. POUCO EVOCATIVA. “DECOR”. UTILIZAÇÃO EM REVISTAS VOLTADAS AO MERCADO DE ARQUITETURA E DECORAÇÃO. Pretensão da autora ao uso exclusivo do signo, bem como condenação da ré ao pagamento de reparação por danos morais e materiais decorrentes da concorrência desleal. Não há dúvida de que a marca “decor” remete ao significado de decoração e, por isso, nota-se o uso dessa expressão em diversas publicações voltadas a este segmento empresarial, exatamente como comprovou a ré na contestação. Há, portanto, confirmação da poucadistintividadedo signo. Nestas condições, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação do uso exclusivo da marca conferido à autora pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. Sentença mantida. Recurso não provido (Apelação nº 101XXXX-78.2014.8.26.0100, Rel. Des. Carlos AlbertoGarbi, j. 27/03/2017) PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. Ação de obrigação de não fazerc.c. indenização. Tutela de urgênciaindeferida.Autoratitular das marcas “COBRASE” e “BRASEG”, utilizadas para a designação de feiras e congressos de segurança. Pretensão de que a ré se abstenha do uso como marca da expressão “COBSEG”, também relacionada a congresso de segurança. Inexistência de semelhança visual, nominal e fonética. Marcas evocativas, compostas da justaposição ou combinação de prefixos e sufixos, aparentemente desprovidas dedistintividadesuficiente para justificar exclusividade do uso. Ausência de fumus boni iuris, requisito necessário para a concessão de tutela de urgência (art. 300 caput do CPC/2015 e art. 209,§ 1º da LPI). Decisão mantida. AGRAVO DESPROVIDO (Agravo de Instrumento nº 221XXXX-92.2016.8.26.0000, de minha relatoria, j. 10/02/2017) TUTELA ANTECIPADA. Ação de abstenção. Concessão em primeiro grau de tutela pretendida para que as recorrentes se abstenham de utilizar a expressão “palhetas rodo” na exploração de produto automotivo. Impertinência. Marca fraca e evocativa das particularidades do produto em análise. Vocábulo de uso comum, bastante utilizado no segmento explorado pelas litigantes. (Art. 124, VI e XVIII, da Lei n. 9279/96). Antecipação de tutela revogada. Recurso provido. Dispositivo: Deram provimento ao agravo de instrumento, com declaração de voto convergente do 2º Juiz. (Agravo de Instrumento nº 203XXXX-84.2016.8.26.0000, Rel. Des. Ricardo Negrão, j. 15/08/2016) Some-se, ademais, que a concessão de tutela nos moldes pretendidos somente se justificaria ante a elevada probabilidade do direito afirmado e a iminência efetiva de mal grave, hipóteses ausentes no caso concreto, e isto porque inviabilizaria as atividades empresárias das requeridas, o que não se coaduna ao posicionamento das Câmaras de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que em diversas situações envolvendo direitomarcárioe alegação de concorrência desleal, privilegiam a regular instrução do feito, em virtude do risco de dano reverso na determinação provisória de abstenção de uso da marca e consequente paralisação das atividades empresariais. Nesse sentido, confira-se: Agravo de instrumento. Ação cominatória. Decisão que deferiu tutela provisória para determinar a abstenção de comercialização, pela ré, do produto farmacêutico identificado como “CamomilaNenêC”. Semelhanças entre as denominações que decorrem da utilização de elemento comum na fórmula, insuficientes, à primeira vista, para comprovação de potencialidade de confusão ao consumidor.Colidênciaentre as marcas e comportamento parasitário da ré que são ainda duvidosos. Possibilidade de se aguardar a produção de provas, não evidenciado perigo de dano irreparável. Proibição, por ora, injustificada. Decisãorevista.Recursoprovido.(AI n. 201XXXX-72.2017.8.26.0000, Rel. Des. Claudio Godoy, 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 3.5.2017) Tutela antecipada concedida inaudita altera parte e que obstaculiza a comercialização de droga contra depressão. Inadmissibilidade diante da tendência jurisprudencial criada para considerar pacífica ou natural a convivência de medicamentos de marcas parecidas e derivadas de componentes farmacológicos (CYMBALTA x CYMBI). Precedente sugestivo do STJ no caso envolvendoSorinexSorinanResp. 1.105.422 MG).