10º Andar deve deixar de usar a marca por parasitismo marcário

A Quintoandar Serviços Imobiliários LTDA ajuizou uma ação contra a 10º Andar Imóveis LTDA com o objetivo de obrigá-la a deixar de utilizar expressões como "10º Andar", bem como a sua condenação a indenização por danos materiais e morais.

A 1ª Vara Empresarial e Conflitos de Arbitragem do Foro Central da Comarca de São Paulo julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar que a 10º Andar se abstenha de: (i) utilizar os “termos 'DÉCIMO ANDAR', '10 ANDAR', '10º ANDAR', ou quaisquer outros que se confundam com os sinais característicos do Autor, em sua denominação social ou nome empresarial, como nome fantasia ou título de estabelecimento, como marca e nome de domínio, em seu material institucional e de propaganda, inclusive para fins de promoção e impulsionamento via link patrocinado, como palavras-chaves, ou a qualquer outro título, inclusive no seu site da internet, determinando-se a adoção de todas as providências necessárias para a imediata e definitiva abstenção de uso de tais signos junto às autoridades competentes; (ii) condenar os requeridos a cancelarem o registro de domínio www.10andar.com.br, no Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR NIC.br/Registro.br; (iii) condenar os requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, nos termos do art. 210 da LPI, e de danos morais, fixados em R$ 20.000,00, sendo os valores acrescidos de correção monetária pelos índices da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contados da data desta decisão, além de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação”.

Diante disso, a 1oº Andar interpôs Apelação, fundamentando que a sentença conflitaria com a decisão do INPI e invadiria a competência exclusiva da autarquia federal. Além disso, alega distinção fonética e gramatical das marcas, ressaltando que enquanto sua marca é mista, a da autora é nominal.

A 2ª Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso, apenas para reduzir a indenização por danos morais para R$ 15.000,00.

O relator, desembargador Ricardo Negrão, citou o Agravo de Instrumento n. 2024917-49.20238.26.0000, ao qual se negou provimento, mantendo-se a tutela antecipada, com os seguintes fundamentos:

"Embora relevantes tanto os registros que confirmam a precedência da utilização dos signos discutidos pela Autora (QuintoAndar), quanto a inexistência até esse momento de validação pela autarquia federal dos pedidos formulados pelos Réus para a marca “Décimo Andar”, o principal debate trazido pela empresa Quinto Andar à apreciação da Justiça Estadual reside no expressivo grau de indução ideológica entre os signos marcários, tal qual mencionado pelo Relator no despacho inicial (fl. 25).

Embora, em primeira análise, os termos discutidos inegavelmente se relacionem ao segmento comum explorado pelas litigantes o ramo imobiliário é também indiscutível a projeção alcançada nos últimos anos pela empresa Quinto Andar no cenário nacional, tornando a marca amplamente conhecida com o avanço da tecnologia, esforços e investimentos da Autora na divulgação e consolidação de seu ativo imaterial.

Nesse contexto, ainda que não haja exata similitude entre as expressões utilizadas e nem mesmo entre os meios e territórios explorados pelas litigantes para a consolidação das vendas e locações de seus imóveis, há relevante plausibilidade na assunção de que, ao optarem por designativo que promove inevitável associação no mercado consumidor, os Réus-Agravantes têm o caminho de divulgação e consolidação de sua marca facilitado por parcela de esforços e investimentos que, de fato, foram dispendidos pela Agravada Quinto Andar.

O cenário de deslealdade concorrencial por parasitismo é inconteste, portanto, incidindo a hipótese na disciplina que coíbe os crimes de concorrência desleal prevista no artigo 195 da Lei n. 9.279/96, notadamente em seus incisos III e IV:

Art. 195. Comete crime de concorrência desleal quem:

[..]

III - emprega meio fraudulento, para desviar, em proveito próprio ou alheio, clientela de outrem; IV - usa expressão ou sinal de propaganda alheios, ou os imita, de modo a criar confusão entre os produtos ou estabelecimentos; [...]

Conforme vem compreendendo esta Corte em casos semelhantes, não se pode perder de vista o foco na caracterização e inibição do aproveitamento parasitário e confusão gerada em relação ao público-alvo do produto, em juízo que antecede qualquer discussão acerca de registros marcários e exclusividade de exploração."

Apelação n. 1138776-85.2022.8.26.0100

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