Página 1052 da Judicial - 1ª Instância - Capital do Diário de Justiça do Estado de São Paulo (DJSP) de 12 de Dezembro de 2018

a ré apresentou a contestação de fls. 147/171, em que, preliminarmente, aduziu sua ilegitimidade passiva no mérito, rebateu as alegações de prática de concorrência desleal e desvio de clientela, pois não pode a autora inibir a prestação do serviço prestado, nos termos do art. 132, I e IV da LPI. No mais, afirmou que não há qualquer ilícito a ensejar condenação por danos materiais ou morais. Juntou os documentos de fls. 172/190. Réplica a fls. 243/251. Manifestações a fls. 253/254 e 259/273. Eis a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva. Como bem informado pela parte autora, as duas empresas funcionam no mesmo endereço e confundem-se. Apesar de, especificamente, a emissão de a nota fiscal ter ocorrido em nome de uma, a utilização da marca ocorre pela outra. No mais, o pedido é procedente. A probabilidade do direito encontra amparo nos artigos 123, I, e 129 da Lei nº 9.279/96, segundo os quais, respectivamente, “Para os efeitos desta Lei, considera-se: I marca de produto ou serviço: aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa”; e “A propriedade da marca adquire-se pelo registro validamente expedido, conforme as disposições desta Lei, sendo assegurado ao titular seu uso exclusivo em todo o território nacional, observado quanto às marcas coletivas e de certificação o disposto nos arts. 147 e 148”. Pela conjugação dos dispositivos, marca é sinal distintivo de produto ou serviço destinado a diferenciá-lo de outro idêntico ou semelhante, e assegura ao seu titular o uso exclusivo em todo o país. Como já exposto na decisão que deferiu a tutela, as atas notariais de fls. 59/60 e de fls. 97/99 demonstram que a requerida tem se utilizado das marcas One Health” e “One Black em postagens para abordagem dos clientes da autora e em associação ao seu próprio website. Assim, há que se proteger a marca que possui registro no órgão competente. E a parte autora demonstrou ser titular do registro das marcas “One Health” e “One Black”, pelos documentos de fls. 88/96. Sob o aspecto dos danos, reputo que a utilização da marca pela parte ré possa causar confusão no consumidor e desvio de clientela, mormente diante do relatado a fls. 08. Neste ponto, vale destacar a seguinte lição doutrinária: “A marca é protegida contra reprodução (total, parcial ou com acréscimo) ou imitação que leve a confusão ou associação indevida. A confusão ocorre quando a semelhança entre as marcas faz o consumidor confundir um produto ou serviço com outro que já desejava adquirir. Já a associação se dá quando, embora ciente da diversidade do produto ou serviço, o consumidor o reputa como proveniente do mesmo fabricante ou prestador que já conhece (erro quanto à origem), como se integrasse a mesma família de marcas” (Lélio Denícoli Schmidt, in Tratado de Direito Comercial, coordenado pelo Professor Fábio Ulhoa Coelho, v. 6, p. 261, São Paulo, Saraiva, 2015). É evidente que a utilização da marca da autora pela ré pode causar confusão ou mesmo associação indevida no consumidor, que poderá acreditar se tratar de empresa conveniada com a autora. Quanto ao “justo uso” da marca, ou seja, aquelas hipóteses elencadas no art. 132 da LPI, em que o uso não infringe direitos do titular. Especificamente, no caso, a parte aduziu a permissividade em duas hipóteses: Art. 132. O titular da marca não poderá: I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; (...) IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. Entretanto, ambas não são aplicáveis ao caso. A primeira porque requer a qualidade de comerciante ou distribuidor de produtos (no caso, serviços), mas sem a indevida associação. Ou seja, ele permite que o comerciante divulgue determinado produto que seja vendido em seu estabelecimento, expondo-o em conjunto com sua marca, mesmo que não tenha propriedade ou autorização de uso da marca divulgada. Mas essa permissão encontra limite exatamente na tentativa de associação indevida entre a marca de uma e outra, como no caso. É evidente que a parte ré divulga a marca das rés com intenção associativa e, assim, atrai clientes que poderiam se utilizar do reembolso dos programas da autora. O inciso IV, por sua vez, não é aplicável, pois não há citação da marca em discurso, obra científica ou literária, ou outra publicação sem intuito comercial, carecendo de maiores explanações. Assim, a medida antecipatória no sentido da determinação à parte ré para que promova a retirada imediata das postagens indicadas (links de fls. 17 e 87) de sua página do Facebook, bem como se abstenha de utilizar o nome ou as marcas da autora em suas práticas comerciais e publicitárias, fica confirmada. Quanto ao pedido indenizatório, tendo em vista a interpretação da inicial em seu conjunto e o princípio da boa fé, nos termos do art. 322, § 2º, do CPC, apesar da ausência de especificação, verifica-se que se trata de danos morais. Registro que, consoante pacífico entendimento da jurisprudência pátria, quando decorrentes da prática de concorrência desleal, com a contrafação de produtos protegidos, sem a ciência de seu titular, dispensa-se prova do prejuízo, pois são damnum in re ipsa. Ao denominado damnum in re ipsa, basta apenas o resultado lesivo e sua conexão com o fato causador para que se origine o direito à reparação integral pelo simples fato da violação; trata-se de presunção absoluta sobre a ocorrência dos prejuízos à imagem, à honra objetiva e ao patrimônio intangível das sociedades titulares de bens desviados, senão veja-se: Ação cominatória, com pedidos de índole condenatória, visando a que a ré, importadora, abstenha-se de comercializar mochilas que apresentam “design” similar ao utilizado pelas autoras. Sentença de improcedência. Apelação das autoras. Análise das fotos dos produtos apreendidos pela Receita Federal que demonstra que há aproveitamento desleal do “design” das mochilas das recorrentes. Semelhança tamanha que um dos modelos apreendidos contém espaço em baixo relevo com o formato da marca das apelantes, a indicar que a contrafação seria finalizada em território nacional. Laudo pericial atestando a similaridade dos produtos apreendidos. Concorrência desleal configurada, determinando-se que a ré abstenha-se de praticar atos de importação, armazenamento, venda ou exposição dos produtos, sob pena de multa diária. Danos morais que, diante da conduta da recorrida, encontram-se “in re ipsa”. Reforma da sentença recorrida. Apelação provida. (Apelação nº 112XXXX-13.2014.8.26.0100; Relator (a): Cesar Ciampolini, Órgão Julgador: 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial; Data do julgamento: 07/02/2018; Data de publicação: 14/02/2018) grifou-se Definidas, pois, a conduta e o resultado, resta a fixação da extensão dos danos morais, que se dá por meio de arbitramento judicial. A avaliação é feita de acordo com a perspicácia comum ministrada em situações análogas conforme os parâmetros razoáveis e equitativos traçados na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, pelo Código de Processo Civil e Código Civil, na diretriz estabelecida pelas normas do art. 5º incisos V e X da Constituição Federal. Outrossim, busca-se um valor de caráter retributivo-compensatório da tribulação suportada. Porém, a fixação do valor deve ser pautada pela moderação afastando a indenização como forma de espoliação por enriquecimento injustificado. Por tais razões, a meu ver, é adequado, justo e condigno o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), para compensar a parte autora pelo dano moral experimentado. Tratando-se de dano moral, em que a fixação se dá por arbitramento judicial e somente no momento da sentença, a correção monetária corre a partir da data de sua prolação, pois, logicamente, somente passou a constituir dívida de valor no momento da decisão que o definiu (Súmula nº 362 do STJ). Incidem os juros de mora de 1% desde o evento danoso, em se tratando de ilícito extracontratual (Súmula nº 54 do STJ). Quanto à expedição de ofício ao Facebook, tão logo haja descumprimento da liminar, poderá a autora provocar o juízo para expedição da ordem. Consigno terem sido enfrentados todos os argumentos trazidos pelas partes capazes de influenciar na convicção do julgador, consoante art. 489, § 1º, IV, do NCPC. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial desta ação proposta por AMIL INTERNACIONAL MÉDICA S.A. contra SOS DO PESO EIRELI, para condenar a ré, confirmando a tutela de urgência, a 1) a abster-se definitivamente de utilizar o nome empresarial da autora ou de suas marcas “One Health” e “One Black” para qualquer prática comercial ou publicitária, bem como promova a imediata retirada das postagens em que constem as referidas marcas, na plataforma Facebook, conforme links indicados a fls. 17 e 87, sob pena de aplicação de sanções processuais, após comprovação do descumprimento da ordem; (2)