Qual direito deve prevalecer, o da marca registrada ou o de utilizar o sobrenome da família em sociedade de advogados?

Marca registrada não prevalece diante do direito de uso de sobrenome em negócio (Fonte: www.stj.jus.br )

O direito de uma sociedade sobre marca registrada junto aos órgãos oficiais não pode impedir que membros de outra empresa utilizem seus sobrenomes no registro da razão social do negócio, principalmente se a atividade profissional exigir a identificação com o uso do nome familiar de, pelo menos, um dos sócios. A conclusão é da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e foi proferida por maioria de votos. A ministra Nancy Andrighi relatou o caso.

Os ministros acolheram apenas parte do recurso em que a Koch Advogados Associados S.C. e Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. reiteraram seu pedido para que a Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. modificasse seu nome, similar à marca registrada pelas duas primeiras empresas.

Apesar de reconhecer o direito da empresa de consultoria de continuar utilizando o sobrenome familiar de seus membros, a Terceira Turma determinou que ela acrescente à sua razão social elementos que promovam a distinção do seu nome com relação ao dos outros dois escritórios. Os ministros mantiveram a parte das decisões anteriores que negou o pedido das autoras da ação de ressarcimento de possíveis prejuízos por confusões causadas diante da semelhança dos nomes.

Marca x nome familiar

A Koch Advogados Associados S.C. e a Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. entraram com ação contra a Koch & Koch Advogados e Consultores S.C. exigindo que a empresa processada alterasse sua denominação social para retirar o nome "Koch" e ressarcisse as autoras pelos prejuízos causados pelo uso do nome semelhante ao das duas primeiras sociedades.

As autoras do processo alegaram ser possuidoras da expressão "Koch", com registro no Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), o que atestaria o direito ao uso exclusivo da marca. Além disso, segundo as duas empresas, além de utilizar indevidamente a marca, a Koch & Koch, que também desenvolve atividades de advocacia, estaria promovendo concorrência desleal e prejudicando as duas sociedades.

A Koch & Koch contestou o processo e apresentou provas de que sua denominação social seria proveniente do uso do sobrenome de profissionais que compõem o escritório. A ação foi negada em primeira instância e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manteve a sentença. De acordo com o TJRS, não ficou comprovado nos autos que houve concorrência desleal ou confusão causada pelo uso dos nomes similares.

O TJ também destacou que, "tratando-se de atividade desenvolvida pelas partes vincula-se às pessoas naturais que a integram. As atividades desenvolvidas não são procuradas pelos consumidores em decorrência do nome de empresa, mas pelas qualidades das pessoas que a integram" e, segundo o Tribunal, isso foi demonstrado pela Koch & Koch, pois há vinculação do nome da empresa às pessoas físicas que a compõem.

Origem nominal

Ao analisar a questão, a ministra Nancy Andrighi, relatora do caso, reconheceu o difícil impasse, pois ambas as empresas utilizam, na marca e no nome social, a mesma origem - o nome patronímico (familiar) "Koch".

"Há de se concluir que a titularidade da marca 'Koch', para identificar os serviços pelas autoras (duas primeiras empresas), não pode impedir que Rogério Augusto Koch, Jimmy Bariani Koch e Dennis Bariani Koch emprestem seu patronímico à sociedade requerida, Koch & Koch, pois é este sobrenome que bem identificará os autores de outros Rogérios, Jimmys e Dennis que, porventura, exerçam a advocacia", salientou a relatora.

No entanto - destacou a ministra - é evidente a semelhança entre as denominações das duas empresas. "Da mera semelhança, extrai-se logicamente e sem quaisquer elementos probatórios adicionais, a possibilidade de confusão. Quem já conhece pessoalmente os prestadores de serviços, talvez possa bem diferenciar a advocacia 'Koch' da 'Koch & Koch'. Por outro lado, quem apenas ouviu dizer dos serviços de um e outro, sem um conhecimento prévio, não saberá distinguir as partes litigantes. Assim, a potencialidade de confusão está justamente nos clientes ainda não conquistados".

Por esse motivo, segundo a relatora, deve ser modifica a conclusão da sentença confirmada pelo TJRS de que há necessidade de prova de confusão causada pelas marcas. A ministra determinou que a Koch & Koch "altere sua razão social, fazendo nela incluir outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras da ação".

A Koch & Koch, portanto, poderá continuar com o sobrenome de seus sócios em sua denominação, apenas deverá modificar a razão social com elementos que dificultem a possibilidade de confusão, por clientes, com as empresas autoras do processo. "O direito da marca das autoras não pode impedir que a requerida (Koch & Koch) se utilize da expressão"Koch"em sua razão social, pois este o patronímico de seus sócios e fator essencial para o livre e responsável exercício de sua atividade profissional", concluiu a relatora.

Ainda segunda a relatora, "de qualquer forma, a marca resguarda as autoras contra a possibilidade de que seus serviços venham a ser confundidos com outros. No mesmo sentido, o Estatuto da Advocacia pretende que a razão social do escritório possa bem identificá-lo no mercado". Assim, a inclusão de elementos que distingam a denominação da Koch & Koch das razões sociais das duas autoras do processo é a melhor solução para o caso, pois não prejudicará a atuação das três empresas no mercado.

NOTAS DA REDAÇÃO

De acordo com o relatório do voto da Min. Nancy Andrighi, "Koch Advogados Associados S.C e Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. ajuizaram ação cominatória em face de Koch & Koch Advogados e Consultores S.C, sustentando que a primeira autora é sociedade civil de advogados com atuação em Porto Alegre, tendo sido fundada por seus sócios Laury Durval Koch e Laury Ernesto Koch" , pai e filho, respectivamente.

"Para bem identificar suas atividades, as requerentes fizeram registrar a expressão 'Koch' como marca registrada perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Por sua vez, a requerida também seria sociedade de advogados, tendo sido recentemente fundada por Dennis Bariani Koch, Rogério Augusto Koch e Jimmy Bariani Koch, e que se utiliza indevidamente de denominação semelhante a das autoras. Afirmaram que a requerida lhes faz concorrência desleal. Requereram que a requerida seja condenada a alterar sua denominação social e que lhe sejam ressarcidos os danos causados."

"Cabe constar que Rogério Augusto Koch, dono da Koch & Koch Advogados e Consultores S/C, é filho de Laury Durval Koch, dono da Koch Advogados Associados S.C e da Koch Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda.

"Na primeira instância a ação foi julgada improcedente e o Tribunal de Justiça indeferiu a apelação interposta pelos autores.

Os autores sustentam violação do artigo 5º , XXIX , da Constituição da República, bem como dos artigos 124 , V e XIX , 129 , 189 , da Lei n.º 9.279 /96, in verbis :

Art. 5º XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

Art. 124. Não são registráveis como marca:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, ou multa.

Quanto à violação de dispositivo constitucional, os ministros do Superior Tribunal de Justiça afastaram a análise em virtude do disposto no artigo 105, III, CR/88 :

Art. 105. Compete ao Superior Tribunal de Justiça: III - julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos tribunais dos Estados, do Distrito Federal e Territórios, quando a decisão recorrida:

c) der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.

Segundo a ministra, "Está-se, portanto, diante de um conflito entre a marca, de titularidade de um dos autores, e o nome da sociedade requerida, tendo por pano de fundo o fato de que tanto a marca quanto o nome da sociedade têm a mesma origem, qual seja, o patronímico 'Koch'".

Ademais, trata-se de lide entre sociedades que exercem a advocacia e consultoria jurídica.

A Lei n.º 8.906 , de 4 de julho de 1994, que dispõe sobre o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), ao regular a sociedade de advogados no artigo 16 , § 1º determina que a razão social deve ter o nome de pelo menos um sócio, litteris :

Art. 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar, as sociedades de advogados que apresentem forma ou características mercantis, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam sócio não inscrito como advogado ou totalmente proibido de advogar. § 1º A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de, pelo menos, um advogado responsável pela sociedade , podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. § 2º O licenciamento do sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando sua constituição . § 3º É proibido o registro, nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais, de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. (negrito nosso)

Reportando-nos, novamente, ao voto da ministra, "Não se está, portanto, diante de um comum conflito entre marca e denominação social semelhantes, em que prevalece o direito mais antigo.

Paulo Lôbo, por sua vez, lembra-nos que 'não há liberdade na composição do nome da sociedade de advogados. O nome deve expressar com clareza sua finalidade, não sendo admitidos nome de fantasia, símbolos ou acréscimos comuns nas atividades mercantis'. E sobre a finalidade do aludido dispositivo legal, assevera que 'mesmo nos Estados Unidos, que admitem o modelo empresarial de sociedade de advogados, há forte recomendação do Código de Responsabilidade Profissional da American Bar Association (EC 2 -11) no sentido da utilização dos nomes dos advogados associados, porque o uso de nome comercial 'pode desorientar os leigos acerca da identidade, responsabilidade e status dos advogados que a integram'' (Comentários ao Estatuto da Advocacia e da OAB . São Paulo: Saraiva: 2007, p. 122-123)" .

Desta feita, como sopesar o direito dos autores à propriedade da marca e o direito dos réus, ou sua obrigação, em fazer constar o nome do sócio na razão social da sociedade de advogados?

Como as partes utilizam-se dos nomes "Koch" e "Koch & Koch", respectivamente autores e réus, a prestação do serviço de advocacia pode confundir os clientes "ainda não conquistados". Para a ministra, esse potencial engano é suficiente para configurar a violação ao direito de marca.

Ante o exposto, os ministros entenderam que o direito de marca das autoras não pode impedir os réus de utilizarem a expressão "Koch" na razão social, vez que sobrenome da família, mas, para evitar a confusão, obrigaram a inclusão de outros elementos distintivos que possam bem diferenciá-la das autoras.