Regras sobre o registro de marcas

DECISAO (Fonte: www.stj.jus.br)

STJ concede à Nestle o direito de manter a marca Moça Fiesta

A mera semelhança entre o nome de dois produtos não correlatos não impede o registro da marca. Esse foi o entendimento da Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar recurso impetrado pela Nestlé S/A contra a decisão do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) que anulou o registro da marca de leite condensado Moça Fiesta. A decisão, favorável à Nestlé foi unânime, seguindo o voto do relator, ministro Fernando Gonçalves.

A decisão do INPI considerou que a Moça Fiesta seria uma reprodução parcial da marca de cidra Fiesta, de propriedade da Agrícola Fraiburgo S/A. Para o instituto, o uso da marca pela Nestlé estaria causando um nítido dano à marca exclusiva de outra empresa. Apesar de reconhecer que os produtos são de classes diferentes, opinou que eles teriam afinidade mercadológica, por serem do gênero alimentício, portanto poderia haver confusão para os consumidores. Segundo o artigo 129 da Lei n. 9.279, de 1996, que regula o registro de marcas, a marca da empresa Fraiburgo seria anterior à da Nestlé, portanto teria precedência sobre esta. A decisão teria ainda como fundamento o inciso XIX do artigo 124 da mesma lei, que veda o registro de marcas repetidas, e o artigo 65 da Lei n. 5.772, de 1971, que veda o registro da reprodução total ou parcial de marca já existente no mesmo ramo ou em ramo afim.

No recurso ao STJ, a defesa da Nestlé afirmou que houve aplicação incorreta do artigo 124 da Lei n. 9.279, afirmando que a marca Moça Fiesta não seria uma mera reprodução, por acrescentar a palavra Moça à marca. Também teria sido desrespeitado o artigo 129 da mesma lei, segundo o qual o direito de exclusividade da marca é restrito à classe do produto para qual foi concedido, não se estendendo para outros produtos. Destacou ainda que a sua marca já tem mais de 60 anos de registro no país, sendo notória no mercado. Já a defesa do INPI argumentou que, no uso de uma marca, é impertinente esta ser ou não notória e que seria clara a afinidade mercadológica entre os dois produtos. Por fim, afirmou que revolver a questão exigiria o reexame de provas e fatos pelo STJ, o que é vedado pela Súmula 7 do próprio Tribunal.

No seu voto, o ministro Fernando Gonçalves reconheceu que o registro de marca exclusiva visa evitar a confusão dos consumidores entre produtos semelhantes, portanto não abrange produtos sem correlação. O ministro destacou que a diferença começaria pela própria localização nos mercados, um ficando na seção de bebidas e outro na de doces. A apresentação dos dois produtos também seria totalmente diferente, um vindo numa garrafa de casco escuro e o outro numa lata de folha de flandres. Por fim, os rótulos também seriam diferentes tanto no padrão de cores como nas imagens utilizadas. O magistrado apontou ainda que há inúmeros precedentes no STJ sobre o tema. Com essas considerações, atendeu o pedido e restabeleceu o registro do Moça Fiesta.

NOTAS DA REDAÇAO

A decisão em comento diz respeito a proteção à propriedade industrial, a qual está disposta na Carta Constitucional nos seguintes termos:

Art. 5º da CR/88 (grifos nossos)

(...) XXIX - a lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do País;

A mencionada lei na redação do inciso acima diz respeito a Lei927999/96, que regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial. A proteção específica da propriedade industrial efetua-se mediante a concessão de patente à invenção e ao modelo de utilidade; registro de desenho industrial e marca e repressão às falsas indicações geográficas e à concorrência desleal.

O registro é o instituto pelo qual o sinal de um produto ou serviço, ou a forma inovadora de um objeto será preservado, ou seja, é a registrabilidade da marca e do desenho industrial .

No que tange ao registro da marca, discutido no caso em tela, trata-se da tutela de um sinal distintivo visualmente perceptível de produtos e serviços, ou seja, é pela marca que será possível diferenciá-los dos demais produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, de origem diversa. Segundo ensinamentos de Elisabete Teixeira Vido dos Santos[ 1 ] são requisitos para concessão de uma marca:

novidade relativa, que significa que a marca deve ser nova em determinado ramo ou classe (princípio da especificidade). O objetivo principal é impedir a confusão entre os consumidores de um determinado produto ou serviço;

não colidência com marca notoriamente conhecida;

não impedimento.

A novidade relativa poderá ser excepcionada no caso da marca ser de alto renome, ou seja, a marca que goza de proteção especial, em todos os ramos de atividade (art. 125 da Lei 9.279/96).

Com relação ao requisito da não colidência com marca notoriamente conhecida, vale ressaltar que nos termos do art. 126 da Lei 9.279/96 e do art. 6º bis (I), da Convencao da União de Paris, é aquela conhecida em seu ramo de atividade e que goza de proteção especial, independentemente de estar previamente depositada ou registrada no Brasil.

E ainda, o requisito do não impedimento está expressamente disposto nos incisos do art. 132 da Lei 9.279/96, a seguir:

Art. 132. O titular da marca não poderá:

I - impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização;

II - impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência;

III - impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, ressalvado o disposto nos 3º e 4º do art. 68; e

IV - impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo.

A Lei de Propriedade Industrial dispõe também no art. 123 que a marca poderá ser registrada sob três espécies diferenciadas, quais sejam:

marca de produto ou serviço : aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, de origem diversa;

marca de certificação : aquela usada para atestar a conformidade de um produto ou serviço com determinadas normas ou especificações técnicas, notadamente quanto à qualidade, natureza, material utilizado e metodologia empregada; e

marca coletiva : aquela usada para identificar produtos ou serviços provindos de membros de uma determinada entidade.

A marca poderá ser requerida por as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou de direito privado (art. 128), e seu titular poderá ceder seu registro ou pedido de registro; licenciar seu uso e zelar pela sua integridade material ou reputação (art. 130), pelo prazo de 10 anos contados da data da concessão do registro, prorrogável por períodos iguais e sucessivos (art. 133).

Por fim, na palavras de Elisabete Teixeira Vido dos Santos[ 2 ] a nulidade da marca pode ser pedida no INPI no prazo de 180 dias contados da data da expedição do certificado de registro da marca (art. 169 da LPI). Judicialmente, a ação de nulidade deve ser proposta na Justiça Federal, e o INPI deve necessariamente participar do processo. O interessado tem 5 anos para interpor a ação de nulidade, e o réu tem 60 dias para contestar a ação (arts. 174 e 175 da LPI).

Notas de Rodapé

1. SANTOS, Elisabete Teixeira Vido dos. Direito Comercial. 8ª. Ed. - São Paulo: Premier Máxima, 2009. pág. 36.

2. Idem. pág. 38.