Tribunal Regional Federal da 2ª Região TRF-2 - Apelação: AC XXXXX-23.2010.4.02.5101 RJ XXXXX-23.2010.4.02.5101

I - As patentes pipeline permitiram aos proprietários de patentes e pedidos de patentes estrangeiros, referentes a invenções cujo registro era proibido pela legislação brasileira anterior à Lei nº 9.279/96 (produtos químicos, produtos e processos químico-farmacêuticos e alimentícios), o direito de ainda obter proteção no Brasil, mesmo com a divulgação prévia das matérias, não sendo mais observado o requisito da novidade. Uma vez concedida em outro país, a patente pipeline não poderá ser anulada no Brasil em função da ausência de um dos requisitos previstos no artigo 8º da Lei da Propriedade Industrial- LPI para a concessão das patentes comuns, quais sejam: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial, vez que ela obedece ao regramento específico dos artigos 230 e 231 da LPI ( Recurso Especial XXXXX/RJ).

II - Tendo em vista que as patentes pipeline não precisam ser avaliadas quanto aos requisitos do artigo 8º da LPI, assiste razão à MERCK quando alega que a eventual ausência de atividade inventiva não poderia acarretar a nulidade da PI XXXXX-6.

III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não ampara o argumento de que a extinção da patente originária americana, por falta de pagamento de anuidades (abandono), ensejaria a extinção da patente brasileira ( Agravo Regimental no Recurso Especial XXXXX/RJ). Assim sendo, a patente em debate vigorou até 17/04/2011, data em que expirou por decurso do prazo disposto no artigo 230, § 4º, da LPI, não podendo ser acolhida a pretensão da UNIÃO QUÍMICA de extinção desde 19/06/2009, quando foi extinta a patente americana originária US 6,248,735, por abandono, isto é, falta de pagamento das anuidades.

IV - Tendo em vista que o próprio INPI afirmou e a perícia confirmou que a "Ementa Nardin" não é considerada estado da técnica para a PI XXXXX-6, de acordo com o artigo 12, III, da LPI, há que se considerar procedente o pedido da reconvenção da MERCK & CO., INC., excluindo a condenação da reconvinte em despesas processuais e honorários advocatícios. 1 V - O Superior Tribunal de Justiça entende que inexistindo resistência direta à pretensão e não sendo imputável ao Instituto a causa da propositura da demanda, sua atuação processual lateral afasta a legitimação passiva e, por consequência, sua condenação sucumbencial ( Recurso Especial XXXXX/PR). No caso, não foi ação ou omissão do INPI a causadora exclusiva de necessidade do ajuizamento de ação, sendo, portanto, indevidos honorários advocatícios pela Autarquia Marcária. VI - Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, devendo ser pagos apenas pela UNIÃO QUÍMICA, que deve arcar também com 50% do valor dos honorários periciais, vez que os outros 50% devem ser pagos pela GERMED FARMACÊUTICA LTDA., autora do processo conexo nº 0803322- 74.2010.4.02.5101, considerando que foi realizada a perícia para instruir ambos os processos. VII - Apelação da MERCK & CO., INC., provida, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A., procedente a reconvenção e condenar a UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. em honorários advocatícios, fixados em 15% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, considerando que não houve condenação pecuniária, bem como em 50% do valor dos honorários periciais. Prejudicadas a remessa necessária, tida por interposta, e as apelações da UNIÃO QUÍMICA FARMACÊUTICA NACIONAL S.A. e do INPI.

Prosseguindo no julgamento conforme técnica prevista nos artigos 942 do Código de Processo Civil c/c 210-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte, após as ratificações dos votos anteriormente proferidos, com os acréscimos orais feitos pelo Excelentíssimo Desembargador Federal em exercício Gustavo Arruda Macedo, e os votos dos Excelentíssimos Desembargadores Federais André Fontes e Simone Schreiber, a Turma, por maioria, deu provimento ao apelo da MERCK & CO., INC. e julgou prejudicadas a remessa necessária e as apelações de UNIÃO QUÍMICA FAMACÊUTICA NACIONAL S/A e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL, nos termos do voto do Excelentíssimo Relator, Desembargador Federal Antonio Ivan Athié, acompanhado pelo Excelentíssimo Desembargador Federal em exercício Vlamir Costa Magalhães e, nesta oportunidade, pela Excelentíssima Desembargadora Federal Simone Schreiber, vencidos o Excelentíssimo Desembargador Federal em exercício Gustavo Arruda Macedo e o Excelentíssimo Desembargador Federal André Fontes, que davam provimento aos recursos da UNIÃO QUÍMICA FAMACÊUTICA NACIONAL S/A e do INPI - INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL e à remessa necessária e negavam provimento ao recurso da MERCK & CO., INC. Consigna-se, de ofício, ter a Excelentíssima Desembargadora Federal em exercício Andrea Daquer Barsotti ratificado o voto proferido pelo Excelentíssimo Desembargador Federal em exercício Vlamir Costa Magalhães. Votou o (a) ou Votaram os (as) J.F. CONV. GUSTAVO ARRUDA MACEDO, DES.FED. ANDRÉ FONTES e DES.FED. SIMONE SCHREIBER. Rio de Janeiro, 29 de setembro de 2020 (data do julgamento). 2 ANTONIO IVAN ATHIÉ Desembargador Federal - Relator 3