Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC XXXXX-06.2013.4.04.7004 PR XXXXX-06.2013.4.04.7004

1. A autora pretende a cumulação de duas demandas diversas: uma visando à anulação, ou apostilamento, do registro de marca concedido pelo INPI e à demandada VIMAR; e outra visando o reconhecimento da prática de concorrência desleal pelas demandadas VIMAR e A.C. RIBEIRO e a consequente condenação dessas ao pagamento de indenização por danos morais e materiais. A segunda demanda representa lide que não envolve a autarquia, de competência da Justiça Estadual, sendo, portanto, inacumulável com o pedido de nulidade do registro, de competência da Justiça Federal (arts. 292, § 1º, II do CPC de 1973 c/c art. 109, I da CF). Precedente do STJ.

2. Reconhecida, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Federal quanto à parcela do objeto da ação que toca exclusivamente aos particulares não referidos pelo art. 109, I da CF; e julgado parcialmente extinto o feito por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, fulcro no art. 267, IV do CPC de 1973 (art. 485, IV do CPC de 2015).

3. O esgotamento do feito na esfera administrativa não se constitui em requisito para admissibilidade do processo judicial. Afastada alegação de ausência de interesse de agir. Agravo retido desprovido.

4. O direito de precedência (art. 129, § 1º da LPI) configura exceção ao princípio atributivo do direito de marcas, segundo o qual a propriedade e o uso exclusivo são adquiridos somente pelo registro. Nesse passo, reconhece-se o direito de precedência ao registro àquele que comprovar a utilização de boa-fé, no país, de marca idêntica ou semelhante a ponto de causar confusão ou associação para o mesmo fim, há pelo menos 6 (seis) meses da data do depósito do pedido de registro.

5. O STJ possui entendimento firmado no sentido de que é plenamente viável a decretação, por via judicial, de nulidade de registro de marca, ainda que em decorrência de direito de precedência não alegado na esfera administrativa, não havendo se falar em preclusão da discussão.

6. In casu, os elementos de prova produzidos nos autos confirmam a utilização da marca "West Country" pela empresa antecessora Biava & Biava Ltda. e, depois dela, pela empresa autora, desde, pelo menos, o ano de 2008, preenchendo o requisito temporal estabelecido pelo § 1º do art. 129 da LPI.

7. Outrossim, a semelhança entre as marcas e a afinidade dos ramos de atividade econômica em que atuam revelam a inviabilidade de coexistência de ambas as marcas sem violar os ditames da LPI, em especial os que visam à proteção e efetivo esclarecimento do público consumidor.

8. Apelação provida para reformar a sentença de improcedência e anular o registro de marca concedido pelo INPI à demandada VIMAR ARTEFATOS DE COURO LTDA. - EPP, fulcro no art. 124, XIX c/c art. 129, § 1º, ambos da Lei 9.729/96; determinando que se abstenha de utilizá-la.

9. Redistribuídos os ônus sucumbenciais.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 1ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, reconhecer, de ofício, a incompetência absoluta do juízo federal para processar e julgar os pedidos envolvendo exclusivamente particulares, julgando parcialmente extinto o feito, sem resolução de mérito; e, quanto à matéria remanescente, negar provimento ao agravo retido e dar provimento à apelação da parte autora, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.