Tribunal Regional Federal da 4ª Região TRF-4 - APELAÇÃO CIVEL: AC XXXXX-50.2016.4.04.7100 - Inteiro Teor

Documento:40003504112

Apelação Cível Nº XXXXX-50.2016.4.04.7100/RS

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por TRADUZCA SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA. (antiga S.L. KAHL SERVIÇOS DE TRADUÇÕES LTDA.) em face do INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL - INPI objetivando a declaração de extinção do registro da marca TRADUCTA, do processo XXXXX, e da marca TRADUCTANET, do processo XXXXX, ou a declaração de nulidade dos atos administrativos que concederam os registros, declarando a impossibilidade de convivência do sinal distintivo TRADUCTA com a marca TRADUZCA.

Fundamentou, em síntese, que não foi observado pela ré o disposto no art. 142, IV, da Lei 9.279/96 ( LPI), na medida em que junto aos pedidos de registro questionados não foi juntada procuração outorgando poderes para representação judicial e receber citações, o que acarretaria a extinção dos registros. Acerca da nulidade, sustentou possuir direito de exclusividade do uso do termo TRADUZCA para assinalar serviços de tradução pelo fato de ter promovido o depósito mais antigo, assegurando com isso seu direito de prioridade, além de haver colidência entre as marcas em razão da identidade de suas especificações e da reprodução parcial com acréscimo de seu elemento característico, além de colidência gráfica e ideológica, e ainda por ambas destinarem-se ao mesmo mercado.

Pela decisão lançada ao Evento 22 o juízo de origem indeferiu a tutela de urgência requerida e determinou a intimação do demandante para que procedesse à inclusão da empresa titular dos registros impugnados diante da necessidade de formação de litisconsórcio passivo.

Em sua contestação, o INPI arguiu sua ilegitimidade passiva defendendo que a ação de nulidade deve ser direcionada ao titular do registro na forma do art. 175 da LPI. Em relação ao mérito dos pedidos da parte autora, enfatizou, a partir das informações colhidas junto ao órgão técnico responsável pela análise dos registros, não ter havido qualquer irregularidade a amparar o pleito veiculado nesta ação.

O procurador da empresa titular dos registros foi citado em nome desta e apresentou defesa ao Evento 68, referindo não ter havido irregularidade quanto à representação da empresa estrangeira haja vista que os poderes que por ela lhe foram outorgados seriam suficientes a satisfazer a norma de regência, o que se comprovaria pelo fato de ter sido citado na presente ação. Em relação ao conflito entre as marcas, destacou que sua resolução não se dá, nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, apenas sob a perspectiva do princípio da anterioridade do registro, sendo necessário aferir se a coexistência das marcas é apta a causar confusão ao consumidor ou ou se dela decorre violação à proteção legal, hipóteses que, no seu entender, não estariam presentes, sobretudo por não haver entre elas confusão gráfica, fonética ou ideológica.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos da parte autora ao não vislumbrar a ocorrência de irregularidade apta a implicar a extinção dos registros, tampouco a nulidade por violação ao art. 124, XIX e XXIII, da LPI.

A demandante interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais, defendeu a necessidade de reforma na medida em que a empresa demandada não teria cumprido o determinado pelo art. 217 da Lei 9.279/96, dado que o instrumento de outorga de poderes a seu procurador não estabelecia o poder de receber citações, o que teria sido comprovado nestes autos pelo fato de o procurador designado pela empresa ter constituído outro procurador, sendo de rigor, em virtude disso, a extinção do registro da marca nos termos do art. 142, IV, da LPI. Também referiu ter se caracterizado a nulidade do registro dado o disposto no art. 124, XIX, do diploma de regência, que veda o registro de marcas semelhantes para o mesmo nicho mercadológico. Para tanto, reiterou ter obtido o registro da marca TRADUZCA antes da obtenção do registro da marca TRADUCTA pela requerida, além da necessidade de ser observado o princípio da especialidade dado que as atividades desempenhadas pelas partes são idênticas. Por fim, ressaltou a caracterização da colidência marcária tanto pelo aspecto gráfico, como pelo aspecto fonético e ideológico, não havendo possibilidade de convivência pacífica entre as marcas por ser inevitável a associação entre elas.

A empresa demandada apresentou recurso adesivo requerendo a reforma da sentença no que tange à verba sucumbencial fixada a título de honorários advocatícios, requerendo seja fixado o montante respectivo por equidade haja vista o baixo valor atribuído à causa.

Oportunizadas as contrarrazões, foram os autos remetidos eletronicamente a este Tribunal.

Redistribuídos a este gabinete em 25/08/2022 por força da Resolução nº 208/2022, foi a empresa TRADUCTA intimada para promover sua regularização processual (E10), tendo acostado aos Evento 19 os documentos reputados suficientes para a satisfação do comando.

É o relatório.

VOTO

1. Da regularização da representação processual da empresa demandada

Nos termos da decisão proferida ao Evento 10 dos autos nesta instância recursal, foi a empresa TRADUCTA intimada para que promovesse sua regularização processual, tendo, em face disso, após solicitado prorrogação do prazo pelo fato de sua sede ser em Portugal (E14), juntado os documentos reputados suficientes a satisfazer a decisão judicial referida (E18).

Diante disso, tem-se como satisfeita a regularização processual na medida em que os documentos juntados aos autos denotam que a representante processual da empresa com poderes para celebrar quaisquer contratos de prestação de serviço (item 'c' do documento juntado ao Evento 18, CONTRSOCIAL, p.4) outorgou aos causídicos que atuam em nome da empresa nestes autos poderes para representá-la judicialmente (E18 - PROC1), satisfazendo, com isso, o vício processual que havia sido identificado.

2. Do não conhecimento do recurso adesivo interposto pela empresa demandada

O recurso adesivo interposto pela empresa TRADUCTA não deve ser conhecido.

Consoante o que se extrai da sentença recorrida, o pedido autoral foi julgado integralmente improcedente, fixando-se, em face disso, os honorários advocatícios de sucumbência em seu prejuízo. Não houve, portanto, sucumbência parcial da parte demandada a dar ensejo à interposição do recurso de apelação em sua forma adesiva. Nesses termos, impor-se-ia a veiculação de sua insurgência em face da sentença no prazo recursal ordinário a tanto.

Todavia, manteve-se inerte, aquiescendo, portanto, com a prestação jurisdicional outorgada quanto aos critérios adotados para a fixação dos ônus sucumbenciais em seu favor.

Com efeito, como bem exposto por José Afonso da Silva, o recurso adesivo foi incorporado ao CPC de 1973 como instrumento voltado à celeridade e à efetividade processual na medida em que, sem a sua previsão, as partes opostas na relação processual viam-se compelidas a interpor o recurso de apelação da sentença que reconhecia sua sucumbência parcial ainda que satisfeitas com a prestação jurisdicional outorgada. Desse modo, pela via do recurso adesivo, faculta-se à parte que num primeiro momento satisfez-se com o acolhimento parcial de sua pretensão buscar a reforma da decisão diante do comportamento processual da parte adversa que, insatisfeita, recorre objetivando, de sua parte, a reforma naquilo que lhe foi desfavorável.

Essa faculdade, portanto, tem finalidade específica, determinada, de modo que seu uso tal como no caso dos autos revela-se indevido na medida em que vai de encontro às normas que regem o pedido de reforma da decisão, além de violar a boa-fé processual imposta pela lei a todos que participam do processo.

Nesse sentido, os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM EXAME DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE ANGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. HONORÁRIOS. DESCABIMENTO. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não tendo sido angularizada a relação processual por meio da citação, incabível a condenação do autor em honorários advocatícios.
2. O recurso adesivo, previsto no artigo 997, parágrafos 1º e 2º, do CPC, tem cabimento na hipótese de sucumbência recíproca, quando uma das partes, até então conformada com a decisão judicial prolatada, diante do recurso interposto pela parte contrária, opta por também impugná-la. No caso em tela, ausente o referido pressuposto de admissibilidade recursal, tendo em vista a extinção do processo sem julgamento do mérito, por abandono da causa.
(TRF4, AC XXXXX-44.2018.4.04.7000, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 12/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. ARTS. 1.022 E 489 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÕES E DE DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO ADESIVO. NÃO CABIMENTO. AFRONTA A DISPOSITIVOS DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL ESTADUAL. SÚMULA 280 DO STF. HONORÁRIOS. REVISÃO. REEXAME. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489, § 1º e 1.022, II, do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A pretensão do recorrente de ser afastada a intempestividade do recurso de apelação, bem como a aferição da interrupção do prazo recursal, demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Sobre a ofensa ao art. 157, do RITJPR, em se tratando de matéria de competência interna de tribunal local, não cabe a esta Corte fazer análise de sua viabilidade, uma vez que demandaria apreciação de legislação local, o que é vedado no âmbito do recurso especial.
Incidência da Súmula n. 280/STF.
4. O recurso adesivo somente será admitido quando caracterizada a sucumbência recíproca entre a parte que recorreu e a parte que interpôs o recurso adesivamente, o que na espécie não ocorreu.
5. Em relação à redução dos honorários advocatícios, a alteração da conclusão do Tribunal de origem depende da analise do conjunto fático-probatório dos autos, sendo inviável a pretensão recursal em razão da Súmula 7 do STJ.
6. Agravo interno não provido.
( AgInt no AREsp XXXXX/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Vota-se, assim, pelo não conhecimento do recurso adesivo da empresa demandada.

3. Do mérito

A parte insurge-se em face dos registros de marca deferidos nos processos nº 901409987 e XXXXX a partir de duas causas distintas: de inobservância ao previsto no art. 217 da Lei 9.279/96, o que daria ensejo à extinção do registro da marca à luz do art. 142, IV, do mesmo diploma; e por violação ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96, na medida em que as marcas objeto daqueles processos não seriam registráveis por reproduzirem, em parte, ainda que com acréscimo, a marca registrada em sua titularidade, especialmente por distinguir serviços idênticos.

Passa-se, dessa forma, à análise individualizada das teses da parte autora.

3.1. Da extinção do registro da marca com fundamento no art. 142, IV, da Lei 9.279/96

Dispõe o art. 142, IV, da LPI, que o registro da marca extinguir-se-á pela inobservância do disposto no art. 217, o qual, por sua vez, prevê o seguinte:

Art. 217. A pessoa domiciliada no exterior deverá constituir e manter procurador devidamente qualificado e domiciliado no País, com poderes para representá-la administrativa e judicialmente, inclusive para receber citações.

De acordo com a apelante, restou demonstrado pela prova dos autos que o procurador nomeado pela empresa ré não possuía poderes para receber citações, tampouco para representá-la judicialmente, limitando-se a atribuir-lhes poderes para representá-la perante o INPI, prevendo-se ainda, expressamente, que para a prática de outros atos que exorbitassem a esfera administrativa haveria a necessidade de procuração específica.

Dado que a inobservância do art. 217 da LPI implicaria a extinção do registo da marca, defendeu ser imperiosa sua aplicação, justificando a razoabilidade da previsão legal no fato de que litígios na área da propriedade industrial serem comuns, daí a necessidade, para sua célere e efetiva resolução, que as empresas demandadas que possuam domicílio no exterior mantenham junto ao INPI procurador qualificado para representá-la administrativa e judicialmente, com poderes para receber citações, a fim de se evitar a expedição de carta rogatória para tanto. Sublinhou o fato de não haver obrigação legal do INPI em intimar a parte para sanar a irregularidade, o que evidenciaria o fato de se tratar de obrigação a ser observada apenas pela parte interessada. Assinalou que a falta havida causou o prejuízo verificado nesta ação correspondente à demora de praticamente dois anos em se proceder à citação da empresa ante a inexistência de procurador com poderes para receber citação e para representá-la judicialmente.

A sentença proferida, nesse ponto, entendeu pela rejeição dos argumentos expostos pelo requerente, não obstante tenha reconhecido que os instrumentos de procuração apresentados administrativamente não satisfaziam o art. 217 da LPI. Justificou a improcedência pelo fato de a irregularidade não ter impedido a análise do pedido administrativo, tratando-se de vício sanável, não invalidando o ato que concedeu o registro, cabendo ao INPI instigar o titular para suprir a omissão.

Tem-se que no ponto a improcedência do pedido há de ser substancialmente mantida de acordo com os fundamentos a seguir expostos, pelos quais se admite o acolhimento do pleito em menor dimensão.

A legislação de regência sobre o tópico em análise, de fato, é inequívoca: a ausência de manutenção de procurador constituído pela empresa domiciliada no exterior para representá-la administrativamente e judicialmente implicará a extinção do registro.

Com efeito, a sanção assim prevista no art. 142, IV, da LPI, não se afigura desproporcional na medida em que, dada a especial dinâmica do setor abrangido pelo diploma legal, a comunicação com a empresa domiciliada no exterior sem representante legal em território nacional iria de encontro à finalidade da norma, frustrando a efetividade da garantia constitucional insculpida no inciso XXIX do art. 5º da Lei Maior.

Todavia, a falha existente na representação da empresa requerida não implica, no caso dos autos, a imediata aplicação da sanção correspondente haja vista as peculiaridades presentes a seguir expostas.

Inicialmente, é de se destacar que as procurações para os processos discutidos nestes autos outorgavam ao procurador designado poderes suficientes para agir em nome da requerida perante o INPI (E1 - PROC2 - p.28 e p.37).

Não é, portanto, o caso de arquivamento a que se refere o § 2º do art. 216 da LPI, que dispõe sobre a necessidade de apresentação da procuração em até sessenta dias contados da prática do primeiro ato da parte sob pena de arquivamento, independentemente de notificação ou de exigência pela autarquia.

Veja-se, inclusive, que com suporte em tais poderes foi admitida pela autarquia a manifestação da empresa requerida junto ao pedido de nulidade administrativo apresentado pela autora (E30 - OUT2 - p.8), ratificando-se, portanto, a inexistência de vício em relação à representação administrativa da titular do registro das marcas impugnadas.

De outro lado, é de se assinalar que o art. 220 da LPI expressamente prevê que "o INPI aproveitará os atos das partes, sempre que possível, fazendo as exigências cabíveis". É por essa razão que as orientações consolidadas pela autarquia junto ao Manual de Marcas1 - documento de referência para examinadores, procuradores e usuários em geral - vão no sentido de que o pedido depositado sem a constituição de procurador para receber citações e para representar judicialmente a empresa domiciliada no exterior deverá ser objeto de exigência para regularização.

É nesse sentido o conteúdo do Parecer Normativo INPI/PROC s/n, de 04/05/20002, elaborado em virtude dos questionamentos relativos à questão do exame de regularidade da procuração, que reconheceu a possibilidade de formulação de exigência posteriormente à juntada do documento na hipótese de "ausência dos poderes do art. 217 da LPI, no caso de outorgante domiciliado no estrangeiro".

De acordo com os despachos exarados pela autarquia nos processos XXXXX e XXXXX não houve formulação de exigência para sanar tal vício:

Processo nº 901409987

Processo nº 904733742

Tampouco pela parte autora, no processo administrativo de nulidade apresentado (E1 - PROC2 - p.67), foi suscitado tal vício, vindo o mesmo somente a ser veiculado nestes autos.

Também não se identifica ter ocorrido o prejuízo decorrente do vício nos termos em que defendidos pelo recorrente, o que impede a declaração da nulidade almejada diante do entendimento consolidado quanto à aplicação, em hipóteses tais como a dos autos, do princípio "pas de nullité sans grief", segundo o qual não há nulidade sem prova do prejuízo.

Diferentemente do que sustentado, não houve necessidade de expedição de carta rogatória para a citação da empresa requerida dado que essa, após ser incluída no polo passivo desta ação pelo juízo de origem - uma vez que a demanda foi originariamente proposta apenas em face do INPI -, conferiu poderes ao procurador constituído para receber citação, satisfazendo, com isso, a finalidade daquele comando legal, o que não significa, todavia, que não deverá haver a regularização no âmbito administrativo, competindo à autarquia agir em consonância ao que acima exposto.

Assim, tem-se que, sem prejuízo da análise do mérito do pedido de nulidade formulado pela parte autora com fundamento no art. 124, XIX, da LPI, há de ser dado parcial provimento ao recurso da parte autora apenas para impor à autarquia demandada a obrigação de, na forma do art. 220 do diploma de regência, fazer a exigência cabível à empresa demandada de modo a atender o comando do art. 217 daquela lei, procedimento prévio indispensável à aplicação da sanção do art. 142, IV, da mesma lei.

3.2. Da nulidade dos registros das marcas por ofensa ao art. 124, XIX, da Lei 9.279/96

Neste tópico, defende o apelante que os registros nº 901409987 e XXXXX violaram o art. 124, XIX, da LPI, violação que se constataria a partir da análise sob três aspectos: princípio da anterioridade, colidência marcária e princípio da especialidade.

Quanto ao primeiro, referiu que o art. 129 da LPI assegura a aquisição da propriedade da marca pelo registro válido do pedido, de modo que o primeiro a requerer o registro a adquirirá. Assim, por ter realizado o depósito da marca TRADUZCA (processo nº 825468582) em 02/04/2003 e em 22/02/2012 (processo nº 904544630), estaria protegido pelo princípio da anterioridade ante as datas de depósito da marca TRADUCTA (processo nº 901409987) em 19/01/2009 e da marca TRADUCTANET em 20/04/2012 (processo nº 904733742).

Também em relação ao princípio da especialidade, que assegura a proteção marcária aos produtos ou serviços no âmbito do segmento mercadológico a que se destinam, defende ter direito ao uso da marca e, por consequência, à nulidade do registro das marcas da requerida haja vista que ambas as empresas desempenhariam atividades idênticas destinadas a um mesmo público alvo.

Por fim, com relação à colidência marcária propriamente dita, asseverou ser clara a reprodução de sua marca, especialmente se avaliados os aspectos gráfico, fonético e ideológico das marcas em análise. Para tanto, sustentou que a colidência gráfica não se limitaria ao prefixo "TRADU", mas em todo o conjunto marcário, havendo distinção apenas em relação à substituição da letra Z pela letra T, aptas, assim, a causar confusão, acrescendo ser irrelevante o fato de o termo "TRADU" ser genérico e de uso comum. Também referiu não apresentarem as marcas logotipos distintos por serem elas compostas apenas por elementos nominativos estilizados, sem presença de figura específico. Alegou, por fim, também haver colidência sob a perspectiva fonética, cenário que acarretaria a conclusão pela impossibilidade de convivência pacífica entre as marcas.

O juízo de origem, em oposição ao defendido pelo apelante, entendeu não ter se caracterizado a colidência suscitada com base nos seguintes fundamentos:

(...)

Nesse contexto, é inconteste que a autora detém anterioridade no uso da marca TRADUZCA, pois o pedido foi depositado junto ao INPI em 02/04/2003, portanto, bem antes dos pedidos de registro das marcas TRADUCTA e TRADUCTANET pela co-ré. Aliás, não há controvérsia a esse respeito.

Feitas tais considerações a respeito da anterioridade da marca da autora, trata-se de definir se há elementos que comprovem violação aos artigos 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96, passíveis de anular os atos do INPI que concederam registros às marcas da corré.

Como referido, a autora, titular da marca "Traduzca", insurge-se contra o ato administrativo do INPI que concedeu os registro das marcas "Traducta" e "Traductanet", sustentando a nulidade dos registros, em razão de suposta colidência ideológica, gráfica e mercadológica com a sua marca, com base nos seguintes elementos (ev. 1, INIC1, p. 14):

"(a) ESPECIFICAÇÕES IDÊNTICAS: confrontando-se as especificações da marca Ré e da marca da Autora, vê-se que ambos os signos visam identificar produtos do mercado de traduções;

(b) REPRODUÇÃO PARCIAL COM ACRÉSCIMO DE SEU ELEMENTO CARACTERÍSTICO: a marca TRADUCTA e TRADUCTANET constituem reprodução parcial com acréscimo do elemento característico e diferenciador da marca da Autora - TRADUZCA"

A vedação contida no art. 124, incisos XIX e XXIII, da Lei nº 9.279/96 deve ser interpretada de modo a abranger as hipóteses em que a marca mais recente possa causar confusão ou associação com a marca já existente, independentemente de haver exata correspondência entre os signos.

Do conjunto probatório carreado aos autos, tem-se que as marcas em confronto são distintas graficamente, não guardando possibilidade de confusão e/ou associação entre si. Apenas parte do radical ("TRADU") é comum aos termos TRADUZCA, TRADUCTA e TRADUCTANET (na posição das letras "ZC" há as letras "CT", no caso da corré), o que, por si só, não impossibilita a coexistência entre as marcas.

Com efeito, não há indiscutível semelhança gráfica e fonética entre as marcas, capaz de gerar confusão no consumidor. Os termos que compõem cada uma das marcas são distintos, diferenciando-se por várias letras após o radical comum.

Ademais, conforme referido pela corré em contestação (ev. 68, CONT1), entendo, igualmente, que o radical "TRADUZ" (flexão do verbo traduzir na 3ª pessoa do singular do presente do indicativo) é uma expressão de uso comum e de caráter genérico que indica relação com o serviço oferecido pela autora e corré no ramo de traduções.

Nesse sentido, a corré exemplifica que outros registros foram concedidos pelo INPI com marcas denominativas contendo o mesmo radical "TRADUZ", como nos casos dos registros nº 824515412 e XXXXX da marca TRADUZ CENTRAL DE TRADUÇÕES e do registro nº 824726847 da marca TRADUZAJÁ, esse último, inclusive, com pedido de registro depositado em data anterior ao da parte autora, o que, segundo a tese autoral, poderia obstar o registro de sua própria marca, o que, ao que tudo indica, não ocorreu.

Não se pode perder de vista que o objeto principal é a atividade de TRADUÇÃO, comum a todas elas.

Ressalte-se que além de as marcas nominativas registradas pela corré (TRADUCTA e TRADUCTANET) não serem idênticas graficamente à da parte autora (TRADUZCA), verifica-se, ainda, que não foram concebidas com os mesmos caracteres (sinais gráficos) ao serem depositadas junto ao INPI.

Da mesma forma, em consulta aos sites das empresas na internet (acessos em 19/03/2019), TRADUZCA (https://www.traduzca.com/?gclid=Cj0KCQjwpsLkBRDpARIsAKoYI8y3P2z0Na8VGfYN8fTAt6VVldyMDPcNCW5TbHPMnEGn_C-WLi9xOLwaAm8ZEALw_wcB) e TRADUCTA (http://www.traducta.com.br/), verifica-se clara distintividade no que tange tanto à apresentação do site, quanto às formas e grafismos das marcas.

Confiram-se as diferenças gráficas entre as expressões nominativas das marcas depositadas junto ao INPI, bem como a distinção entre os logotipos das marcas no sites das partes, conforme apontado pelo corré em sua defesa, cuja imagem reproduzo à presente fundamentação (ev. 68, CONT1, p. 13):

Consigne-se, ainda, que, conforme informações prestadas pelo INPI, anexadas à contestação (ev. 13, CONT1, ps. 8-9), a autora não protocolou oposição ao pedido de registro nº 901409987 (marca "Traducta"), tendo sido instaurado só posteriormente processo administrativo de nulidade, que foi julgado improcedente pela administração. Quanto à marca "Traductanet" (registro no INPI nº 904733742), o registro não foi objeto de oposição e nem de processo administrativo de nulidade. Por pertinente, destaco o seguinte trecho da manifestação do INPI em contestação:

"O referido processo foi objeto de petição de Processo Administrativo de Nulidade (PAN) conforme RPI 2121, tendo sido o PAN analisado e não provido conforme RPI 2359 de 22/03/2016. O mencionado PAN foi interposto pela Autora e teve por alegação a infringência dos incisos VI, XI X e XXIII do art. 124 da LPI, alegando, no que diz respeito aos incisos XIX e XXIII, a colidência com o sinal “Traduzca”. Não foi entendida razão à Autora em nenhuma dessas alegações".

Desse modo, tendo em vista que o pedido administrativo de nulidade apresentado pela parte autora foi analisado por servidores especializados da autarquia federal (INPI), aliado ao fato de que não se verificou ilicitude praticada pela parte requerida, tenho que deverá prevalecer a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo praticado pelo INPI, que concedeu os registros às marcas "Traducta" e "Traductanet".

Na hipótese dos autos, os elementos apurados conduzem à inexistência de má-fé, aproveitamento parasitário ou deslealdade concorrencial por parte da corré. As marcas criadas pela corré apresentam suficiente distintividade gráfica e fonética da marca da autora, não sendo suscetível de causar confusão ou associação dos consumidores com estes sinais distintivos, o que torna possível a convivência entre as marcas da autora (Traduzca) e da corré (Traducta e Traductanet), cuja colidência foi suscitada. Além disso, atuando no ramo da tradução, não é possível a autora pretender monopolizar ou apropriar-se do radical "TRADU (C)".

Assim, não havendo comprovação de irregularidade na decisão administrativa do INPI ao conceder registro às marcas "Traducta" (registro no INPI nº 901409987) e "Traductanet" (registro no INPI nº 904733742), a improcedência do pedido autoral, nesse particular, é medida que se impõe.

(...)

É preciso pontuar que, nos termos do art. 2º da Lei 5.648/70, o INPI possui como finalidade principal executar as normas que regulam a propriedade industrial tendo em vista a sua função social, econômica, jurídica e técnica.

Não se pode olvidar, assim, que o ato administrativo aqui impugnado goza da presunção relativa de veracidade e de legitimidade, competindo ao administrado o ônus da prova acerca da ilegalidade pela qual tacha a decisão desfavorável a seus interesses, sob pena de sujeitar o Poder Judiciário ao exercício de tarefa que não lhe compete haja vista o disposto no art. 2º da Constituição Federal.

Diante disso, tem-se que a sentença no ponto há de ser mantida pois bem analisou a controvérsia de acordo com as específicas regras da Lei 9.279/96 no que tange ao direito marcário, a partir das quais se reconhece haver distintividade própria a cada registro, não sendo o caso da nulidade defendida pelo apelante.

Em relação ao princípio da anterioridade, não há dúvidas quanto ao seu reconhecimento, sendo, todavia, etapa prévia e necessária à sua aplicação ao caso concreto a verificação se a marca posteriormente registrada teria incorrido em algum dos vícios identificados pelo demandante. Assegurar-se-á, portanto, a titularidade da marca ao requerente pelo princípio da anterioridade como hipótese para nulidade do registro da marca posteriormente efetivado quando se tratarem de uma mesma marca, o que não se verifica apenas pela integral correspondência entre ambas, especialmente no caso dos autos, em que a parte autora justifica seu pedido a partir do inciso XIX do art. 124 da LPI, que dispõe não ser registrável como marca:

XIX - reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia;

Nessa perspectiva, rememora-se que, nos termos do art. 122 da LPI, "são suscetíveis de registro como marca os sinais distintivos visualmente perceptíveis, não compreendidos nas proibições legais", de modo que a comparação proposta pelo autor para fundamentar seu pedido não se dá apenas entre a grafia comum dos termos TRADUZCA e TRADUCTA posto que assim expostos não se constituem na marca registrada, isto é, no conjunto marcário.

Apenas a marca objeto do processo nº 904733742 - TRADUCTANET - foi registrada a partir de sua apresentação "nominativa", sem a incorporação de outros elementos a conferir-lhe distintividade, enquanto as demais marcas sob análise foram registradas a partir de sua apresentação "mista", veja-se:

Também é preciso pontuar que não são considerados sinais distintivos os termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características, na forma como previsto pelo art. 124, VI, da LPI:

Art. 124. Não são registráveis como marca:

VI - sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo, quando tiver relação com o produto ou serviço a distinguir, ou aquele empregado comumente para designar uma característica do produto ou serviço, quanto à natureza, nacionalidade, peso, valor, qualidade e época de produção ou de prestação do serviço, salvo quando revestidos de suficiente forma distintiva;

De fato, ambas as empresas titulares das marcas em análise atuam no mercado de tradução, motivo pelo qual a utilização da expressão "TRADU" em ambas as marcas não atrai a proteção desejada pelo autor sob a perspectiva da anterioridade, tanto o é que outras marcas já registradas utilizam-se da mesma expressão, distinguindo-se justamente em face da incorporação de sinais distintivos:

Assim estabelecidas as premissas necessárias à prestação jurisdicional requerida, conclui-se no mesmo sentido da sentença exarada, haja vista que as marcas de titularidade do demandante e aquelas registradas pela empresa demandada apresentam sinais específicos que lhes atribuem caráter de distintividade na forma como acima destacado.

Há, portanto, elementos distintos no que tange aos aspecto gráfico, haja vista o uso de cores e fontes distintas. De igual forma há distintividade no aspecto fonético, cuja comparação, consoante as orientações contidas no Manual de Marcas do INPI, deve considerar "as semelhanças e diferenças na sequência das sílabas, na entonação das palavras e nos ritmos das frases e expressões presentes nos sinais em cotejo", restando evidente a distinção fonética, portanto, entre TRADUZCA e TRADUCTA.

Sob o aspecto ideológico, pelo qual a análise considera se os sinais evocam ideias idênticas ou semelhantes, deve-se considerar que ambas utilizam-se de expressão vinculada à atividade exercida e, por isso, nesse aspecto, não gozam da proteção marcária à luz do art. 124, VI, da LPI, já acima abordado.

Nega-se, portanto, provimento ao apelo da parte autora nesse ponto.

Honorários Advocatícios

Tendo sido dado parcial provimento ao apelo do autor apenas para obrigar o INPI a formular a exigência necessária ao atendimento integral do art. 217 da LPI pela empresa requerida, reconhece-se a sucumbência mínima dos demandados, atribuindo-se ao demandante, na foram do parágrafo único do art. 86 do CPC, a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

Desse modo, considerando a improcedência do pedido, as custas e os honorários ficam a cargo da parte autora, os quais mantenho em 10% do valor da causa, devidamente atualizado, nos termos do III do § 4º do art. 85 do CPC/2015.

Por fim, levando em conta o trabalho adicional do procurador na fase recursal, a verba honorária fica majorada em 2%, forte no § 11 do art. 85 do CPC/2015.

Dispositivo

Ante o exposto, voto por não conhecer do recurso adesivo interposto pela empresa demandada e por dar parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar o INPI à obrigação de fazer a exigência cabível à empresa requerida de modo a atender integralmente o comando do art. 217 da Lei da Propriedade Industrial.

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40003504112v11 e do código CRC 92b09583.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 13/12/2022, às 18:51:41

Conferência de autenticidade emitida em 14/12/2022 21:22:00.

Documento:40003504113

Apelação Cível Nº XXXXX-50.2016.4.04.7100/RS

EMENTA

PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO. LEI DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. DIREITO MARCÁRIO. EXTINÇÃO DO REGISTRO. ART. 142. AUSÊNCIA DE PROCURADOR JUDICIAL CONSTITUÍDO. ART. 217. NECESSIDADE DE PRÉVIA FORMULAÇÃO DE EXIGÊNCIA. PROVIMENTO PARCIAL DO PEDIDO. NULIDADE DO REGISTRO. COLIDÊNCIA ENTRE MARCAS NÃO CARACTERIZADA. CARACTERIZAÇÃO DA DISTINTIVIDADE DOS SINAIS CONTIDOS NO CONJUNTO MARCÁRIO. IMPROCEDÊNCIA.

1. O recurso adesivo, previsto no artigo 997, parágrafos 1º e 2º, do CPC, tem cabimento na hipótese de sucumbência recíproca, quando uma das partes, até então conformada com a decisão judicial prolatada, diante do recurso interposto pela parte contrária, opta por também impugná-la. No caso em tela, ausente o referido pressuposto de admissibilidade recursal, tendo em vista a total improcedência da ação.

2. A extinção do registro da marca por inobservância do disposto no art. 217 da LPI, na hipótese em que a pessoa domiciliada no exterior apenas tiver constituído procurador para representá-la administrativamente, demanda prévia formulação de exigência pela autarquia, na forma do art. 220, dado que a ausência de representante judicial e procurador com poderes para receber citações não acarreta vício ao respectivo procedimento administrativo.

3. A análise da colidência das marcas registradas para fins de declaração de nulidade do registro daquela posteriormente analisada pela autarquia faz-se em vista dos sinais que compõem o conjunto marcário, observando-se as vedações previstas no art. 124 da LPI.

4. Não são considerados sinais distintivos os termos, expressões ou imagens que identificam o próprio produto ou serviço ou que são utilizados, no mercado, para descrever suas características, na forma como previsto pelo art. 124, VI, da LPI, daí a razão pela qual o uso da expressão "TRADU" junto às marcas TRADUZCA e TRADUCTA não se reflete em sinal distintivo protegido pelo direito marcário, haja vista que ambas ase empresas titulares dos registram atuam no mercado de tradução.

5. Assim estabelecidas as premissas necessárias à prestação jurisdicional requerida, conclui-se no mesmo sentido da sentença de improcedência exarada haja vista que as marcas de titularidade do demandante e aquelas registradas pela empresa demandada apresentam sinais específicos que lhes atribuem caráter de distintividade, seja pelo aspecto gráfico, seja pelo aspecto fonético.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Egrégia 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região decidiu, por unanimidade, não conhecer do recurso adesivo interposto pela empresa demandada e por dar parcial provimento ao apelo da parte autora para condenar o INPI à obrigação de fazer a exigência cabível à empresa requerida de modo a atender integralmente o comando do art. 217 da Lei da Propriedade Industrial, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Porto Alegre, 13 de dezembro de 2022.

Documento eletrônico assinado por VÂNIA HACK DE ALMEIDA, na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419, de 19 de dezembro de 2006 e Resolução TRF 4ª Região nº 17, de 26 de março de 2010. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico http://www.trf4.jus.br/trf4/processos/verifica.php, mediante o preenchimento do código verificador 40003504113v6 e do código CRC 3c766092.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): VÂNIA HACK DE ALMEIDA
Data e Hora: 13/12/2022, às 18:51:41

Conferência de autenticidade emitida em 14/12/2022 21:22:00.

Extrato de Ata

EXTRATO DE ATA DA SESSÃO TELEPRESENCIAL DE 13/12/2022

Apelação Cível Nº XXXXX-50.2016.4.04.7100/RS

RELATORA: Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA

PRESIDENTE: Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO

PROCURADOR (A): PAULO GILBERTO COGO LEIVAS

RELATORA DO ACÓRDÃO: Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA

Votante: Desembargadora Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA

Votante: Desembargadora Federal MARGA INGE BARTH TESSLER

Votante: Desembargador Federal ROGERIO FAVRETO

GILBERTO FLORES DO NASCIMENTO

Secretário

Conferência de autenticidade emitida em 14/12/2022 21:22:00.