Tutela Jurídica da Propriedade Intelectual das Startups de Base Tecnológica

RESUMO: A presente pesquisa acadêmica objetiva identificar a tutela jurídica dada pela lei à propriedade intelectual de empresas ditas startups de base tecnológica. Empresas essas que, por suas características inovadoras se relacionam de maneira íntima com o instituto da propriedade imaterial. Assim, o artigo se desdobra sobre a problemática de como proteger, juridicamente, a propriedade intelectual da empresa startup de base tecnológica. Para tanto, busca-se esclarecer conceitos basilares com relação ao tema (startup, propriedade intelectual e seus institutos, etc.), bem como, explicitar, de forma sistêmica, o entendimento jurídico quanto ao tema proposto: tutela jurídica da propriedade intelectual das startups de base tecnológica. Diante disso, assume-se que a referida tutela se dá pelo reconhecimento das principais inclinações da propriedade intelectual para empresas startups tecnológicas, em especial, dos institutos de direito que dão guarida jurídica ao pleno funcionamento de uma startup.

Palavras-chave: Direito das Startups; Direito Digital; Propriedade Intelectual da startup; Patrimônio Imaterial da Startup; Startup de Base Tecnológica.

1 Introdução

Tutela Jurídica da Propriedade Intelectual para Startups de Base Tecnológica trata-se do tema do presente artigo científico, Direito Empresarial seu centro de interesse e o instituto da Propriedade Intelectual a sua área de concentração.

Tal temática possui relevância acadêmica e profissional, pois, há notório crescimento das empresas inovadoras no segmento tecnológico, denominadas startups, de modo que, a tutela jurídica dos componentes da propriedade intelectual se faz essencial.

Nos tempos atuais a sociedade é informatizada, dependente da tecnologia (celular, e-mail, TV, GPS, chips, controles eletrônicos, inovações e facilidades que a tecnologia possibilita ao homem). (PAESANI, 2015, p. 73)

A pós-modernidade é caracterizada pela inteligência artificial, mobilidade, concentração de base tecnológica, formada por redes de informação que dão livre acesso ao conhecimento, gerando como efeito, um reinvento dos direitos intelectuais. (PAESANI, 2015, p. 73)

No Brasil e no mundo, o modelo de empresa startup retrata uma revolução no modo de empreender. Enquanto as empresas tradicionais penam para sustentar-se em meio à crise, startups registram grande crescimento. (VIEIRA, p. 10 , 2017)

Saber o regime jurídico de proteção da propriedade intelectual é essencial para prevenção da empresa inovadora. Neste sentido:

Apesar de os ativos intangíveis representarem grande parte do valor das empresas de startups, o que percebemos na prática, é que a gestão da propriedade intelectual, que no começo desse trabalho, chamamos da “boa ideia”, ainda não é realizada da melhor forma, seja pela falta de conhecimento do empreendedor ou até mesmo por negligencia deste.

Vimos que, de fato, as startups necessitam de ferramentas de gestão dinâmicas capazes de guiar o rápido crescimento de seus negócios, e que sejam capazes de proteger essa “boa ideia”. (BARBOSA et al, 2017, p. 83)

O assunto abordado neste artigo delimita-se ao estudo da Tutela Jurídica da Propriedade Intelectual das Startups de Base Tecnológica, no âmbito do Direito Empresarial, ramo compreendido pelo Direito, ciência social aplicada.

Dito isto, insurge a problemática: como proteger, juridicamente, a propriedade intelectual da empresa startup de base tecnológica? Desta feita, admite-se como hipótese que a lei protege a propriedade intelectual, porém, tal proteção depende da adoção de condutas preventivas da startup.

Tem-se, como objetivo geral de pesquisa, identificar a tutela jurídica conferida pela lei à propriedade intelectual de startups de base tecnológica.

São objetivos específicos identificar o relacionamento do instituto da propriedade intelectual com as startups de base tecnológica, a proteção jurídica da propriedade intelectual da startup de base tecnológica e as respectivas medidas jurídico-preventivas.

Para tanto, foi utilizado neste trabalho metodologia de pesquisa de objetiva descritiva, abordagem qualitativa e tipo de pesquisa bibliográfico. (DYNIEWICZ, 2014, p. 96).

2 STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA E A PROPRIEDADE intelectual

2.1 startup de base tecnológica

Dada a alta competitividade nos dias de hoje, a inovação é fomentada, de modo que passa a nascer um grande número de empresas de base tecnológicas e startups. (BARBOSA et al., p. 71, 2017)

Não há harmonia quanto a conceituação de startup. Literalmente, o termo “start up” significa início. Pode-se conceitua-la, também, como comércio em condições de incerteza. (VIEIRA, p. 9, 2017)

O conceito de startup é amplo. Por vezes, o termo é usado com referência a novas empresas de base tecnológica. (SOUZA, 2018, p. 22)

Startup pode ser equiparada a empresa nascente de base tecnológica (ENBT). (SOUZA, 2018, p. 23)

Não necessariamente é ligada a atividade empresarial ou tecnológica, sendo um negócio de extrema incerteza, que objetiva lucro. (VIEIRA, p. 9, 2017)

Startup trata-se de modelo de negócio repetível e escalável. (VIEIRA, p. 9, 2017)

Eis o conceito mais recorrente de startup: empreender em condição de grande incerteza com modelo de negócio repetível e escalável. (VIEIRA, p. 10, 2017)

Escalável é a capacidade de crescer sem influenciar o modelo de negócio ou custo da empresa. Repetível é a capacidade de crescer sem a necessidade de alterar o produto ou serviço. (VIEIRA, p. 10, 2017)

Startup trata-se de empresa que possui como características: alto potencial de escalabilidade, flexibilidade e cultura (BARBOSA, 2017, p. 18).

Uma de suas características essenciais: alto potencial de escalabilidade (capacidade de crescer rapidamente). Para tanto, não há o requisito da empresa ter base tecnológica ou receber investimento, mas, pontua-se que tais eventos podem ser consequência dessa alta escalabilidade. (BARBOSA et al, 2017, p. 83)

Uma startup pode captar clientes e ampliar o faturamento mesmo em um cenário econômico instável, pois é inovadora. Modelos de negócios arrojados e inovadores, que buscam pela solução de uma necessidade existente no mercado, novas formas de recepção de investimentos, contratos modernos e específicos, o uso das novas tecnologias em seu favor, dentre outros. São fatores que tornam tais empresas tão singulares, significando também parte do segredo do sucesso desse novo padrão de se fazer negócios. (VIEIRA, p. 11)

Quanto a utilização de tecnologia para o desenvolvimento do modelo de negócio, pontua-se: (FEIGELSON et al., 2018, p. 14)

Como parte do processo de inovação, as startups costumam utilizar a tecnologia a seu favor para desenvolver negócios escaláveis e inovadores. Frequentemente são utilizadas plataformas digitais (aplicativos e websites), porém, podem utilizar/desenvolver outros tipos de tecnologia como hardwares. Descreveremos ainda neste capítulo as diferenças entre esses tipos de empresas.

A startup pode ser de base tecnológica ou não. Normalmente é. (PIRES, 2019, [s/p])

Tais empresas exploram áreas inovadoras de determinados setores, principalmente o da tecnologia, como se vê: (MARINHO, 2017, p. 14)

Start up são pequenas empresas montadas em casa ou em faculdades e que recebem pequenos aportes de capital. Elas exploram áreas inovadoras de determinado setor (mais comumente a de tecnologia), possuindo uma aceleração de crescimento muito alta já nos primeiros meses de existência em virtude de investimentos feitos por fundos de investimento especializados

Pontua-se que startups se caracterizam por ter um grande potencial de crescimento e de geração de riquezas, tendo a inovação em sua essência, de modo que, são baseadas em tecnologia. (GRANDO et al., 2012, p. 582)

Startup de base tecnológica detêm capacidade de gerar inovações com dinâmica e custo baixo. (MORI et al., 2017, p. 170)

1.1 propriedade inTELECTUAL

Da manipulação do barro até as tecnologias de ponta, é observado o domínio que o homem exerce sobre a natureza e sua capacidade técnica criativa. (PAESANI, 2015, p. 2)

A Constituição Federal de 1988, com vistas ao desenvolvimento tecnológico e econômico do país, dispõe no inciso XXIX do art. 5º:

A lei assegurará aos autores de inventos industriais privilégio temporário para sua utilização, bem como proteção às criações industriais, à propriedade das marcas, aos nomes das empresas e a outros signos distintivos, tendo em vista o interesse social e o desenvolvimento tecnológico e econômico do país.

A relação entre Constituição e propriedade intelectual não é nova, e vem se estabelecendo em vários países. A primeira Constituição a versar sobre o assunto é a americana, de 1788, que estabeleceu a possibilidade de exclusividade aos autores de inventos científicos e artísticos. (PAESANI, 2015, p. 4)

Na Europa, o assunto também é abordado pelas constituição de Portugal, Itália, Espanha, Suécia, Suíça e Alemanha. Na América do Sul, Argentina, Uruguai, Paraguai e do Chile seguiram o mesmo caminho. (PAESANI, 2015, p. 4)

A propriedade intelectual é matéria geralmente é matéria abordada pela Constituição. No Brasil, a Constituição Imperial de 1824 já contemplava o assunto, o enquadrando como direito e garantia fundamental, de modo a conferir proteção ao inventor, lhe garantido exclusividade e o protegendo da vulgarização. Todavia, tal enquadramento gerou polêmica doutrinária, vindo a surgir um segunda corrente que pregava que tal direito não se trata de direito natural do homem, mas sim, de um direito econômico, não podendo ser classificado como garantia fundamental. (PAESANI, 2015, p. 4)

Com a atual Constituição, de 1988, a Propriedade Intelectual também sofreu importantes inovações. A matéria além de continuar inserida como direito individual, também ganhou status de direito coletivo. A CF tutela o inventos industriais, marcas e nomes, agora, com a finalidade de atender o interesse social e ao desenvolvimento tecnológico e econômico do País, conferindo ao autor, exclusividade na publicidade, utilidade e reprodução. Além disso, a CF contemplou o direito de fiscalização do proveito econômico, proteção das participações individuais em obras coletivas , proteção a reprodução da voz humana, proteção aos intérpretes e proteção a imagem (em especial no âmbito desportivo, ligado ao direito de arena, regulado pela lei 9615/98). (PAESANI, 2015, p. 5)

Advindo do espírito da Revolução Francesa (1789), duas espécies de criação ganham proteção, o direito do autor (artes) e o direito do inventor (indústria). Tais criações, ainda que provenientes do trabalho intelectual, se distinguem quanto aos efeitos. (PAESANI, 2015, p. 2)

O Direito Autoral confere ao autor de obra literária, artística ou científica exclusividade sobre o invento, podendo se beneficiar deste, observado as regras de direito privado. Ao passo que, o direito de propriedade autoral diz respeito ao benefícios comerciais trazidos pelo invento, dentro de um período de tempo. (PAESANI, 2015, p. 9)

O direito do autor afeta a mente e sensibilidade das pessoas. Possui como característica a originalidade. (PAESANI, 2015, p. 2)

As obras tuteláveis são originais, novas, singulares, provenientes do interior do homem, palpáveis ou não. (PAESANI, 2015, p. 2)

O direito do inventor (propriedade industrial) afeta o mundo material pela novidade. Possui como característica a utilidade e a possibilidade de reprodução. (PAESANI, 2015, p. 2)

Tal divisão conceitual está ficando conturbada, haja vista ascensão das nova tecnologias, numa sociedade informatizada, onde as obras imateriais e softwares ganham notoriedade, havendo, assim, confusão entre direito do autor e propriedade industrial. (PAESANI, 2015, p. 2)

Os Direitos Intelectuais são tutelados a nível nacional e internacional, respectivamente, pela legislação nacional e internacional (convenções internacionais). (PAESANI, 2015, p. 2)

Em 1883 houve promulgação da Convenção de Paris (União de Paris), na França, legislação que visava tutelar o brevês (diploma de registro de uma invenção ou patente), modelos, desenhos industriais e marcas, dando ao inventor exclusividade na exploração da invenção. (PAESANI, 2015, p. 2)

Em 1886, em Berna, na Suíça, foi promulgada a União para tutela de obras literárias e artísticas. (PAESANI, 2015, p. 3)

Em 1893 houve a fusão da União de Berna com a União de Paris, dando luz ao Escritório Internacional de propriedade intelectual (BIRPI). (PAESANI, 2015, p. 3)

Em 1961 houve em Roma a Convenção de Direitos Conexos. (PAESANI, 2015, p. 3)

Em 1967, fruto da Conferência de Estocolmo, na Suécia, nasce Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI), com autonomia, no fito de promover a modernização e a eficiência da administração das Uniões. Em 1947 a OMPI vira um órgão especializado das Nações Unidas, agora, com sede em Genébra, Suíça, com objetivo de fomentar os acordos de propriedade intelectual, aplicar melhorias nos serviços prestados pelas Uniões de Paris e de Berna, assistir, tecnicamente, os Estados que a solicitarem e promover estudos e publicações sobre a proteção da propriedade intelectual. (PAESANI, 2015, p. 3)

A proteção da propriedade intelectual não é um problema exclusivamente contemporâneo, vez que essa temática fora objeto de discussão em foros internacionais, sendo os de maior notoriedade, a Conferencia de Estocolmo (Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) como agência especializada das Nações Unidas) e Organização Mundial do Comércio (OMC) criada a partir do GATT. (PAESANI, 2015, p. 3)

Em 1994 houve o acordo TRIPS - Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (Acordo sobre Aspectos dos Direitos de Propriedade Intelectual Relacionados ao Comércio), integrante do Acordo Constitutivo da Organização Mundial do Comércio (OMC). (PAESANI, 2015, p. 3)

O TRIPS age como diretriz básica para as legislações nacionais que versam sobre propriedade intelectual, estabelecendo direito mínimos, cabendo aos signatários aplica-lo de acordo com a conveniência e o ordenamento jurídico local, sendo tal normativa não aplicável isoladamente. (PAESANI, 2015, p. 3)

Tal acordo visou padronizar e estabelecer princípios no tocante a existência, abrangência e exercício de direitos de propriedade intelectual relacionados ao comércio. (PAESANI, 2015, p. 3)

Por força do art. 7, a proteção e respeito aos direitos da propriedade intelectual objetivava a promoção e divulgação das novas tecnologias, beneficiar os criadores e usuários, de modo a fomentar o bem estar social e a economia. (PAESANI, 2015, p. 3)

Assim, tal acordo não se aplica diretamente, sendo facultada sua adoção pelos Estados-Membros. (PAESANI, 2015, p. 3)

A grau internacional, a propriedade intelectual é regida por tratados (Convenção de Paris; Convenção de Berna; Convenção de Roma; Conferência de Estocolmo; Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) e Acordo TRIPS.). (PAESANI, 2015, p. 2)

A Propriedade Intelectual confere exclusividade ao criador, excluindo terceiros de proveito econômico da criação, de modo que, a ação estatal se dá no sentido de evitar a cópia, concorrência desleal, tutelando inovações industriais e obras intelectuais. Sendo a propriedade intelectual fruto da lei, não se trata de um direito natural e, pode retratar, a cultura de um povo. (PAESANI, 2015, p. 4)

2.1.1. Propriedade Industrial

A atividade empresaria possui intimidade com a invenção industrial, eis que as invenções podem nascer para empresa e, na grande maioria, ser aplicada nela, traduzindo o desenvolvimento tecnológico do negócio. (VENOSA, 2018, p. 87)

A propriedade industrial é estudada no âmbito do direito empresarial, pois há íntima ligação com a exploração da empresa. (VENOSA, 2018, p. 87)

Propriedade Industrial é abrangida pela propriedade intelectual. Versa sobre criações com fim econômico (indústria, comércio e prestação de serviços). Por indústria, entenda-se toda atividade humana geradora de bens e serviços. (PAESANI, 2015, p. 37)

A Lei nº 9.279/1996 é quem regula direitos e obrigações relativos à propriedade industrial, seguindo a linha traçada pela Carta Magna, assegurando em seu art. 6º o direito de o autor de invenção ou modelo de utilidade obter patente que lhe garanta a propriedade da mesma, estabelecendo uma presunção relativa de autoria em favor do requerente da patente (§ 1º).

A Lei de Propriedade Industrial, lei 9.279/96 possui o condão de dar tutela jurídica da propriedade industrial e fomentar o uso de seus institutos por parte das empresas. (PAESANI, 2015, p. 37)

A Lei de Propriedade Industrial estabelece uma divisão: criações industriais e os sinais distintivos. O primeiro visa o fomentar novas criações, conferindo aos autores, exclusividade, ao passo que, o segundo visa coibir a concorrência desleal via atos que visam confundir consumidores e compradores, tutelando as empresas titulares dos sinais. (PAESANI, 2015, p. 37)

As disposições preliminares expõem formas de proteção e o título atribuído pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), conforme a criação e ao invento industrial. Deste modo, concede-se, para Invenção e Modelo de Utilidade, a Carta Patente, já, para o Desenho Industrial e Marca, Certificado de Registro. (PAESANI, 2015, p. 39)

A LPI ressalta a sujeição aos tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário, assim como o princípio da reciprocidade de direitos entre nacionais e estrangeiros domiciliados no país. (PAESANI, 2015, p. 40)

A LPI recai sobre criações da indústria, comércio e prestação de serviço, deste modo, reconhece proteção a invenção, desenho industrial, marca, indicação geográfica e a concorrência. (PAESANI, 2015, p. 40)

Os direitos de propriedade industrial são, por ficção legal, para efeitos legais, bens móveis, conforme art. 5º da Lei de propriedade industrial. São bens que fazem parte do patrimônio da empresa, conferindo ao titular a exclusividade da exploração da propriedade intelectual. (VENOSA, 2018, p.87)

A LPI equipara os direitos de propriedade industrial ao bens imóveis, no tocante a sua natureza jurídica para efeitos legais, de modo que, além de ser integrante do patrimônio do titular, as medidas judiciais passam a ser as mesmas, a exemplo do interdito proibitório e institutos do direito das obrigações. (PAESANI, 2015, p. 40)

2.1.2. Direito Autoral

Direito do Autor é o conjunto normativo responsável por individualizar, proteger e disciplinar a criação intelectual. A criação intelectual e o autor possuem um elo indestrutível. (PAESANI, 2015, p. 9)

Direito de Autor ou Direito Autoral é um ramo do Direito Privado, que tem como objeto de regulação as relações jurídicas provenientes da criação e da utilização econômica de obras intelectuais estéticas, quando compreendidas pela literatura, nas artes e nas ciências (PAESANI, 2015, p. 10)

Classifica-se também o Direito do Autor como Direito especial (sui generis), se posicionando como Direito autônomo, em razão de suas características. (PAESANI, 2015, p. 11)

No art. 5º, XXVII, da CF, é notado o princípio pelo qual ao autor é conferido exclusividade de utilizar, publicar e reproduzir as próprias obras, sendo tal direito transmissível a herdeiros. (PAESANI, 2015, p. 10)

A princípio, os direitos personalíssimos (direitos da personalidade) terminam com a morte, todavia, sendo os direitos morais do autor post mortem, tal regra não é aplicável. (PAESANI, 2015, p. 10)

A CF confere preferência ao autor face suas obras. A criação tem status personalíssimo, exclusivo, composto por um direito Moral e um direito Patrimonial. (PAESANI, 2015, p. 10)

Os direitos autorais apresentam característica híbrida, se dividindo em direitos da personalidade (atributo moral) e direitos patrimoniais (atributos econômicos). (PAESANI, 2015, p. 10)

O fator moral dá tutela a personalidade do autor em relação pessoal com a obra, não se confundindo com direito de personalidade. Já, o elemento patrimonial, diz respeito a retribuição econômica pela produção intelectual e comunicação ao público. (PAESANI, 2015, p. 10)

Tais desdobramentos do direito do autor conversam entre si, classificados por parte da doutrina como direitos da personalidade. (PAESANI, 2015, p. 10)

O direito do autor visa tutelar obras literárias, artística e científica. Tais produções podem se manifestar de diversas formas: fotografia, escultura, litografia, música, projetos de engenharia, arquitetura entre outras expressões estéticas. (PAESANI, 2015, p. 11)

A nível internacional, a regulamentação dos direitos autorais se dá via Convenção de Berna e Convenção de Genébra. Neste sentido (PINHEIRO, 2016, p. 179):

Estas questões de direito de autor são tão relevantes que tem a adesão de vários países, sendo a Convenção para a Proteção de Obras Literárias e Artísticas de 1886, conhecida como Convenção de Berna, e a Convenção Universal sobre Direitos do Autor, de 1952, conhecida como Convenção de Genébra, as mais importantes. Frise-se que, por serem convenções internacionais, estamos menos sujeitos ao problema da escolha da lei aplicável à matéria, mas devemos conseguir definir em qual território ocorreu a ofensa ao direito de autor para poder lhe dar a jurisdição competente.

A nível nacional aplica-se a Lei de Direitos Autorais. Conforme art. 7, considera-se obras intelectuais aquelas provenientes do espírito do indivíduos, manifestada por qualquer meio, suportada de modo tangível ou não, conhecido ou que se invente no futuro. (PAESANI, 2015, p. 11)

São tuteláveis pelos direitos autorais, também: conferências e sermões; obras coreográficas e pantomimas; obras cinematográficas e fotográficas; pinturas e esculturas; cartas geográficas; projetos de engenharia, arquitetura e paisagismo; adaptações e traduções; programas de computador; os dicionários e bases de dados. (PAESANI, 2015, p. 11)

Conforme § 1º do art. 7º da LDA, os programas de computador serão regulados por lei especial, sendo que, a LDA se aplica no que for cabível. (PAESANI, 2015, p. 11)

Conforme inteligência do art. 11, caput e § ú. da LDA, autor da obra é pessoa física ou jurídica, que dá luz a criação literária, artística ou científica. (PAESANI, 2015, p. 11)

O autor da obra é indicado ou anunciado, sendo variadas as modalidades de identificação. (PAESANI, 2015, p. 11)

Na identificação o autor pode se valer de nome civil (completo ou abreviado, inclusive por sigla, pseudônimo ou outro sinal), no caso de obra literária, científica ou artística .(PAESANI, 2015, p. 11)

Pode a marca ser usada para identificação do titular autoral patrimonial, no caso de pessoa jurídica. (PAESANI, 2015, p. 11)

Uma obra, ao cair em domínio público, pode ser objeto de tradução, adaptação, arranjo ou orquestrada, caso em que, é conferida titularidade de direitos autorais a quem o fizer. (PAESANI, 2015, p. 11)

No caso de obra coletiva, a titularidade é o do organizador. (PAESANI, 2015, p. 12)

No caso de obra audiovisual a titularidade é atribuída aos coautores (diretor, o autor do assunto, o autor do argumento literário, musical ou literário-musical). (PAESANI, 2015, p. 12)

No caso de obra coletiva, as participações individuais possuem tutela jurídica também. (PAESANI, 2015, p. 12)

Em paralelo aos Direitos Autorais há os Direitos Conexos, conferidos à artista, intérprete ou executante, que intervêm em obra alheia, de modo original e único. (PAESANI, 2015, p. 22)

No Direito brasileiro há tutela da atividade do intérprete ou executante, que dão vez a um direito novo e exclusivo, podendo até ser oposto ao autor da obra originária, sendo garantido ao intérprete o proveito econômico correspondente. (PAESANI, 2015, p. 22)

O Direito trata os Direitos Conexos semelhantemente aos Direitos Autorais, com a ressalva de certas características específicas deste último. (PAESANI, 2015, p. 22)

Conforme disposição da Lei de Direitos Autorais, são titulares dos direitos conexos os artistas, intérpretes, executantes, produtores fonográficos e empresas de radiodifusão. (PAESANI, 2015, p. 22)

Direitos conexos são análogos aos direito do autor, todavia, não devem receber o mesmo tratamento, haja vista o direito de autor se manifestar de variadas formas, bem como, por suas características incomuns. (PAESANI, 2015, p. 22)

A LDA possui um título específicos dos direitos conexos, evidenciando o sistema da lei. (PAESANI, 2015, p. 22)

2.1 relação entre PROPRIEDADE intelectual e STARTUPS DE BASE TECNOLÓGICA

É recorrente a dúvida quanto à possibilidade de patentear uma ideia. (VIEIRA, 2017, p. 108)

No Brasil, não é possível patentear uma ideia, por previsão do art. 10, II, da Lei de Propriedade Industrial, que prevê não ser possível considerar como invenção ou modelo de utilidade “concepções puramente abstratas”. Um medo de quem está ingressando nesse cenário é de que alguém “roube” a sua ideia. (VIEIRA, 2017, p. 108)

Em alguns países, como no caso dos EUA, é possível patentear a ideia. Mas, tal patente não tem validade automática no Brasil, porém, dá segurança momentânea para o empreendedor, além de determinadas vantagens quando comparados ao procedimento brasileiro. (VIEIRA, 2017, p. 109)

Num mundo em que a informação possui abrangência global, se faz comum o plágio. Neste sentido, Fran Martins (pg. 358, 2018):

Na globalização cuja técnica se aprimora cada dia mais e no aperfeiçoamento das técnicas, se torna frequente a utilização por meio de cópias, símbolos ou imitações da propriedade industrial, abrindo uma guerra de concorrência, e desabrochando um modelo de vigilância permanente contra os abusos praticados no mercado.

Houve uma mudança da era industrial para a digital, onde o conhecimento passou a ter mais relevância que os bens corpóreos, principalmente nas startups, que tem a inovação tecnológica como característica. (VIEIRA, 2017, p. 104)

Na era digital, uma marca ou um software podem ser mais rentáveis que um produto físico. Por isso, cuidar da proteção dos bens imateriais de uma startup é um passo importante no amadurecimento jurídico da empresa. (VIEIRA, 2017, p. 104)

Empresas de inovação tecnológica devem dar especial atenção a propriedade industrial, uma vez que os ativos intangíveis retratam diferencial de competitividade no mercado: (RUSSO et al., 2018, p. 35)

Por fim, observa-se que é fundamental priorizar a proteção dos direitos de propriedade intelectual, uma vez que os ativos intangíveis também são considerados como indicadores de inovação tecnológica por se constituir em um diferencial que contribui para a vantagem competitiva.

Dada as características das startups, a propriedade intelectual é de extrema relevância para este modelo de negócio. Neste sentido (FEIGELSON et al., 2018, p. 145):

Por conta da natureza inerente das startups, cujo valor está concentrado no oferecimento de um produto ou serviço inovador e altamente especializado, é comum afirmar que os ativos intangíveis são, dessa forma, os bens mais valiosos de tais empresas

Visto o caráter emergente das startups, a proteção de seu patrimônio intangível face aos grandes concorrentes é primordial conforme disserta Bruno Feigelson et al. (2018, p. 145):

Deste modo, é imprescindível destacar a significativa relevância da proteção de propriedade intelectual para startups. Em relação a produtos ou serviços oferecidos, seu diferencial é essencialmente a inovação propriamente dita. Logo, protegê-lo é de suma importância para que uma empresa neste ponto não tenha seu produto ou serviço copiados por outra empresa já consolidada, o que ocasionaria uma perda precoce irreparável à startup e uma dificuldade ainda maior que startups enfrentariam para serem competitivas no mercado.

Bruno Feigelson et al., ressalta que a startup se viabiliza por hardware ou software, institutos amparados pela propriedade intelectual (2018, p. 147):

Assim, o desenvolvimento de novos produtos ou serviços pela startup pode promover tanto a entrada de um novo objeto material no mercado (hardware), quanto um objeto imaterial, intangível, que torna possível a utilização do anterior (software). Para que não reste dúvida, ainda que a startup ofereça serviço, e não produto, este pode, ao menos, depender de um software para operar – como um aplicativo de celular, por exemplo 80. Logo, mesmo que a startup seja baseada em serviços e não produtos em si, é possível dizer que seu objeto muitas vezes necessita de um veículo para ser explorado, seja este determinado hardware ou software.

Geralmente, as startups se relacionam com a propriedade intelectual no tocante a marcas, patentes, desenhos industriais, registros de software e domínio. (BARBOSA et al., 2017, p. 72)

3. proteção jurídica da propriedade intelectual da startup de base tecnológicA e respctivas medidas protetivas

3.1 proteção jurídica da propriedade intelectual da startup de base tecnológica

O crescimento rápido dá margem a variados problemas para aqueles que não realizam um planejamento jurídico adequado para o seu negócio. (VIEIRA, p. 12, 2017)

Há orientações jurídicas essenciais para aqueles empreendedores que pretendem criar ou já estão envolvidos em algum negócio, principalmente se este pertencer ao novo mundo das startups e das tecnologias. Bem como, há cuidados elementares que devem ser tomados desde a constituição jurídica da startup até a sua cessão ou encerramento, de modo a evitar ao máximo os transtornos que cercam o campo dos negócios. (VIEIRA, p. 12, 2017)

É importante a atuação preventiva, seja na área jurídica, contábil ou administrativa. (VIEIRA, p. 12, 2017)

Em especial, na área tecnológica, a proteção do ativo intangível da empresa é uma das maiores preocupações do empreendedor. Ativos intangíveis são aqueles que não existem de forma corpórea. Compõem esse conjunto de ativos a marca, softwares, reputação, imagem, processos, dentre outros. Ao passo que, ativos tangíveis são os palpáveis. (VIEIRA, 2017, p. 104)

À cerda da propriedade intelectual e industrial no Brasil, existem três marcos: A Lei da Propriedade Industrial (Lei Federal n.º 9.279/1996), que fornece uma regulamentação geral sobre a proteção da propriedade industrial; a Lei Federal n.º 9.609/1998, que dispõe sobre a proteção de propriedade intelectual de programas de computador; e o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que é o órgão que regulamenta, fiscaliza e realiza “o sistema brasileiro de concessão e garantia de direitos de propriedade intelectual para a indústria”. (VIEIRA, 2017, p. 105)

Nome empresarial, domínio e marca são tutelas da propriedade intelectual e industrial independentes. Assim, a realização de uma não irá garantir a proteção das demais. É necessário, portanto, que o empresário atente a todos esses registros. (VIEIRA, 2017, p. 107)

A Lei no 5.648/1971 de luz ao Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), autarquia federal vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, responsável pela análise, processamento e concessão dos direitos inventivos industriais. (PAESANI, 2015, p. 40)

A tutela da propriedade industrial dá guarida à invenção, o modelo de utilidade, o desenho industrial e a marca. A Lei nº 9.279/96 regula a propriedade industrial, com o objetivo de favorecer o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, bem como, conferir direitos exclusivos aos empresários. (VENOSA, 2018, p. 87)

A concretização da tutela legal da propriedade intelectual de uma empresa efetua-se mediante: concessão de patentes de invenção e de modelo de utilidade; concessão de registro de desenho industrial; concessão de registro de marca; repressão às falsas indicações geográficas; e repressão à concorrência desleal. (VENOSA, 2018, p. 87).

A propriedade intelectual deve ser registrada e protegida como um todo. Sugere-se de antemão, o registro de marca e domínio (PINHO, 2017, p. 11):

Além dos problemas que surgem em decorrência do uso de tecnologias, a rotina de propriedade intelectual envolve, além da redação de contratos de desenvolvimento de software e de termos de uso e políticas de privacidade, o registro da propriedade intelectual em si.

Uma startup precisa, por exemplo, começar registrando sua marca e seu domínio online – isso depois de checar se já não existe nada parecido nos arquivos do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI).

Junto ao INPI pode ser tutelada marca, patente, desenho industrial, indicação geográfica, programa de computador, topografia de circuitos integrados, transferência de tecnologia e informação tecnológica. (PINHO, 2017, p. 11)

A propriedade intelectual se relaciona com startups de base tecnológica de modo que é imperativo à essas empresas possuir uma estratégia de gestão da propriedade intelectual. Sobre o assunto: (NEVES, 2015, p. 7)

A propriedade intelectual (PI) é uma matéria de extrema importância para startups tecnológicas. Por isso, torna-se imperativo para as empresas, a existência de uma estratégia de gestão da PI, visto que as empresas cometem erros, tanto na proteção das suas inovações como na exploração das mesmas. Esses erros traduzem-se geralmente em custos elevados, ou podem mesmo ser fatais para a empresa. Existem várias formas de uma empresa proteger a sua PI. A propriedade intelectual está dividida em dois grandes blocos, a propriedade industrial e os direitos de autor. A propriedade industrial subdivide-se em, patentes e modelos de utilidade, desenhos/modelos industriais e ainda, marcas e outros sinais distintivos do comércio. Já os direitos de autor tratam-se de obras intelectuais expressas por qualquer meio ou suporte. Englobam, entre outras, obras científicas, literárias, audiovisuais, musicais e programas de computador.

O registro dos institutos intelectuais fazem parte da estratégia empresarial da startup (SOUZA, 2018, p. 172):

Embora a proteção intelectual não seja um aspecto mandatório para toda startup, é importante analisar estrategicamente se registros de marca, pedidos de patente de invenção, modelo de utilidade ou outras formas de proteção deverão ser requeridas junto aos órgãos competentes.

A propriedade intelectual é meio jurídico de tutela das atividades inventivas e criatividade humana, inclusive, em seus aspectos tecnológicos. (SPEZIALI et al., 2016, p. 1)

Cada instituto de tutela da propriedade intelectual da empresa é específico, assim, cada um possui seu procedimento próprio, cabendo ao requerente verificar qual é mais adequado a determinada situação. (VIEIRA, 2017, p. 127)

A plataforma digital do INPI é didática, com manuais que facilitam os registros, porém, em alguns casos há exigência documental é enorme. Via de regra, o INPI possui um procedimento padrão. (VIEIRA, 2017, p. 128)

Sinais distintivos são expressões fonéticas (palavras) ou visuais (imagens), usadas econômica e socialmente, que objetiva identificar e singularizar o empresário, o estabelecimento, produtos e serviços. Assim, pelos sinais distintivos a clientela consegue identificar algo, destacando-o dos demais. (PAESANI, 2015, p. 57)

Toda normativa envolta sobre os sinais distintivos se justificam, haja vista os efeitos econômicos gerados por estes, de modo que, os sinais conferem identidade e referência. (PAESANI, 2015, p. 57)

O sinal distintivo age como meio de comunicação quando consegue transmitir um significado, bem como, se caracteriza pela sua imaterialidade. (PAESANI, 2015, p. 57)

Há várias espécies de sinais distintivos: marca (identificação de produto ou serviço; ex.: FIAT e SEDEX), nome empresarial (identificação da empresa; ex.: Ferrero do Brasil Indústria Doceira e Alimentar Ltda.), título de estabelecimento (identificação do ponto comercial; ex.: Casas Pernambucanas) e nome de domínio (identificação da plataforma na web). (PAESANI, 2015, p. 57)

Cada sinal distintivos possui características singulares. O registro de marca se dá com registro no INPI. O nome empresarial, se registra na Junta Comercial. Título de estabelecimento rege-se pela anterioridade. O registro de domínio é concedido pelo Nic.br. (PAESANI, 2015, p. 57)

3.2 medidas preventivas

3.2.1. Registro de domínio

Nome de domínio é o nome do endereço na internet. No Brasil, seu registro é controlado pelo Comitê Gestor da Internet – CGI, entidade responsável por “estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil”, por intermédio do Registro.br. (VIEIRA, 2017, p. 107)

Para registrar o domínio há de se observar algumas regras, tais como o valor, CPF ou CNPJ com cadastro regular, dentre outras formalidades. (VIEIRA, 2017, p. 107)

Nome de domínio trata-se da plataforma digital que identifica produto, serviço ou empresa no mundo virtual. Trata-se do endereço virtual que o usuário pode achar ao navegar pela internet. (PAESANI, 2015, p. 68)

Nome de domínio se assemelha ao título de estabelecimento comercial, vez que os negócios virtuais fazem uso de domínio. (PAESANI, 2015, p. 68)

A ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers regula e administra as categoria de domínio, a nível internacional. (PAESANI, 2015, p. 68)

No Brasil, é consagrado o princípio first come, first served (primeiro a chegar, primeiro a ser servido), comum na maioria dos países, contemplado pelo Comitê Gestor, na Resolução nº 1, em 1998. (PAESANI, 2015, p. 68)

Comitê Gestor, via Resolução no 2, outorga à FAPESP – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo – a competência para realizar o registro de nomes de domínio, de distribuição de endereços IP, e de sua manutenção na rede. (PAESANI, 2015, p. 68)

Em 21 de outubro de 2005, foram baixadas duas Resoluções pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil CGI.br. A primeira Resolução no 1/2005 atribui ao NIC.br – Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR a execução do registro de nomes de domínio, a alocação de Endereços IP (Internet Protocol). A Resolução no 2 dispõe sobre os procedimentos a serem adotados pelo NIC.br. (PAESANI, 2015, p. 68)

Assim, no Brasil, os nomes de domínio são gerenciados pelo NIC.br, pessoa jurídica de direito privado, associação sem fins lucrativos que gerencia os nomes de domínio “br” e outros registradores gerenciam nomes de domínio internacionalmente. (PAESANI, 2015, p. 68)

O ICANN, tomou a decisão de colocar fim às restrições para a criação de novos domínios. A iniciativa permite que as empresas, cidades e organizações, a partir de 12 de janeiro de 2012, terminem com o nome da companhia ou cidade. O ICANN abriu o sistema de endereços da Internet às ilimitadas possibilidades da imaginação humana. (PAESANI, 2015, p. 68)

3.2.2. Do Software

Em que pese os programas de computadores, ou softwares, estarem listados como obras intelectuais protegidas pela Lei Federal n. 9.610/1990, possuem a sua regulamentação realizada na Lei Federal n. 9.609/1998, a Lei de Registro de Softwares. De acordo com seu art. 1º, programa de computador é expressão de um conjunto organizado de instruções em linguagem natural ou codificada, contida em suporte físico de qualquer natureza, de emprego necessário em máquinas automáticas de tratamento da informação, dispositivos, instrumentos ou equipamentos periféricos, baseados em técnica digital ou análoga, para fazê-los funcionar de modo e para fins determinados. (VIEIRA, 2017, p. 124)

Programa de computador trata-se de um conjunto de instruções com finalidades determinadas, codificadas ou em linguagem natural, suportado por algo físico de qualquer natureza, que age sob meios materiais (máquinas automáticas, dispositivos e periféricos) de base digital ou análoga. (PAESANI, 2015, p. 73)

Para o direito, software trata-se de bem imaterial amparado pelo direito do autor e pela lei específica. Trata-se de intermédio para informações e gera impasse jurídico, vez que, dada suas características, seria amparável tanto pelo direito do autor, quanto pelo direito da propriedade industrial. (PAESANI, 2015, p. 73)

Conforme art. 7 da LDA, os programas de computador são obras intelectuais, reguladas por lei especial e a própria LDA, no que couber. (PAESANI, 2015, p. 73)

Criado o software, deve ser levado a registro no INPI, que logra longo prazo de vigência, 50 anos, a contar do ano seguinte ao da publicação ou da criação do criação do programa. (VIEIRA, 2017, p. 124)

Na hipótese de registro de software, há sigilo entre o criador e o INPI, bem como, o registro tem como base o código-fonte do programa, garantindo segurança ao idealizador. (VIEIRA, 2017, p .124)

O registro de software possui abrangência internacional, se distinguindo da patente, de modo que, registros feitos no Brasil são válidos para o exterior, e vice-versa. Na hipótese de cessão de direitos de uso de um programa entre partes de países diferentes, é juridicamente preventivo que se realizem o registro também no país onde o programa será utilizado. (VIEIRA, 2017, p. 125)

A Lei do Software, nº 9.609/1998, reduz os direitos morais do criador do programa, podendo o autor reivindicar a autoria e se opor a alterações na criação. (PAESANI, 2015, p. 73)

O art. 28 da LDA reconhece os direitos patrimônios que o autor possui, que lhe confere proveito econômico e exclusividade em relação a obra. (PAESANI, 2015, p. 74)

A proteção do programa se dá via publicação ou criação, na ausência daquela, pelo prazo de 50 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à publicação ou criação. (PAESANI, 2015, p. 74)

É proibida a retirada de circulação do software em função de garantia dada aos usuários. (PAESANI, 2015, p. 74)

É facultativo o registro, havendo cobrança de taxa periódica a fim de conservar o sigilo, segundo a lei. (PAESANI, 2015, p. 74)

Conforme art. 6 da Lei de Software, é permitido: reproduzir uma cópia do original, de salvaguarda, citar parcialmente para fins didáticos, mencionando o autor, a criação de programa semelhante , em razão de características de função, ainda, permite-se integração de programas quando indispensáveis às necessidades dos usuários e para seu uso exclusivo. (PAESANI, 2015, p. 74)

O programa de computador deve ser fornecido com garantia na hipótese de relação de consumo, pois é obra técnica, não literária. (PAESANI, 2015, p. 74)

A relação contratual se dá via contrato de licença ou contrato de comercialização e transferência de tecnologia, sendo objeto a entrega no código fonte ao contratante, sendo tais negociações registráveis no INPI. (PAESANI, 2015, p. 74)

Pode haver aluguel comercial mediante autorização do autor do programa. Isso não se aplica a programas já instalados em equipamentos. (PAESANI, 2015, p. 74)

O software se divide, usualmente, em três categorias: programa standard, programa por encomenda e programas adaptados por cliente. (PAESANI, 2015, p. 75)

O programador estrangeiro é tutelado assim como o nacional no caso de haver reciprocidade legislativa, conforme § 4º do art. 2 da Lei do Software. (PAESANI, 2015, p. 75)

A titularidade é do empregador, na hipótese de autor empregado desenvolver o software na constância de contrato de trabalho. (PAESANI, 2015, p. 75)

A Lei de Proteção ao Software também trata de crimes e penas, a fim de coibir a pratica de “pirataria”, caracterizada pela uso ilegal de programa alheio sem autorização de seu autor, coibindo também as perdas em função dessa prática. (PAESANI, 2015, p. 75)

A violação dos direitos de autor de programa é crime, punido com detenção de 6 (seis) a 2 (dois) anos ou multa (art. 12). (PAESANI, 2015, p. 75)

A Lei de Software pune aquele que reproduz programa de computador ilicitamente com finalidade de lucro, todavia, isenta de responsabilidade o usuário (art. 12, § 1º). (PAESANI, 2015, p. 76)

A Lei de Software pune aquele que comercializa, visando a lucratividade, cópias do software. (PAESANI, 2015, p. 76)

Considera-se crime de violação de direito autoral a reprodução, com fins comerciais, de software, sem a autorização do autor, com pena de reclusão de um a quatro anos e multa. (PAESANI, 2015, p. 76)

Tais atos atos são classificados como Sonegação Fiscal, crime contra a Ordem Tributária e contra as Relações de Consumo (art. 12, § 3º). (PAESANI, 2015, p. 76)

Caracteriza-se como Sonegação Fiscal, pois, quando o direito do programador é inobservado e o software usado de maneira ilegal, não a devida arrecadação tributária, assim, a Receita Federal possui a competência para fiscalizar a legalidade de determinador programa. (PAESANI, 2015, p. 76)

Após vistorias, inicia-se o processo com a ação penal e a busca e apreensão de copias produzidas ou comercializadas. (PAESANI, 2015, p. 76)

A ofendido pode propor ação reparatória de perdas e danos c/c obrigação de não fazer (impondo multa pelo descumprimento). (PAESANI, 2015, p. 76)

O juiz mandará que corra o processo em segredo de justiça na hipótese de haver informações confidencias. (PAESANI, 2015, p. 76)

3.2.3. Registro de marca

Conceitua-se marca como (BARBOSA et al., 2017, p. 72):

Todo sinal distintivo que pode ser expresso em figuras e/ou palavras, com a finalidade de conferir identidade e procedência a um produto ou serviço, podendo, ainda, diferenciar um prestador de serviços de seus concorrentes.

A marca confere identificação e singularidade. (BARBOSA et al., 2017, p. 72)

Marca trata-se do símbolo de determinada empresa. Se distingue do nome empresarial. (VIEIRA, 2017, p. 111)

A norma que regula a marca é a lei 9.279/1996 ( Lei de Propriedade Industrial). (BARBOSA et al., 2017, p. 72)

A lei de propriedade industrial (art. 124), elenca 23 situações em que não se pode registrar uma marca, de modo que tais vedações devem ser verificadas quando da sua criação. (VIEIRA, 2017, p. 112)

A lei classifica as marcas de acordo com o seu uso (produto ou serviço, certificação ou coletiva) e suas características (nominativa, figurativa, mista e tridimensional). (VIEIRA, 2017, p. 112)

O registro de marca de prazo de 10 anos, prorrogáveis mediante requerimento. (VIEIRA, 2017, p. 113)

Dado seu caráter simbólico, a marca merece tutela jurídica, mesmo quando não associada a um produto, podendo ser de grande valor. (VIEIRA, 2017, p. 113)

A relevância do registro de marca é evidente face as batalhas judiciais de grandes empresas em prol do uso de marcas de produto, a exemplo de Apple e Gradiente, pelo uso do “Iphone”. Caso em que, curiosamente, a Gradiente requereu o registro da marca “Iphone” ao INPI sete anos antes da Apple lançar o seu aparelho telefônico com o mesmo nome. (VIEIRA, 2017, p. 114)

O registro de marca pode ser complexo, se destacando duas vedações: utilização de “sinal de caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo” e a “reprodução ou imitação, no todo ou em parte, ainda que com acréscimo, de marca alheia registrada, para distinguir ou certificar produto ou serviço idêntico, semelhante ou afim, suscetível de causar confusão ou associação com marca alheia”. (VIEIRA, 2017, p. 114)

O número de pedido de registros é superior ao número de atividades, assim, determinadas marcas (ou semelhantes) podem se encontrarem indisponíveis, de modo que a empresa deve optar pelo registro ou não, neste caso. (VIEIRA, 2017, p. 114)

O INPI e o Poder Judiciário utilizam princípios específicos para a análise dos pedidos de registro de marca, quais sejam: territorialidade, especificidade (especialidade), veracidade e anterioridade. (VIEIRA, 2017, p. 115)

Princípio da territorialidade diz respeito ao espaço geográfico de uso exclusivo de determinada marca, que é o nacional, todavia, sendo as marcas iguais, mas, atividades distintas, pode haver mitigação desta exclusividade, de modo que há nomes alguns nomes de marca iguais, usados para serviços ou produtos diferentes. (VIEIRA, 2017, p. 115)

Esse entendimento decorre do princípio da especialidade, pois, a tutela jurídica de uma marca somente será concedida naquela modalidade específica de produto ou serviço, conforme Classificação Internacional de Produtos ou Serviços – NICE (listagem com 45). (VIEIRA, 2017, p. 115)

Todavia, ressalva-se: ainda que serviço ou produto distintos, se havendo confusão ao consumidor, pode haver vedação ao uso da marca. (VIEIRA, 2017, p. 115)

Ainda, conforme art. 125 da LPI, quando marca de alto renome, também é inaplicável o princípio da especialidade, não podendo ser registrada marca com igual nome. (VIEIRA, 2017, p. 117)

O princípio da veracidade, por sua vez, prevê que a empresa deve ser fiel ao ramo de atividade no momento do enquadramento no registro da marca, a fim de não inviabilizar demais pedidos de registro. (VIEIRA, 2017, p. 117)

O princípio da anterioridade prevê que tem prioridade ao deferimento do registro de marca àquele que primeiro deu entrada em seu pedido no INPI (ato de geração do número do processo). (VIEIRA, 2017, p. 117)

Princípio da anterioridade se distingue do direito de precedência, pois, este último garante que empresas que utilizam a marca antes do deferimento do pedido por terceiros possam pedir a anulação judicial ou administrativa do pedido de registro concedido pelo INPI. Para isso, a empresa necessita ter fortes provas de sua utilização anterior da marca. (VIEIRA, 2017, p. 117)

Trade dress trata-se de um conceito de tutela da marca. Visa proteger a marca em geral, sua roupagem, principais características e sua apresentação visual, afim de limitar uma cópia parcial da marca, que gere confusão ao consumidor. (VIEIRA, 2017, p. 118)

O trade dress pode ser dar pela utilização das mesmas cores, nome que visualmente se assemelhe, de forma a confundir os consumidores. (VIEIRA, 2017, p. 119)

Tais situações são recorrentes no Brasil, como é o caso das disputas judiciais entre a Mr. Cat e a Mr. Foot, e entre o Spoleto e o Gepeto. (VIEIRA, 2017, p. 119)

Quem incorre em trade dress face a uma startup de sucesso pode ser condenado a indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes, além de responder por crime concorrencial ou pelo crime de estelionato, previsto no Código Penal. (VIEIRA, 2017, p. 119)

Além de ser o símbolo de uma empresa, o registro de marca se faz relevante a fim de monetizar os produtos e inibir o uso indevido dos seus registros, ainda, facilitar a caracterização do trade dress. (VIEIRA, 2017, p. 119)

Marca trata-se de sinal distintivo empresarial. É sugestiva e atrativa ao consumidor. A marca é associada a um produto ou serviço. (PAESANI, 2015, p. 58)

Através do registro no INPI, a marca pode ser usada com exclusividade em todo território nacional. (PAESANI, 2015, p. 58)

Conforme art. 122 da LPI, a marca deve ser visualmente perceptível e não proibida em lei. (PAESANI, 2015, p. 58)

É possível a proteção de marca tridimensional, pois é visualmente perceptível. (PAESANI, 2015, p. 58)

Excluísse da possibilidade de registro as marcas olfativas, gustativas, sonoras e tácteis, pois, imperceptíveis visualmente. (PAESANI, 2015, p. 58)

Incorre em crime contra o registro de marca, quem reproduz ou imita marca registrada e induz o consumidor a confusão, ou quem altera marca de outrem, aposta em produto que circula no mercado (art. 189 – 190). (PAESANI, 2015, p. 61)

Marca trata-se do símbolo distintivo de um produto, podendo dar sentido de procedência ou qualidade de um produto. (VENOSA, 2018, p. 94)

A marca pode estimular o consumo do produto, bem como, atestar a qualidade, sendo sinônimo de honra. (VENOSA, 2018, p. 94)

Possui como requisitos de validade, cumulativamente: capacidade distintiva, licitude; verdade e novidade. (VENOSA, 2018, p. 94)

Capacidade distintiva (originalidade) é a capacidade da marca conferir um plus ao produto ou serviço, de modo que, a lei, em seu art. 124, elenca hipóteses em que isso não se vislumbra, dado o caráter genérico de tais termos. (VENOSA, 2018, p. 94)

A marca é legalmente registrável quando não inserida nas proibições do art. 124 da LPI. (VENOSA, 2018, p. 94)

O requisito da veracidade diz respeito a capacidade de não levar confusão ao consumidor, de modo a não confundir com outra. (VENOSA, 2018, p. 94)

O requisito da novidade é atendido quando a marca não é idêntica ou similar a outra. (VENOSA, 2018, p. 94)

A marca é utilizada, por vezes, para praticas maliciosas no mercado concorrencial. (VENOSA, 2018, p. 94)

São espécies de marcas elencadas pela lei: de produto ou serviço, de certificação, coletiva (art. 123), marca de alto renome (art. 125) e marca notória (art. 126). (VENOSA, 2018, p. 96)

Marca de produto ou serviço visa destacar produto ou dos demais (semelhantes), a exemplo: EMBRATUR Turismo, NOKIA Celulares. (VENOSA, 2018, p. 96)

Marca de certificação, também chamada de marca de garantia, é aquela cuja finalidade é de atestar a padronização de determinado produto ou serviço face as exigências técnicas e normativas. Geralmente se relaciona à qualidade, natureza, material e meios utilizados. São exemplos de marca de certificação: Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO). (VENOSA, 2018, p. 96)

A coletiva visa identificar a origem de produto ou serviço de certa comunidade ou coletividade. Tal marca é instrumento publicitário por vezes, pois dá sensação de garantia ao consumidor. A marca coletiva pode, por exemplo, fazer referência à empresários de um determinado produto, ou de certa região, como ocorre com Spumanti di Asti, Prosciutto di Parma. No Brasil, é um exemplo a COTRIGUAÇU Cooperativa Central. (VENOSA, 2018, p. 97)

Marca notoriamente conhecida é aquela notória e de conhecimento de todos, goza de proteção especial, pois, ainda que não registrada no Brasil, possui proteção no seu ramo, conforme art. 6º da Convenção de Paris para Proteção da Propriedade Industrial. Ainda, tais marcas podem vir a perder o seu valor imaterial pelo uso inadequado, no caso de generalização, como já ocorreu com as marcas como Victrola, Electrola, Vaseline, Escalator, Bakeline etc.. Hoje em dia: Xerox, Isopor, Teflon, Danone e Cotonetes. (VENOSA, 2018, p. 97)

A marca de alto renome é de maior abrangência que a notoriamente conhecida, pois seus efeitos vão além do ramo de atuação, abrangendo todo o universo de consumidores. São exemplos de tais marcas: Coca-Cola, Pepsi-Cola, Pirelli, Moça (Nestlé), Gillette, entre outras. (VENOSA, 2018, p. 97)

Uma marca pode ser, de acordo com a classificação da apresentação ou conteúdo, nominativa, figurativa, mista ou tridimensional. (VENOSA, 2018, p. 97)

Marca nominativa é aquela formada por palavras, a exemplo: Fiat, McDonald’s, Nívea e Nescafé. Figurativa é a marca que apresenta um símbolo distintivo, a exemplo: Lacoste (jacaré), ou Apple (maçã). (VENOSA, 2018, p. 97)

Marca mista é aquela cuja formação é constituído de elementos nominativos e figurativos, simultaneamente, a exemplo de Guaraná Antarctica, Ponto Frio, Pão de Açúcar e FGV. Marca tridimensional é aquela que faz referência a forma do produto (embalagem), a exemplo da caneta BIC, Citroën e CNN. (VENOSA, 2018, p. 97)

A marca pode ser requerida por pessoa física ou jurídica (de direito público ou privado), conforme atr. 139 da LPI. No caso das pessoas de direito privado, a marca deve ter relação com a atividade exercida, e modo direito ou por intermédio de outra pessoa que a controlem. (VENOSA, 2018, p. 98)

A marca coletiva deve ser requerida por pessoa jurídica que representa a coletividade, ainda que atue em ramo direito do da coletividade. Tal marca pode ser usado por várias pessoas (grupo de empresas) ao mesmo tempo. São pessoas jurídicas legitimadas a requerer o registro de marca coletiva as cooperativas, associações, entidades e outras. (VENOSA, 2018, p. 98)

A marca de certificação é de titularidade de pessoa sem interesse econômico no produto ou serviço objeto da certificação, vez que, objetiva-se a padronização de qualidade (ISSO). (VENOSA, 2018, p. 98)

O titular de marca goza de uso exclusivo, afim de distinguir seu produto ou serviço, podendo ceder o registro ou pedido de registro à outrem, atendidos os requisitos pelo cessionário. Ainda, a cessão deve abranger os pedidos ou registro em nome da cedente, que tenham por objeto marcas iguais ou semelhantes, que versem sobre produto ou serviço idêntico ou semelhante e afins, sob pena de cancelamento dos registros ou arquivamento dos pedidos não cedidos. (VENOSA, 2018, p. 98)

Pode também o titular de marca ou depositante licenciar o seu uso, de modo a tutelar a reputação (integridade material). Havendo ameaçada ou violação a isto, o titular possui mecanismos de tutela específica a fim de afastar ou remover o ilícito. Se mostra adequado à propriedade industrial a tutela inibitória, a fim de colocar o titular do direito na mesma posição que estaria se não houvesse ameaça ou violação de sua marca, numa forma de tutela extrarressarcitória, e não ressarcitória. (VENOSA, 2018, p. 98)

O titular da marca, não pode impedir que comerciantes ou distribuidores utilizem sinais distintivos que lhes são próprios, juntamente com a marca do produto, na sua promoção e comercialização; impedir que fabricantes de acessórios utilizem a marca para indicar a destinação do produto, desde que obedecidas as práticas leais de concorrência; impedir a livre circulação de produto colocado no mercado interno, por si ou por outrem com seu consentimento, com as ressalvas legais; e impedir a citação da marca em discurso, obra científica ou literária ou qualquer outra publicação, desde que sem conotação comercial e sem prejuízo para seu caráter distintivo. (VENOSA, 2018, p. 98)

A marca possui validade de 10 anos, da data de registro, prorrogáveis pelo mesmo tempo, vindo a marca a extinção na hipótese de expiração do prazo. (VENOSA, 2018, p. 99)

Também é causa de extinção do registro a renúncia, total ou parcial, em relação aos produtos ou serviços assinalados pela marca. Nessa hipótese, não obstante configure causa voluntária, é preciso que a renúncia seja formulada junto ao INPI pelo seu titular ou, no caso de procurador, dispor de poderes específicos para esse fim.

A renúncia da marca, total ou parcial, dá vez a extinção do registro, sendo hipótese de causa de extinção voluntária, feita junto ao INPI ou via procurador, com poderes especiais para tanto. (VENOSA, 2018, p. 99)

A marca caduca, sendo esta, também uma hipótese de extinção, que pode se dar pelo desuso da marca no Brasil, uso da marca tiver sido interrompido por tempo superior a 5 (cinco) anos consecutivos ou, ainda, por mais de 5 (cinco) anos consecutivos a marca tiver sido usada com alteração que atinja a sua originalidade, em descompasso com o certificado de registro, sendo que, neste caso, a justificação do desuso legítima, obsta a caducidade. Há também, hipótese de caducidade parcial, que recai sobre produtos e serviços não abrangidos pelo registro da marca. (VENOSA, 2018, p. 99)

A marca pode ser declarada nula, total ou parcial, quando não atendido as disposições da Lei de Propriedade Industrial, sendo tal hipótese extintiva, em que pesa não assim nominada pelo legislador. A nulidade parcial se dá no caso de a parte não atingida pela declaração de nulidade seja registrável. (VENOSA, 2018, p. 99)

No Direito Italiano, existe curiosa hipótese de extinção da marca, denominada vulgarização, caso em que, a marca se transforma em nome comum dado a produto ou serviço, sem mais ter capacidade de distinção, a exemplo da Cellhophane, declarada vulgar desde 2007. (VENOSA, 2018, p. 99)

3.2.4. Desenho industrial

Desenho industrial é uma das modalidades de direito industrial que podem ser legalmente tuteladas, conforme art. 2º, II, da LPI. O art. 95 conceitua desenho industrial como a forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial. (VIEIRA, 2017, p. 125)

Em linhas gerais, desenho industrial é o design de um produto. É uma forma inovadora concedida ao produto, que preenche os requisitos da novidade (não compreendido no “estado da técnica”), originalidade e utilidade industrial. (VIEIRA, 2017, p. 125)

Exige-se ao registro “configuração visual distintiva”, mas, isso não impede a utilização de elementos já conhecidos. Obras de caráter unicamente artístico e os desenhos que contenham a forma necessária ou comum do objeto (ex.: parafusos, molas, canudos) não são registráveis como desenho industrial. (VIEIRA, 2017, p. 126)

O registro de desenho industrial possui facilidades, tais como, procedimento prioritário no INPI, bem como, menos burocracia para tutela no exterior. (VIEIRA, 2017, p. 126)

Com a chegada da produção em massa, houve uma queda na qualidade estética de produtos, de modo que, inclinavam os juízes a negar os direitos autorais. (PAESANI, 2015, p. 53)

O enquadramento legal do desenho industrial se encontra nos arts. 94 a 121 da Lei de Propriedade Industrial. (PAESANI, 2015, p. 53)

Desenho industrial trata-se da forma plástica ornamental de um objeto ou o conjunto ornamental de linhas e cores que possa ser aplicado a um produto, proporcionando resultado visual novo e original na sua configuração externa e que possa servir de tipo de fabricação industrial, conforme art. 95. (VENOSA, 2018, p. 92)

Os desenho industriais devem atender aos requisitos da novidade e originalidade (quando dele resulte uma configuração visual distintiva, em relação a outros objetos anteriores). (VENOSA, 2018, p. 92)

A exemplo, a proteção do desenho industrial pode recair sobre uma cadeira, dentre outros no setor da mobília. (VENOSA, 2018, p. 92)

O originalidade pode decorrer da combinação de elementos já existentes, mas originando um caráter próprio. (VENOSA, 2018, p. 93)

São exemplo de adaptações as poltronas. (VENOSA, 2018, p. 93)

Não se verifica originalidade quando se tratar de forma necessária comum ou vulgar do objeto ou, ainda, quando determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais. (VENOSA, 2018, p. 93)

Obra de arte é amparada por direitos autorais, e não desenho industrial, que por sua vez é funcional, e não meramente artístico. (VENOSA, 2018, p. 93)

O desenho industrial não é concedida pela patente, mas sim, pelo registro, via 4 fases: pedido, exame, decisão e recurso. (VENOSA, 2018, p. 93)

O registro é equivalente a patente quanto os efeitos. O prazo é de 10 anos a contar do deposito, prorrogáveis pode 3 períodos de 5 anos cada. (VENOSA, 2018, p. 93)

3.2.5. Do nome empresarial

A proteção do nome empresarial se dá com o arquivamento dos atos constitutivos empresariais (firma individual ou sociedade) na Junta Comercial do local do exercício empresarial. Como as Juntas Comerciais possuem competência estadual, delimitada ao território dos Estados, a proteção do nome empresarial somente ocorrerá para a unidade federativa onde ocorreu o registro. Porém, é possível requerer a delimitação do registro de forma nacional. (VIEIRA, 2017, p. 106)

Nome empresarial, nome fantasia, domínio e registro de marca são proteções diferentes. O erro em achar que possuindo um desses registros protege totalmente o nome de sua empresa é comum. (VIEIRA, 2017, p. 105)

Nome empresarial é aquele utilizado pela empresa nos registros constitutivos para o exercício de suas atividades, regulamentado pelos arts 1.155 a 1.168 do Código Civil. (VIEIRA, 2017, p. 105)

A exclusividade no uso do nome pode as dar a nível nacional, caso em que, seguindo a disposição do Decreto nº. 1800/1996 (art. 61, § 2º):

A proteção ao nome empresarial poderá ser estendida a outras unidades da federação, a requerimento da pessoa interessada, observada a instrução normativa do Departamento Nacional de Registro do Comércio – DNRC.

O nome de empresário deve distinguir-se de qualquer outro já inscrito no mesmo registro, devendo o empresário que tiver nome idêntico ao de outro já existente, acrescentar designação que o distinga (art. 1.163, CC e art. 3º, § 2º da Lei nº 6.404/1976).

Nesse sentido, a Lei Nº 8.934/1994, que dispõe sobre o Registro Público de Empresas Mercantis, estabelece em seu Art. 35, inciso V, que não podem ser arquivados os atos de empresas mercantis com nome idêntico ou semelhante a outro já existente. (VIEIRA, 2017, p. 106)

Nome empresarial é a identificação da pessoa física ou jurídica responsável pela empresa. A exclusividade no uso do nome empresarial se dá com a constituição da sociedade no Registro de Comércio, sendo preferência no uso regida pela anterioridade do registro. (PAESANI, 2015, p. 64)

O objeto da proteção é a palavra ou o conjunto de palavras de maior força identificadora no nome empresarial (palavra vedete) (PAESANI, 2015, p. 64)

O nome empresarial se dá por firma ou denominação, sendo que, em ambos os casos, deve ser novo em relação aos demais (art. 1163, CC). (PAESANI, 2015, p. 64)

3.2.6. Do nome fantasia ou comercial

Nome fantasia ou nome comercial, é a denominação popular fornecida a uma empresa. É o nome utilizado por uma entidade empresarial para realização de suas atividades em geral. Usualmente, é o nome que as empresas registram como marca perante o INPI. (VIEIRA, 2017, p.106)

3.2.7. Patente de invenção ou modelo de utilidade

O documento de reconhecimento da invenção que deve ser perseguido pelo inventor é patente de invenção, pois lhe garante a exploração econômica da ideia. É o que pensa Fran Martins (2018, p. 360):

Para que, porém, possam os inventores ter a propriedade dos seus inventos garantida, necessário será que obtenham um documento comprobatório da mesma. Conseguido legalmente esse documento, denominado patente de invenção, não apenas fica assegurada a propriedade do invento, como o direito de exploração do mesmo.

O reconhecimento dos direitos da coisa patenteada simplesmente representa a evolução e substancialmente tutela protetiva à criação e seu engenho como mecanismo de radiografar utilidade e sua consecução econômica.

De fato, a obtenção da patente de invenção depende de processo iniciado com a apresentação do pedido de depósito no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, ao qual se segue o exame da invenção e a obtenção da respectiva patente. (MARTINS, 2018, p. 361).

O pedido deverá estar devidamente instruído com os requisitos previstos no art. 19 da Lei nº 9.279, de 1996, sendo, então, submetido a exame formal preliminar, após o qual será protocolizado (art. 20).

Nos Estados Unidos é possível patentear a descrição de uma invenção, sem a necessidade de um protótipo. (VIEIRA, 2017, p. 109)

A realização da patente nos EUA é bem mais ágil e simples que em nosso país. Enquanto estima-se que a obtenção da patente leve em torno de 2 a 3 anos, aqui a média é de quase 11 anos. Ainda, nos EUA o procedimento pode ser realizado todo via internet. Essa burocracia é um atraso na regulamentação do desenvolvimento tecnológico do Brasil. (VIEIRA, 2017, p. 109)

Esses entraves refletem na concessão de patentes realizadas, pois, enquanto, entre os anos de 2009 e 2013 os EUA concederam aproximadamente 228 mil patentes, no Brasil só foram concedidas 189. (VIEIRA, 2017, p. 109)

Nos EUA há a patente provisória (provisional patent), uma modalidade de proteção provisória que possui duração de 1 ano, podendo ser obtida rapidamente e a um custo muito baixo, permitindo que o seu proprietário realize os testes de viabilidade (ou MVP, na linguagem das startups) do seu produto, antes de realizar os procedimentos de registro definitivo. Assim, cabe à sociedade empresária decidir se vale a pena requerer a proteção da sua ideia em outros países (VIEIRA, 2017, p. 111).

Patente é a tutela jurídica dada a quem realiza uma invenção ou modelo de utilidade, conforme inteligência do art. 6 da LPI. (VIEIRA, 2017, p. 120)

Invenção trata-se da criação ou descoberta de algo até então inexistente. A lei prevê requisitos para a invenção, em seu art. 8, são eles: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial. Modelo de utilidade, por sua vez, trata-se de inovação com que se utiliza de inventos já existentes, aprimorando-os e dando-lhes nova finalidade. (VIEIRA, 2017, p. 120)

A lei de propriedade industrial impõe limitações a realização da patente (arts. 1098 e 1899). (VIEIRA, 2017, p. 120)

Contados da data do depósito no INPI, a patente tem vigência de 20 anos e o modelo de utilidade de 15. (VIEIRA, 2017, p. 121)

O INPI oferece atendimento prioritário no exame de patente em determinadas situações, tais quais: inventor maior de 60 anos, portador de deficiência ou doença grave; quando o objeto do pedido de patente está sendo utilizado indevidamente por terceiros; quando a patente do objeto é de emergência ou interesse nacional; nos casos em que o objeto é considerado importante para a área ambiental ou da saúde; tem relação com o projeto Patent Prosecution Highway; o depositante é microempresa ou empresa de pequeno porte; além de estar relacionado ao Projeto Piloto Prioridades BR. (VIEIRA, 2017, p. 122)

A patente não necessariamente tende ser complexas ou extremamente inovadoras, eis que, a patente de utilidade dá guarida a inovações que podem ser simples, em objetos de utilidade cotidiana, por exemplo. (VIEIRA, 2017, p. 122)

Não pode ser objeto da patente aquilo que não é considerado invenção ou modelo de utilidade, ou aquilo que é proibido. (PAESANI, 2015, p. 44)

Não são consideradas invenção ou modelos de utilidade os produtos relacionados no art. 10 da LPI: descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; concepções puramente abstratas; esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos etc.; obras literárias, arquitetônicas, artísticas, etc.; Programa de computador; Apresentação de informações; Regras de jogo; Técnicas operatórias ou cirúrgicas e métodos terapêuticos...; O todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos... (PAESANI, 2015, p. 44)

Patente trata-se de um título de propriedade expedido pelo Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), que confere ao titular de invenção ou modelo de utilidade o monopólio de sua exploração. O direito de exploração destes é concedido pelo Estado ao seu titular, mediante requerimento feito em nome próprio (ou pelos sucessores, pelo cessionário ou por aquele a quem a lei ou o contrato de trabalho/prestação de serviços apontar a titularidade). (VENOSA, 2018, p. 87)

Presume-se, até prova em contrário, a legitimidade do requerente para obter a patente, conforme art. 6º da lei em comento.

Sendo a invenção ou modelo de utilidade fruto da criação conjunta de duas ou mais pessoas, a patente poderá ser requerida por todos ou qualquer uma delas, ressalvado o direito de todos. (VENOSA, 2018, p. 87)

Havendo mais de um inventor independente, será concedido patente àquele que a depositar no órgão primeiramente, pelo critério temporal, deixando de lado a data da invenção, pois, se assim o fosse, seria extremamente difícil se estabelecer o marco temporal da invenção ou modelo de utilidade, afinal, trata-se de tais decorrem da atividade intelectual. (VENOSA, 2018, p. 88)

Retirado o depósito sem produção de qualquer efeito, prioriza-se o depósito imediatamente posterior para atribuir a titularidade. (VENOSA, 2018, p. 88)

Sendo a invenção ou modelo de utilidade fruto da criação de empregado ou prestador de serviço, a titularidade é do contratante, se decorrente a criação do contrato de trabalho, executado no Brasil, e que tenha por objeto pesquisa, atividade inventiva ou resulte da própria natureza do trabalho prestado. Em tal caso, via de regra o empregado faz jus a seu salário apenas, salvo disposição contratual. (VENOSA, 2018, p. 88)

Quando o empregado desenvolver invenção ou modelo de utilidade desvinculado do contrato de trabalho e não se valer de recursos do empregador, será ele o titular exclusivo da patente. Mas se utilizar recursos do empregador, a propriedade de invenção ou de modelo de utilidade será comum, em partes iguais. (VENOSA, 2018, p. 88)

Nem toda criação é patenteável, pois há condições impostas para tanto. (VENOSA, 2018, p. 88)

A patente recai sobre a invenção e o modelo de utilidade. A lei apresenta um rol do que não é considerado invenção, não trazendo o seu conceito. Para Silvio Venosa, invenção trata-se do “resultado de uma atuação criativa de espírito humano de realização concreta, podendo consistir em novo produto, ou um novo processo ou meio técnico para obtenção de produtos”. (VENOSA, 2018, p. 88)

Quanto ao modelo de utilidade a lei não omite seu conceito: é o “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”, conforme art. 9º da lei de propriedade industrial. (VENOSA, 2018, p. 88)

O art. 10 da LPI traz um rol do que a lei não considera invenção ou modelo de utilidade. São elas: I – descobertas, teorias científicas e métodos matemáticos; II – concepções puramente abstratas; III – esquemas, planos, princípios ou métodos comerciais, contábeis, financeiros, educativos, publicitários, de sorteio e de fiscalização; IV – as obras literárias, arquitetônicas, artísticas e científicas ou qualquer criação estética; V – programa de computador em si; VI – apresentação de informações; VII – regras de jogo; VIII – técnicas e métodos operatórios ou cirúrgicos, bem como métodos terapêuticos ou de diagnóstico, para aplicação no corpo humano ou animal; e IX – o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, ou ainda dela isolados, inclusive genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural e os processos biológicos naturais. (VENOSA, 2018, p. 89)

Excluí-se da tutela industrial essas invenções e modelos de utilidade por faltar-lhes aplicação industrial, no caso dos incisos I, II, III e VI; ou por encontrarem-se tutelados como direitos autorais, no caso dos incisos IV e V, por exemplo. (VENOSA, 2018, p. 89)

Nos termos do art. 18 da LPI, não é patenteável por considerar incompatíveis com o interesse do Estado: I – o que for contrário à moral, aos bons costumes e à segurança, à ordem e à saúde pública; II – as substâncias, matérias, misturas, elementos ou produtos de qualquer espécie, bem como a modificação de suas propriedades físico-químicas e os respectivos processos de obtenção ou modificação, quando resultantes de transformação do núcleo atômico; e III – o todo ou parte dos seres vivos, exceto os microorganismos transgênicos que atendam aos três requisitos da patenteabilidade – novidade, atividade inventiva e aplicação industrial – previstos no art. 8º e que não sejam mera descoberta. Os microorganismos transgênicos são considerados pela lei organismos, exceto no todo ou em parte de plantas ou de animais, que expressem, mediante intervenção humana direta em sua composição genética, uma característica normalmente não alcançável pela espécie em condições naturais. (VENOSA, 2018, p. 89)

A lei, em seu art. 8, estabelece três requisitos à patenteabilidade: novidade, atividade inventiva e aplicação industrial (VENOSA, 2018, p. 89)

Se vislumbra a novidade quando a invenção não se compreende no “estado da técnica”, isto é, quando tal invenção já não é acessível ao público antes do pedido de patente. Assim, quando determinada invenção já se compreende no “estado da técnica”, não há que se falar em patenteabilidade pela falta de novidade. (VENOSA, 2018, p. 89)

Ainda, excepcionalmente pode acontecer o de uma invenção não atender o critério da novidade pelo duplo pedido de patente, caso em que, apesar da invenção não ser acessível ao público, entende-se que já compreendido no estado da técnica, haja vista pedido de patente já feito, assim, a patente só será deferida ao que primeiro depositar o pedido. (VENOSA, 2018, p. 89)

Mas, não se compreende no estado da técnica a invenção ou modelo de utilidade quando divulgada nos 12 meses anteriores ao depósito ou a prioridade do pedido de patente. (VENOSA, 2018, p. 90)

Atividade inventiva, por sua vez, conforme arts. 13 e 14, trata-se daquela que para um técnico não decorra de maneira evidente ou óbvia do estado da técnica, para a invenção. No caso de modelo de utilidade, atividade inventiva é aquela que não decorra de maneira comum ou vulgar do estado da técnica. (VENOSA, 2018, p. 90)

A aplicação industrial da invenção ou modelo de utilidade existem quando estes podem ser utilidade ou produzidos em qualquer tipo de indústria. A lei ainda traz, em seu art. 10, situações de não aplicação industrial. (VENOSA, 2018, p. 90)

O procedimento de patente se inicia com o pedido no INPI, observado os requisitos do art. 19, bem como, a tecnicidade da criação a ser tutelada. (VENOSA, 2018, p. 90)

Feito o pedido, este é submetido a exame formal prévio, do qual, se concede prazo de 30 dias para regularização caso falte algum requisito, não havendo, arquiva-se. Considera-se a data de depósito a data de apresentação do pedido. (VENOSA, 2018, p. 90)

Depositado o pedido, inicia-se o prazo de 18 meses de sigilo, que pode ser adiantado. Após este prazo, pública-se o pedido de patente da Revista do INPI, que é o órgão oficial. Há invenções que não são publicadas, como as bélicas, por exemplo, conforme previsão do art. 75. (VENOSA, 2018, p. 90)

Após 60 da data de publicação abre-se prazo para apresentação de documentos que embasem o pedido de patente. O depositante ou interessados possuem prazo de 3 anos, da data de depósito, para requerer tal exame, sob pena de arquivamento. (VENOSA, 2018, p. 90)

Após pedido o exame, abre-se prazo de 60 dias à regularização do processo, buscas de anterioridade, traduções simples e reivindicações. Elabora-se um relatório, se necessário, reformula-se o pedido ou divide-se as exigências técnicas. (VENOSA, 2018, p. 90)

Elaborado o parecer, abre-se prazo de 90 dias para manifestação, na hipótese daquele ser no sentido da não patenteabilidade ou pelo não enquadramento do pedido na natureza reivindicada, de modo que a reposta dá andamento ao exame, a sua ausência, o arquivamento do pedido. (VENOSA, 2018, p. 91)

Após exame, concedida patente, há prazo de 90 dias para pagamento a retribuição, sob pena de arquivamento. Não concedida a patente, abre-se prazo de 60 dias para recurso, com duplo efeito (suspensivo e devolutivo), ao Presidente do INPI, que julga definitivamente, restando somente a via judicial. (VENOSA, 2018, p. 91)

O principal efeito da patente é a exclusividade no seu uso conferido ao titular, que pode ser imposto face a terceiros. (VENOSA, 2018, p. 91)

É cabível indenização em favor do titular de uma patente da hipótese de seu uso irregular por terceiros, desde a data da publicação do pedido. (VENOSA, 2018, p. 91)

A tutela da patente de o prazo de 10 a 20 anos para invenções e de 7 a 15 para modelo de utilidade. (VENOSA, 2018, p. 91)

A patente se transfere por ato entre vivos ou via sucessão, devendo tal situação ser averbado junto ao INPI para que produza efeitos legais. (VENOSA, 2018, p. 91)

É possível que terceiro use da patente, caso em que a licença deve ser registrado junto ao INPI a fim de que produza efeitos perante terceiros. (VENOSA, 2018, p. 91)

Pode haver licença compulsória de patente havendo indevido uso (exercer os direitos dela decorrentes de forma abusiva, ou por meio da patente praticar comprovado abuso de poder econômico). (VENOSA, 2018, p. 91)

A patente pode cair em domínio público, conforme art. 78, nas hipóteses de extinção, expiração do prazo de vigência, renúncia do titular, caducidade ou por falta de pagamento anual da retribuição, revogável mediante pedido no prazo. (VENOSA, 2018, p. 91)

3.2.8. Indicação geográfica

Indicação geográfica é um modo de tutela da propriedade imaterial não recorrente em startups. Visa tutelar a origem de determinado produto. Conforme a LPI, em seu art. 177, “considera-se indicação de procedência o nome geográfico de país, cidade, região ou localidade de seu território, que se tenha tornado conhecido como centro de extração, produção ou fabricação de determinado produto ou de prestação de determinado serviço.” (VIEIRA, 2017, p. 126)

A indicação geográfica tem poder de conferir valorização aos produtos, bem como, funciona como “selo de qualidade” do produto. (VIEIRA, 2017, p. 127)

Exemplo de tal proteção ocorre com os espumante produzidos na província de Chanpagne, França, de modo que somente pode utilizar essa denominação de origem os espumantes produzidos na região. (VIEIRA, 2017, p. 127)

O INPI é responsável pelo cadastro das indicações geográficas no Brasil. São exemplos as cachaças e aguardentes de Paraty (RJ) e dos camarões da região da Costa Negra, no litoral do Ceará. (VIEIRA, 2017, p. 127)

Indicação geográfica trata-se de marca que traduz a origem ou procedência de determinado produto ou serviço, pois sua indicação geográfica pode ser relacionada a determinado tipo de produção ou qualidade, dada a fama da região, como ocorre, a exemplo, com os espumantes da província de Champanhe, na França. (VENOSA, 2018, p. 99)

A Lei de Propriedade Industrial classifica as indicações geográficas em denominação de origem ou indicação de procedência. (VENOSA, 2018, p. 100)

Indicação de procedência relaciona-se a fama de determinada região pela forma de produção de produto ou serviço (extração, produção, fabricação), a exemplo de Franca – SP, em relação aos calçados. (VENOSA, 2018, p. 100)

Já denominação de origem se relaciona com as características geográficas, meteorológicas e humanas, da região, capaz de produzir produtos específicos, a exemplo dos vinho de Bordeaux (França), e o queijo parmesão de Parma (Itália). (VENOSA, 2018, p. 100)

No Brasil, há o exemplo de indicação geográfica concedida ao Vale dos Vinhedos, que produz vinhos, entre as as cidades Bento Gonçalves e Garibaldi, região da Serra Gaúcha. (VENOSA, 2018, p. 100)

A indicação geográfica abrange imagens, figuras, e símbolos, bem como, a representação geográfica de país, cidade ou região. (VENOSA, 2018, p. 100)

O nome que tenha caráter geográfico, quando não seja hipótese de indicação geográfica (de origem ou procedência), poderá ser amparado pela marca de produto ou serviço, observada a vedação de não induzir a uma falsa indicação geográfica. (VENOSA, 2018, p. 100)

A indicação geográfica agrega valor ao produto, em razão de certificar a qualidade, origem, características e proveniência. (VENOSA, 2018, p. 100)

A tutela do nome e o controle da qualidade são fatores de relevância na indicação geográfica, pois, tal certificação é um diferencial que permite aumentar o valor do produto, assim, tornado-o mais competitivo e fidelizando consumidores. A exemplo, o champagne chega a custar oito vezes mais que o espumante francês sem certificação. (VENOSA, 2018, p. 100)

A falsificação e usurpação são instrumentos de concorrência desleais que afetam negativamente a proteção conferida a indicação geográfica, de modo que, o sucesso desta acaba sendo uma cenário apto para essas práticas. (VENOSA, 2018, p. 100)

3.2.9. Obras intelectuais

Registrar a obra intelectual é uma faculdade. O registro declara o direito da obra e autoria. A proteção da obra se dá via comunicação ao público, com indicação de hora e data. (PAESANI, 2015, p. 12)

O registro é recomendável, vez que inverte o ônus da prova quanto a veracidade do nome constante do registro, num eventual litígio judicial. Tal recomendação é relevante, principalmente para obras inéditas. Tradicionalmente, a mais de um século, o registro de obra é feito cartório. (PAESANI, 2015, p. 12)

Conforme art. 18 e 19 da LDA, o registro é uma faculdade que se da mediante retribuição. (PAESANI, 2015, p. 12)

O contrato de direitos autorais deve ser detalhista no sentido de identificar as tecnologias envolvidas na negociação, a fim de não dar margem à dúbia interpretação, Neste sentido: (PINHEIRO, 2016, p. 184)

O Direito e a proteção jurídica são sempre os mesmos, o que muda na verdade são os meios e a tecnologia de acesso e reprodução que devem estar sempre citados e exemplificados nos contratos de direito autoral, para não dar margem a dúvidas.

A luz da inteligência do art. 20 da LDA, o valor retribuição para registro é estabelecido por ato do titular do órgão da administração pública federal a que estiver vinculado o registro das obras intelectuais. (PAESANI, 2015, p. 12)

São diversos órgão e instituições responsáveis pelo registro de obras, conforme a natureza destas, como reza a Lei nº 5.988/73 (PAESANI, 2015, p. 12)

O registro é feito nos seguintes locais: Biblioteca Nacional, na Escola de Música, na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Instituto Nacional do Cinema ou no Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia. É provável que haja a unificação destes. (PAESANI, 2015, p. 12)

Aquele que faz uso de obra alheia não autorizado pelo respectivo titular, incorre em violação de direitos autorais, assim, ficando sujeito a sanções cíveis e penais, pois, o autor goza de exclusividade na utilização, fruição e disposição. (PAESANI, 2015, p. 16)

Conforme art. 29 da LDA, são obras que necessitam de autorização do autor para a utilização: reprodução; edição, a adaptação e o arranjo musical; tradução para qualquer idioma; inclusão em fonograma ou produção audiovisual; utilização da obra literária, artística ou científica por meio de: representação, recitação ou declamação; execução musical; emprego de alto-falantes ou sistemas análogos; radiodifusão sonora ou televisiva; captação de transmissão de radiodifusão em locais de frequência coletiva; sonorização ambiental, exibição audiovisual, cinematográfica etc. (PAESANI, 2015, p. 17)

Conforme art. 103, caput e § ú., o editor de obra literária, artística ou científica, sem a autorização do titular, perde em favor deste os exemplares, bem como, paga em favor daquele os já vendidos. Caso o número o número de exemplares seja desconhecido, paga-se o equivalente a 3 mil exemplares. (PAESANI, 2015, p. 17)

O art. 184 e §§., pune com detenção, reclusão e multa a violação dos direitos autorais. Assim, são práticas puníveis: reprodução ilegal da obra alheia, sem prejuízo de apreensão de exemplares e pagamento de indenização; venda, ocultação, utilização e distribuição de obra fraudulentamente produzida com finalidade de lucro; e, transmissão ao público de obra literária, artística ou científica. A autoridade judicial deverá suspender a exibição e aplicar multa diária. (PAESANI, 2015, p. 17)

3.2.10. Topografia dos circuitos integrados

Circuito integrado trata-se de um circuito eletrônico em miniatura. Também chamado de microcomputador, microchip, chip de silício ou chip, e se compõe de dispositivos semicondutores, produzidos na superfície de um substrato fino de material semicondutor. (PAESANI, 2015, p. 76)

Topografia de circuito integrado proporciona eficiência de funcionamento, economia de energia, baixo calor térmico e miniaturização. (PAESANI, 2015, p. 76)

4 coNSIDERAÇÕES FINAIS

A problemática de como proteger, juridicamente, a propriedade intelectual da empresa startup de base tecnológica, é tema de atualidade, dada a bolha tecnológica crescente iniciada na metade da década de noventa e que reflete significativamente nos modelos de negócios empresariais.

A lei confere tutela jurídica à propriedade intelectual das startups de base tecnológica, porém, tal proteção é concedida somente quando a empresa adota um planejamento estratégico de proteção de seu patrimônio imaterial.

O relacionamento do instituto da propriedade intelectual com as startups de base tecnológica é extremamente estreito, uma vez que, tais empresas possuem característica de negócio escalável, repetitivo e inovador. Qualidades estas, que são conferidas mediante meios tecnológicos, que por sua vez, são tutelados pelo instituto jurídico da propriedade intelectual.

A proteção jurídica da propriedade intelectual das startups de base tecnológica se dá via adoção de medidas preventivas, tais como, registro de software, domínio, patente, marca, desenho industrial, nome empresarial, obras intelectuais, etc.. Assim, é necessário que tais institutos sejam levados em consideração na estratégia empresarial, pois são meios de conferir segurança jurídica aos negócios, bem como, de valorização dos ativos intangíveis das empresas.

Referências

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica técnica e/ou científica: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e documentação: referências: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6024: informação e documentação: numeração progressiva das seções de um documento: elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2012.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10520: informação e documentação: citações em documentos: apresentação. Rio de Janeiro: ABNT, 2002.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. 3. ed. Rio de Janeiro: ABNT, 2011.

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